AS/0098/2016

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 98

Sucre, 30 de marzo de 2016

Expediente : 116/2015-CA

Demandante : The Coca Cola Company

Demandado : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

Tercer Interesado : OSPICOCA Organización Social para la Industrialización

de la Coca

Resolución Impugnada : DGE/OPO/J-Nº 339/2014

Magistrado Tramitador : Dr. Antonio Guido Campero Segovia

Pronunciada en el proceso contencioso administrativo, en merito a los arts. 410.II de la Constitución Política del Estado, 32, 33 y 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 y 125 de la Decisión 500 Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando la interpretación prejudicial de los arts. 134, 135.a) y b), 136.a), f), g) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de establecer la correcta interceptación y debida aplicación de las normas comunitarias.

I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

I.1. Resolución Administrativa

Dentro del trámite de Oposición Andina, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual a través de su Director de Propiedad Industrial, emitió la Resolución Administrativa Nº 306/2013 de 25 de junio, por la que resolvió declarar improbada la oposición presentada por la firma The Coca Cola Company (TCCC) y conceder el registro de la marca de producto “Cocakollabol” (Denominación y diseño), para proteger productos de la clase internacional Nº 32 a nombre de la firma Ospicoca representada legalmente por Miriam Núñez Bejarano.

I.2. Resolución Administrativa del Recurso de Revocatoria

Ante el recurso de revocatoria interpuesto por la firma The Coca Cola Company en fecha 19 de julio de 2013, el Servicio Nacional de Propiedad a través de su Director de Propiedad Industrial, mediante Resolución Administrativa DPI/OP/REV-Nº 143/2014 de 13 de junio, resolvió rechazar el recurso de revocatoria interpuesto, confirmando en todas sus partes la Resolución Administrativa Nº 306/2013 de 25 de junio.

I.3. Resolución Administrativa del Recurso Jerárquico

Interpuesto el recurso jerárquico por Pilar Soruco Etcheverry en representación legal de la firma The Coca Cola Company, la Directora General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual mediante Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-Nº 339/2014 de 28 de octubre, resolvió rechazar el recurso jerárquico, confirmando totalmente la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-Nº 143/2014 de 13 de junio, bajo el fundamento siguiente: “…el SENAPI considera que el signo solicitado NO SE HALLA inmerso dentro de la causal de irregistrabilidad establecida en el Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y hace que pueda coexistir pacíficamente con los signos opositores, concluyéndose por ello en la inexistencia de riesgo de confusión y asociación.”.

II. TRAMITE DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

II.1. Contenido de la Demanda Contenciosa Administrativa

El 18 de mayo 2015, la firma The Coca Cola Company, representada legalmente por Frank Daniel Limón Nava interpone demanda contenciosa administrativa impugnando la Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-Nº 339/2014 de 28 de octubre, bajo los siguientes argumentos:

Que el signo solicitado COCAKOLLAbol (Denominación y diseño) carecería de distintividad, ya que al aguardar una similitud con la marca COCACOLA de TCCC, el singo solicitado se vuelve irregistrable, al no cumplir con el fin y requisito primordial de la marca cual es distinguir los productos y servicios que se protege, por lo que la Resolución DGE/OPO/J-Nº339/2014 habría sido emitida en contravención de las prohibiciones de registro establecida por al Decisión 486 en su art. 135. a) y b) y art. 136. a), c), f), h) y g).

Que mediante Resolución Nº 1142/2011 de 29 de noviembre el SENAPI otorgó la calidad de marca notoria en Bolivia desde el año 2011 a COCA COLA, fundando su decisión en el art. 136 de la Decisión 486, debiendo en el presente caso otorgar una protección especial a la marca notoria, citando al respecto a los arts. 225 y 226, señalando que TCCC viene realizando importantes inversiones para promocionar su producto, por lo que permitir que se registre la marca d contrario supondría que el consumidor pensara que la misma tiene relación con COCA COLA, resultando un aprovechamiento injusto, advirtiéndose que la resolución ahora impugnada no reflejaría una debida protección y que al resolver conceder el registro de un signo se provocó en el consumidor una confusión y asociación entre marcas. Al igual que la dilución de la marca, debiendo considerarse que al ser una marca notoria no puede estar compuesta por términos débiles debiendo protegerla en su integridad y que al excluir el termino COCA de la marca COCA COLA se destruiría el signo, perdiendo así su distintividad, señalando la autoridad erróneamente que las marcas registradas a nombre de TCCC contarían con elementos que las diferencian de la marca solicitada, concluyendo que no existiría riego de confusión, pues el consumidor pensaría que COCAKOLLAbol constituiría otra de las varias marcas derivadas de COCA COLA.

Resolución que además resultaría contraria al art. 24 de la Constitución Política del Estado y art. 16. H) de la Ley Nº 2341, al señalar que la autoridad que emitió la Resolución DGE/DEN/J-Nº 103/2013 no habría proporcionado una respuesta explicita y fundamentada a los argumentos presentados por su mandante, sin valorar la prueba aportada que demostraría las actuaciones de la contraparte que constituirían acciones de mala fe.

Que la autoridad demandada debió centrarse en el cotejo marcario, debido a la naturaleza y composición de los signos, como en el campo ortográfico, fonético e ideológico, yendo en contra de las reglas establecidas por la doctrina y revisada por el Tribunal Andino de Justicia al fraccionar una marca, evidenciándose que el cotejo marcario realizado por la autoridad pertinente resultaría incorrecto, señalando también que la marca de TCCC. No solo debe ser protegida respecto de las solicitudes de la clase 32 de la clasificación internacional, o respecto de los productos y servicios relacionados, sino que debe ser protegida con respecto a todos los bienes y servicios, por tratarse de una marca de alto renombre

Que resultaría contradictorio a la norma comunitaria (art. 136) conceder el registro utilizando no apreciaciones de elementos con carga política y filosófica, pues la palabra Coca se referiría a una hoja milenaria y Kolla haría referencia a una etnia originaria.

II.1.2. Petitorio

Finalmente solicitó declarar probada la demanda, revocando el acto administrativo impugnado, ordenando al Servicio nacional de Propiedad Intelectual denegar el registro de marca COCAKOLLAbol (Denominación y diseño) clase internacional 32 SM 1549-2010, Pub. 140849 a nombre de Ospicoca Organización Social para la Industrialización de la Coca.

II.2. Contenido de la respuesta Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

Que admitida la demanda mediante providencia de 21 de mayo de 2015, es corrida en traslado a la autoridad demandada y al tercer interesado, quienes fueron legamente citados, apersonándose Jhilda Gabriela Murillo Zarate, Directora General Ejecutiva y representante legal del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, para responder negativamente a la acción incoada en su contra, manifestando que:

Que con referencia a lo argüido por el demandante sobre la protección de las marcas notorias, señaló que en la Resolución DGE/OPO/J-Nº339/2014 se concluyó que el signo COCAKOLLABOL es capaz de distinguir en el mercado sus productos comprendidos en la clase 32 de la clasificación internacional, contrario a lo que manifiesta el demandante al ser la marca COCA COLA una marca completamente acuñada en la mente del consumidor boliviano.

Que en cuanto a la familia de marcas, manifestó que realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se determinó que es distintivo y susceptible de representación gráfica, conforme lo establecido en el art. 134 de la Decisión 486, no encantándose incurso en las prohibiciones mencionados por el demandante.

Que el art. 137 de la Decisión 486 establece que un acto de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial, es cualquier acto capaz de crear una confusión respecto del establecimiento de los productos a la actividad industrial o comercial de un competidor, en dicho sentido para que la solicitud de registro de un signo llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro, siendo que quien alegue la causal de irregistrabilidad deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través de la imitación de su marca, empero en el presente caso de la revisión de la prueba, se advirtió que las mismas solo harían referencia a la notoriedad de la marca en la Republica de Venezuela y Perú, sin embargo estos documentos no demostraron referencia alguna de que la firma OSPICOCA hubiese solicitado el registro del signo COCAKOLLABOL para perpetrar actos de competencia desleal.

Manifestó que si bien se cuestionó el cotejo efectuado, correspondería aclarar que en el cotejo marcario desarrollado en la Resolución Jerárquica se evidencio la disimilitud de los signos en conflicto, al no presentarse los dos supuestos requeridos para configurar riego de confusión.

II.2.1. Petitorio

Por lo expuesto, solicitó que se dicte sentencia rechazando la demanda planteada y confirmando la Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-Nº 339/2014 de 28 de octubre.

II.3. Réplica y Dúplica

En la réplica y dúplica formuladas por las partes se reiteraron los argumentos anteriores. Concluido el trámite del proceso, se decretó AUTOS para sentencia conforme la providencia de 28 de marzo de 2016, suspendiendo la tramitación del proceso hasta que se absuelva la consulta prejudicial, y disponiendo la remisión de los antecedentes del proceso en consulta prejudicial obligatoria al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que efectúe interpretación prejudicial.

III. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

En merito a los arts. 123 y 125 de la Decisión 500 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación a los arts. 32, 33 y 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia Andina, facultan al tramitador de la causa a realizar la consulta de interpretación prejudicial, cuando existen controversias sobre registros de marcas similares.