AS/0158/2016

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 158

Sucre, 06 de mayo de 2016

Expediente : 361/2015-CA

Demandante : AP MOLLER MAERKS A/S

Demandado : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

Tercer Interesado : SEA LAND LOGISTICS BOLIVIA S.A.

Resolución Impugnada : DGE/CANC/J-Nº 177/2015

Magistrado Tramitador : Dr. Jorge Isaac von Borries Méndez

Pronunciada en el proceso contencioso administrativo, en merito a los arts. 410.II de la Constitución Política del Estado, 32, 33 y 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 y 125 de la Decisión 500 Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando la interpretación prejudicial de los arts. 224, 225, 228, 136, 165, 166, 167, 170, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de establecer la correcta interceptación y debida aplicación de las normas comunitarias.

I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

I.1. Resolución Administrativa

Dentro del trámite de Cancelación de registro contra la marca “MAERSK SEALAND”, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual a través de su Director de Propiedad Industrial, emitió la Resolución Administrativa Nº 533/2014 de 29 de diciembre de 2014, por la que resolvió declarar probada la demanda de cancelación interpuesta por el Sr. Javier Alberto Rebuffi Bates, en representación de la Firma SEA LAND LOGISTICS BOLIVIA S.A.; en consecuencia, en ejecución de fallos se ordena proceder con la CANCELACIÓN de la marca “ MAERSK SEALAND” (denominativa) concedida a favor de la Firma A.P MOLLER-MAERSK A/S., legalmente representada por el Dr. Wolfgang L. Ohnes Casso, registrada bajo Nº 98552-C de fecha 24 de marzo de 2005, para proteger servicios de la clase 39 internacional, debiendo hacerse efectivo a través de su inscripción en el libro de registro respectivo.

I.2. Resolución Administrativa del Recurso de Revocatoria

Ante el recurso de revocatoria interpuesto por la Firma A.P. MOLLER-MAERSK A/S en fecha 6 de marzo de 2015, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual a través de su Director de Propiedad Industrial, mediante Resolución Administrativa DPI/OP/REV-Nº 28/2015, resolvió rechazar el recurso de revocatoria interpuesto, confirmando en todas sus partes la Resolución Administrativa Nº 533/2014 de 29 de diciembre de 2014.

I.3. Resolución Administrativa del Recurso Jerárquico

Interpuesto el recurso jerárquico por Rodrigo Javier Garrón Bozo en representación legal de la Firma A.P. MOLLER-MAERSK A/S, la Directora General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual mediante Resolución Administrativa Nº DGE/CANC/J-Nº 177/2015 de 17 de agosto, resolvió rechazar el recurso jerárquico, confirmando totalmente la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-Nº 28/2015 de 6 de marzo de 2015.

II. TRAMITE DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

II.1. Contenido de la Demanda Contenciosa Administrativa

El 25 de noviembre 2015, la Firma AP MOLLER- MAERKS A/S, representada legalmente por Rodrigo Javier Garrón Bozo, interpone demanda contenciosa administrativa impugnando la Resolución Administrativa Nº DGE/CANC/J-Nº 177/2015 de 17 de agosto de 2015, bajo los siguientes argumentos:

Que el SENAPI de manera ilegal ha procedido a realizar una interpretación de la normativa andina, como es el caso de la Decisión 486 de la CAN, sin realizar la correspondiente consulta prejudicial, tal como lo prescribe la norma comunitaria, bajo alternativa de iniciársele al Estado Boliviano un proceso por incumplimiento del Derecho Comunitario; por otra parte que el SENAPI ha cancelado una marca notoria, cuando la Decisión 486 no lo permite, además que ha limitado los instrumentos probatorios, vulnerando sus derechos constitucionales, así como principios básicos de actividad administrativa, como el principio de verdad material. Indica que bajo el principio de notoriedad, las marcas que gozan de calidad no pueden ser objeto de cancelación, dado que no requieren de un registro o título marcario como respaldo de sus derechos marcarios. El art. 136 de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectará indebidamente el derecho de un tercero, cuando se constituya una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial del signo distintivo notoriamente conocido porque puede causar riesgo de confusión en relación al servicio que presta, provocar un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca. La normativa Andina, prevé la cancelación de marcas registradas como efecto de violación de derechos marcarios de marcas notorias y no al revés, con el fin de otorgar la marca a personas que pretenden aprovecharse del prestigio. Que la empresa SEA LAND LOGISTICS BOLIVIA S.A., en fecha 8 de enero de 2014, en la prensa internacional, informó que ampliará su marca SEALAND al transporte marítimo y terrestre, lo que provocó que en fecha 19 de abril de 2014 solicitaran al SENAPI el registro de la marca SEA LAND en la clase 39 de la clasificación de Niza en Bolivia, sólo con la intención de provocar confusión en el público en general.

Continúa manifestando que se ha menoscabado los derechos protegidos por la Declaración 486 de la CAN, respecto a lo establecido para las marcas notorias; además, que de manera subjetiva, ha desechado sus pruebas indicando que las mismas eran insuficientes, estableciendo una valoración probatoria que sólo puede ser establecida por el TJCA. Nuevamente, se refiere a la inaplicación del principio de verdad material y vulneración del principio de la razonabilidad. Posteriormente, bajo el epígrafe de Régimen de Marcas en Bolivia, transcribe los arts. 224, 225 y 136 de la Decisión 486, así como alguna jurisprudencia emitida por este organismo internacional de justicia, específicamente, los Procesos Nos. 126-IP-2003, 11-IP-97, 1-IP-87. Finalmente, reitera el incumplimiento del SENAPI a la normativa comunitaria con una interpretación antojadiza de la Decisión 486 sin realizar la consulta prejudicial correspondiente.

II.1.2. Petitorio

Solicita se declare PROBADA la demanda; se deje sin efecto la Resolución Jerárquica Nº DGE/CANC/J-177/2015 de 17 de agosto, emitida por el SENAPI y se declare la IMPROCEDENCIA de la demanda de cancelación por falta de uso interpuesta por la Empresa SEA LAND LOGISTICS BOLIVIA S.A., en contra de su marca “MAERSK SEALAND”.

II.2. Contenido de la respuesta del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual.

Que admitida la demanda mediante providencia de 26 de noviembre de 2015, es corrida en traslado a la autoridad demandada y al tercer interesado, quienes fueron legamente citados, apersonándose Jhilda Gabriela Murillo Zarate, Directora General Ejecutiva y representante legal del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, para responder negativamente a la acción incoada en su contra, manifestando que:

Que con referencia a lo argüido por el demandante, éste lejos de fundamentar algún supuesto de mala interpretación o aplicación de la ley, dentro del proceso de cancelación desarrollado ante la instancia administrativa a su cargo, como parte de la naturaleza del proceso de puro derecho, cual constituye el proceso contencioso administrativo, se limitó a tratar de introducir argumentos que nunca formaron parte del objeto de la causa principal, extremo que fue claramente expuesto en la Resolución Administrativa Nº DGE/CANC/J-177/2015. Después de realizar una relación de antecedentes de las instancias impugnatorias administrativas del presente trámite, manifiesta que conforme a esa relación de hechos, se tiene que la Firma recurrente no adjuntó prueba conforme la carga que le correspondía según el art. 465 de la Decisión 486; además, que la prueba que adjuntó en segunda instancia, no aportó elementos de convicción sobre el uso de la marca dentro del periodo de tres años anteriores a la interposición de la demanda, ya que el único documento con fecha cierta es el título de registro de fs. 120 a 121 que no constituye prueba de uso, conforme al art 165 de la Decisión 486.

Que la carga de la prueba le correspondía al titular de la marca, quien al no haber aportado la prueba de forma diligente dentro del trámite de primera instancia, incumplió con su carga, tal como lo establece la línea jurisprudencial del Tribunal Andino, cuando señala en un proceso sobre el particular que la carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por el no uso, corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con el art. 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca.

Sobre el argumento de incumplimiento a la norma comunitaria, indica que carece de fundamentación toda vez que es claro el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su art. 122, referido a la consulta facultativa que dice que los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o que se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar directamente y mediante simple oficio la interpretación del Tribunal, acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir en el proceso. En este sentido la autoridad administrativa tiene la potestad de realizar una consulta facultativa mas no constituye una obligación, por lo que no existe incumplimiento de normativa andina alguna.

II.2.1. Petitorio

Por lo expuesto, solicitó que se dicte sentencia rechazando la demanda planteada y se confirme la Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-Nº 339/2014 de 28 de octubre.

II.3. Réplica y Dúplica