AS/0198/2016

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 198

Sucre, 24 de junio de 2016

Expediente : 118/2015-CA

Demandante : South American Express S.A.

Demandado : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

Tercero Interesado : LUNG FUNG HONG (CHINA) LIMITED

Resolución Impugnada : Resolución Administrativa N° DGE/CAN/J- 202/2014 de 17 de JUNIO DE 2014

Magistrado Tramitador : Dr. Antonio Guido Campero Segovia

Efectuada en el proceso contencioso administrativo señalado precedentemente, en merito a los arts. 410.II de la Constitución Política del Estado, 32, 33 y 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 y 125 de la Decisión 500 - Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a fin de establecer la correcta interceptación y debida aplicación de las normas comunitarias.

I. Antecedentes administrativos

I.1. Resolución Administrativa

Dentro del trámite administrativo de cancelación presentada por la firma LUNG FUNG HONG (CHINA) LIMITED, representada legalmente por Teddy Cuentas Bascopé, contra el registro de marca de producto “TRIAXON” denominación que protege los productos de la clase 05 de la clasificación internacional, a nombre de la firma SOUTH AMERICAN EXPRESS S.A., trámite interpuesto ante la Dirección de Propiedad Industrial del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), entidad que a través de la Dirección de Propiedad Industrial, emitió Resolución Administrativa Nº 541/2013 de 22 de octubre de 2013, por la que resolvió declarar, probada la acción de cancelación planteada por la firma LUNG FUNG HONG (CHINA) LIMITED, representada legalmente por Teddy Cuentas Bascopé; asimismo, dispuso la anotación de la cancelación de la marca “TRIAXON” (denominación), que protege productos de la clase 05 internacional, registrada bajo No. 75936-C, a nombre de la firma SOUTH AMERICAN EXPRESS S.A. (SEA S.A.), en consecuencia procédase con el archivo de obrados del presente proceso.

I.2. Resolución Administrativa de Recurso de Revocatoria

Interpuesto el recurso de revocatoria por la firma SOUTH AMERICAN EXPRESS S.A. (SEA S.A.), a través de la Dirección de Propiedad Industrial, mediante Resolución Administrativa DPI/CANCEL/REV-N° 08/2014 de 20 de enero de 2014, resolvió revocar en todas sus partes la Resolución Administrativa No. 541/2013 de 22 de octubre de 2013; asimismo, declaro improbada la acción de cancelación planteada por la firma LUNG FUNG HONG (CHINA) LIMITED, representada legalmente por Teddy Cuentas Bascopé, disponiendo la anotación de la cancelación de la marca “TRIAXON” que protege productos de la clase 05 internacional, registrada bajo No. 75936-C, a nombre de la firma SOUTH AMERICAN EXPRESS S.A. (SEA S.A.); en consecuencia procedió con el archivo de obrados del presente proceso.

I.3. Resolución Administrativa del Recurso Jerárquico

Contra la Resolución que resolvió el recurso de Revocatoria, la firma LUNG FUNG HONG (CHINA) LIMITED, representada legalmente por Teddy Cuentas Bascopé, interpuso recurso jerárquico, recurso que fue resuelto por la Dirección General Ejecutiva del SENAPI mediante Resolución Administrativa DGE/CAN/J-N° 202/2014 de 17 de junio de 2014, por la que se resolvió revocar de forma total la Resolución Administrativa DPI/OPO/REV- No. 08/2014 de 20 de enero de 2014, declarando probada la acción de cancelación planteada por la firma LUNG FUNG HONG (CHINA) LIMITED, representada legalmente por Teddy Cuentas Bascopé, debiendo anotarse la cancelación de la marca TRIAXON (denominación) con registro No. 75936-C, que protege productos de la clase 05 internacional; que por memorial de 06 de febrero de 2015 Rodrigo Javier Garrón Bozo, en representación legal de la firma SOUTH AMERICAN ESPRESS S.A. (SEA S.A.), solicitó aclaración de la Resolución Administrativa señalada, misma que fue resuelta, mediante resolución de 12 de febrero de 2015, por el SENAPI, declarando improcedente la aclaración y complementación, argumentando que todos los criterios legales se encontrarían claros, con la pertinencia del art. 63 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, en la Resolución Administrativa No. DGE/CAN/J-N° 202/2014 de 17 de junio de 2014.

II. Proceso contencioso administrativo

II.1. Demanda contenciosa administrativa

Contra la última resolución mencionada, la firma SOUTH AMERICAN ESPRESS S.A. (SEA S.A.), por intermedio de su representante legal Rodrigo Javier Garrón, interpuso demanda contenciosa administrativa, afirmando que:

Se habría vulnerado y violado flagrantemente los principios de verdad material y razonabilidad, establecido en el art. 180. I) de la CPE, toda vez de que el art. 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley No. 2341, facultaría a la administración pública a investigar la verdad material en oposición a la verdad formal que regiría el procedimiento civil; principio de verdad material que el TCP, en la S.C. No. 1784/2013 de 21 de octubre de 2013, habría señalado que, “en aplicación al principio de verdad material, se deben evitar los formalismos excesivos y groseros, más aún cuando estos da pie a injusticias, evitando conocerse la verdad de los hechos” , ya que el SENAPI, no debió cancelar la marca por falta de uso, basado en asuntos meramente formales, puesto que su marca, se encontraría en pleno uso en el mercado por más de 14 años, conforme demostrarían con las copias debidamente legalizadas por la tenedora de las facturas originales, pruebas requeridas por la normativa comunitaria; sin embargo, la Directora del SENAPI, a tiempo de resolver el recurso jerárquico, habría rechazado irracionalmente por no estar “debidamente legalizadas por autoridad competente”; sin tomar en cuenta que, no se trata sobre la formalidad de una legalización, sino sobre el uso de una marca en el mercado nacional, apoyando tal criterio en las SS.CC. Nos. 1390/2011-R de 13 de septiembre de 2011, 1846/2004-R de 30 de noviembre de 2004, referidas a la aplicación del principio de razonabilidad; en todo caso, señaló que el SENAPI, debió efectuar la observación, durante la tramitación de los recursos, antes de emitir la resolución a fin de subsanar lo extrañado, otorgando un plazo para que su empresa presente las facturas en originales, a efectos de verificar la veracidad de la prueba presentada.

Por otra parte, señaló que, el régimen de marca en Bolivia, estaría regulada por la Decisión 486 de la Comunidad Andina (CAN), norma que sería de especial, preferente y directo cumplimiento conforme al art. 410. I) de la CPE. En ese sentido, anotó que, en función a los arts. 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la CAN, referida a las cancelaciones, uso de las marcas, y sobre la carga de la prueba; normativa mediante la cual, no correspondería de ninguna forma la cancelación por falta de uso, toda vez de que su marca se encontraría en uso por más de una década.

Sobre el incumplimiento a la normativa comunitaria, señaló que el SENAPI, habría incumplido la normativa comunitaria, al haber cancelado la marca que se encontraría en pleno uso en el mercado, sin tomar en cuenta que las pruebas aportadas fueron plenamente válidas conforme a la normativa comunitaria. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la CAN, en su reiterada jurisprudencia, habría señalado que los Estados deben cumplir con la normativa comunitaria, no sólo en derecho, sino también de hecho en virtud al principio de Cooperación Leal previsto en el art. 4 del Tratado de Creación de TJ; siendo que el presente caso, la Decisión 486, tendría como objetivo de proteger de los derechos de propiedad industrial, llámese marcas, patentes, variedades vegetales, circuitos integrados, etc., y no así de la violación de esos derechos, mucho menos con argumentos de forma, que de ninguna manera justificarían la cancelación de una marca.

II.1.1. Petitorio

Concluyó solicitando se declare probada la demanda y en consecuencia, vigente sus derechos marcarios establecidos en el art. 152 de la Decisión 486, de conformidad al título marcario No. 75888-A de 15 de noviembre de 2009; asimismo, se declare improcedente la demanda de cancelación por falta de Uso interpuesta por la empresa LUNG FUNG HONG (CHINA) LIMITED, en contra de su marca TRIAXON, dispuesto en la Resolución Administrativa N° DGE/CAN/J-No. 2020/2014 de 17 de junio de 2014, emitida por el SENAPI.

II.2. Respuesta de la entidad demandada (SENAPI)

II.2.1. Argumentos de hecho y derecho.

Señaló los arts. 165, 166, 167 y 170 de la Decisión 486 de la CAN, manifestando que la naturaleza jurídica de la cancelación de marca, es la manera de extinguir el derecho de registro de marca, que puede interponerse por quien ostente interés legítimo, como acción administrativa directa o como excepción dentro de procedimientos de oposiciones.

En relación a la falta de ausencia de razonabilidad y motivación de la autoridad administrativa para disponer la cancelación del registro de marca TRIAXON, toda vez que habrían presentado prueba en fase de impugnación administrativa (recurso de revocatoria) que no fue considerada, desconociendo los postulados constitucionales; al respecto, el SENAPI, señaló que según la S.C. No. 1120/2012 en relación a los límites de del principio procesal de la verdad material, deben aplicarse en tanto no afecte ningún derecho o garantía constitucional y que en el caso concreto se aplicarían las normas procesales establecidos en la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, en cuanto al plazo y forma de presentación de prueba, norma que deben tenerse presentes, más aún se si considera el art. 170 de la Decisión 486 de la CAN, que de acuerdo al art. 410 de la CPE, tendría rango constitucional, estableciéndose un plazo perentorio de 60 días hábiles contados a partir de la notificación con la acción de cancelación, para la presentación de pruebas de descargo; en ese sentido, la obligación de presentación de pruebas por la parte demandante, no puede trasladarse a la administración demandada, carga de la prueba que corresponde a los titulares, siendo claro el art. 1311 del CC, sobre las legalizaciones, acreditados por un funcionario público autorizado, previa orden judicial o de autoridad competente; en consecuencia los documentos adjuntos por SOUTH AMERICAN EXPRESS S.A., no formarían convicción en el presente caso.

Respecto a las pruebas de fs. 32 a 41, 42 a 52, si bien son copias legalizadas por autoridad competente (Notario de Fe pública No. 65), dichas facturas solo harían referencia al uso de los productos de la marca TRIAXON, correspondiente a los meses de enero, febrero, julio y agosto de 2013, documentos que no demostrarían ni cubrirían los tres años precedentes a la acción de cancelación planteada.

En relación al supuesto incumplimiento de la norma comunitaria (Decisión 486 de la CAN) por parte del SENAPI, la entidad demandada señaló que, el uso de la marca se podrá acreditar mediante medios de pruebas permitidos en la legislación nacional; en ese sentido, conforme los arts. 5 y 47. I) la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, establecería, que “los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho” ; en ese entendido la Resolución objeto de impugnación, habría hecho referencia a las pruebas admisibles previstas en el art. 1311 (copias fotográficas y micro fílmicas), en función al principio de verdad material previsto en el PA, además conforme a la S.C. No. 1120/2012, en resguardo de los derechos y garantías constitucionales.

Finalmente la entidad demandada, se refirió al trámite de la consulta obligatoria y facultativa ante el Tribunal de Justicia de la CAN, las características de cada una de ellas conforme al proceso 180-IP y los efectos que se derivan del incumplimiento de la obligación de solicitar la interpretación prejudicial obligatoria.

II.2.3. Petitorio

Concluyó solicitando se dicte sentencia rechazando la demanda planteada y confirmando la Resolución Administrativa No. DGE/CAN/J-No. 202/2014 de 17 de junio de 2014, toda vez de que el SENAPI, habría actuado en el marco de su competencia sin vulnerar ninguna normativa ni derechos, enmarcándose en la Decisión 486 de la CAN, Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial y Observancia del SEANPI, la Ley 2341 de PA, D.S. 27113, Reglamento a la ley de PA, y la Ley 1178.