AS/0367/2016

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Auto Supremo Nº 367

Sucre, 28 de octubre de 2016

Expediente : 120/2016-CA

Demandante : SOCIÉTÉS DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

Demandado : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

Tercer Interesado : THE COCA-COLA COMPANY

Resolución Impugnada: Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-Nº 256/2015 de 10 de noviembre

Magistrado Tramitador: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

Pronunciada en el proceso contencioso administrativo, en merito a los arts. 410.II de la Constitución Política del Estado, 32, 33 y 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 y 125 de la Decisión 500 Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitó la interpretación prejudicial de los arts. 134, 135.a), b), j) 136.a), d), 148, 150, 168, 224, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de establecer la correcta interceptación y debida aplicación de las normas comunitarias.

I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

I.1. Resolución Administrativa

Dentro del trámite de Oposición Andina, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual a través de su Director de Propiedad Intelectual, emitió la Resolución Administrativa Nº 154/2015 de 20 de abril, por la que resolvió declarar probada la demanda de oposición presentada por la firma THE COCA-COLA COMPANY, representada legalmente por Pilar Soruco Etcheverry y denegar el registro de la marca “PUREZA VITAL” (mixta) que pretende proteger productos dentro de la clase internacional 32 a nombre de la firma SOCIÉTÉS DES PRODUITS NESTLÉ S.A., representada legalmente por ALEJANDRA Bernal Mercado.

I.2. Resolución Administrativa del Recurso de Revocatoria

Ante el recurso de revocatoria interpuesto por la firma SOCIÉTÉS DES PRODUITS NESTLÉ S.A., en fecha 21 de mayo de 2015, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual a través de su Director de Propiedad Industrial, mediante Resolución Administrativa DPI/OP/REV-Nº 111/2015 de 19 de junio, resolvió rechazar el recurso de revocatoria interpuesto, confirmando en todas sus partes la Resolución Administrativa Nº 154/2015 de 20 de abril.

I.3. Resolución Administrativa del Recurso Jerárquico

Interpuesto el recurso jerárquico por Luz Mónica Rivero de Rocabado en representación legal de la firma SOCIÉTÉS DES PRODUITS NESTLÉ S.A., la Directora General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual mediante Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-Nº 256/2015 de 10 de noviembre, resolvió rechazar el recurso jerárquico, confirmando totalmente la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-Nº 111/2015 de 19 de junio, bajo el fundamento siguiente: “…denegar el registro del signo referido por encontrarse inmerso dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486; asimismo de todo el análisis realizado en grado jerárquico se colige que la parte recurrente no logró enervar los fundamentos de fondo considerados en las resoluciones de primera instancia por cuanto corresponde ratificar el fallo emitido…”.

II. TRAMITE DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

II.1. Contenido de la Demanda Contenciosa Administrativa

El 1 de junio de 2016, la firma SOCIÉTÉS DES PRODUITS NESTLÉ S.A., representada legalmente por Luz Mónica Rivero de Rocabado interpone demanda contenciosa administrativa impugnando la Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-Nº 256/2015 de 10 de noviembre, bajo los siguientes argumentos:

Que el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual inobservaría los precedentes administrativos obligatorios identificados en los expedientes Nº 170864 y 170865 de las marcas “PIL PURA VIDA” , por existir diferencias entre la etiqueta y la leyenda, en los cuales opto por anular obrados reencausándolos conforme dispone el art. 144 de la Decisión Nº 486, para así permitir a su representada subsanar el desfasaje entre la etiqueta y la leyenda y enmendar el error en la marca, inaplicado de esta manera el principio de igualdad y equidad, afectando la seguridad jurídica y el debido proceso.

Que Nestlé tenia registrada la marca “PUREZA VITAL” bajo el número de registro Nº 77798-C que data de 19 de febrero de 1999 en su solicitud, misma que se mantuvo vigente hasta la presentación de una demanda de cancelación por parte de THE COCA-COLA COMPANY, para esa oportunidad la marca “VITAL” de THE COCA-COLA COMPANY había sido concedida el 2 de junio de 1993y ante la solicitud de NESTLÉ no existido ningún pronunciamiento al respecto como ocurriría en el presente caso en sentido de que las marcas ingresarían en un riesgo de confusión, cuando la verdad material de los hechos darían cuenta que las marcas señaladas convivieron pacíficamente por más de 10 años, en la misma Clase y en la protección de los mismos productos, sin configurarse ningún riesgo de confusión en los consumidores o peligro de asociación.

Que el derecho preferente a solicitar registro de la marca que se canceló pertenece a quien ejercicio la acción de cancelación, sin embargo si el titular de dicho derecho no lo ejerce en tiempo y forma establecido, el signo cancelado queda a disponibilidad para quien primero lo solicite, así THE COCA-COLA COMPANY a momento de la dictación de la Resolución Administrativa de 27 de abril de 2014 no presenté en las fechas previstas solicitud de registro de la marca cancelada ejerciendo el señalado derecho preferente conforme el art. 168 de la Decisión Nº 486, contando nuevamente NESTLÉ el derecho para solicitar el registro.

Que la marca “NESTLE PUREZA VITAL” resultaría ser una marca mundialmente notoria al igual que su fabricante y que la familia de marcas PUREZA VITAL, PURA VIDA Y PURE LIFE pertenecen y seria asociada a la empresa SOCIÑÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., precisando que el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual lo que denegó fue la posibilidad de la convivencia entre la marca “NESTLE PUREZA VITAL” y la marca “VITAL” pretendiendo la convivencia de las mismas, como ocurrió en Bolivia y en el mundo.

Que el interés legítimo de su mandante para el registro y uso de dicha marca persistirían y prueba de ello sería toda la publicidad y el reconocimiento de la empresa señalada, por lo que mal podría considerarse como una marca abandonada y en desuso.

II.1.2. Petitorio

Finalmente solicitó declarar probada la demanda y en consecuencia se deje sin efecto la Resolución Administrativa PDI/OPO/J-nº 256/2015 de 10 de noviembre que confirmo la Resolución Administrativa DPI/OPO/REV-Nº 111/2015 y la Resolución Administrativa N 154/2015, disponiendo en definitiva se anulen obrados hasta la publicación de solicitud de la marca solicitada, inclusive para que se modifique la solicitud de registro de marca, cumpliendo con los requisitos establecidos por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, en el llenado de formularios y expresión de los conceptos que deben ser incluidos por el correcto examen de forma de la solicitud de registro de marca, desarrollando el procedimiento administrativo que corresponda a la publicación de la solicitud y etapas subsiguientes, sea con las formalidades de Ley.

II.2. Contenido de la respuesta Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

Que admitida la demanda mediante providencia de 9 de junio de 2016, es corrida en traslado a la autoridad demandada y al tercer interesado, quienes fueron legamente citados, apersonándose Jhilda Gabriela Murillo Zarate, Directora General Ejecutiva y representante legal del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, para responder negativamente a la acción incoada en su contra, manifestando que:

Que sobre el supuesto precedente administrativo, se advertiría que en el formulario de solicitud de registro de signo distintivo, la parte solicitante refirió: “El diseño consiste de un fondo de color celeste sobre el cual se ubica en la parte superior de un ovalo de fondo azul, borde blanco y en la parte inferior olas blancas y celestes. Al medio de dicho óvalo se ubica el nombre del titular NESTLE escrita en letra de imprenta blanca, la cual no reivindicamos. Por debajo sobre un resplandor que simula ser una luz blanca se ubica un banderín celeste sobre el cual es escrita la marca PUREZA VITAL en letra de imprenta, estilizada y de color blanco. Por debajo se ubica el diseño estilizado de color fucsia y brillo blanco de un hombre, niño y mujer con los brazos extendidos y cuyas cabezas se encuentran despegadas del cuerpo.”. Por otro lado de los procesos referidos expedientes 170864 y 170865 los cuales fueron objeto de un análisis autónomo e independiente, la autoridad administrativa advirtió que de la revisión de tales solicitudes se encontró que se incorporó un elemento denominativo que prevalecería en el conjunto por su posición y tamaño en cual no sería reivindicado, por cuanto debería presentarse un nuevo juego de formularios a fin de no causar indefensión a terceros, concluyéndose por ello que los procesos referidos fueron objeto de un estudio independiente a la presente.

Que en cuanto a la supuesta coexistencia de hecho, refirió que la autoridad competente debe realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado, el cual es obligatorio y debe llevar se a cabo aun en el caso de que no hubieses sido presentadas oposiciones, analizando si el mismo cumpliría con todos los requisitos establecidos en el art. 134 y determinando si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los arts. 135 y 136 del a Decisión 486.

Que sobre la notoriedad de la marca, expresó que de la revisión y análisis del proceso de oposición a la solicitud de registro del signo “PUREZA VITAL” se advertiría que la parte demandante no habría presentado prueba alguna, que demuestre que el signo solicitado sea considerado como una marca de prestigio y notoriamente conocida.

Que sobre la familia de marcas expreso que en atención a la jurisprudencia andina emitida dentro del proceso 107-IP-2010 y 205-IP-2014 se debe tomar en cuenta que los parámetros para considerar una familia de marcas es que las mismas posean un rasgo distintivo común, para que de esa manera el consumidor medio pueda asociarlas y por consiguiente pueda establecer su origen común, empero la parte contraria señalaría los termino es PUREZ<A-PARA-PURE, los cuales no pueden ser tomados como un rasgo distintivo común al ser términos disimiles entre sí.

II.2.1. Petitorio

Por lo expuesto, solicitó que se dicte sentencia rechazando la demanda planteada y confirmando la Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-Nº 256/2015 de 10 de noviembre.

II.3. Réplica y Dúplica

En la réplica y dúplica formuladas por las partes se reiteraron los argumentos anteriores. Concluido el trámite del proceso, se decretó AUTOS para sentencia conforme la providencia de 11 de octubre de 2016, suspendiendo la tramitación del proceso hasta que se absuelva la consulta prejudicial, y disponiendo la remisión de los antecedentes del proceso en consulta prejudicial obligatoria al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que efectúe interpretación prejudicial.