AS/0810/2024

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 810/2024

Fecha: 22 de julio de 2024

Expediente: O-36-24-S

Partes: La asociación civil de músicos profesionales “Banda Poderosa Unión Pagador Fundadores” c/ La asociación cultural artística musical “Banda Unión Pagador”.

Proceso: Prohibición de uso de nombre ejercida de manera personal y de restricción y/o prohibición de uso de signo distintivo ejercida de manera institucional.

Distrito: Oruro.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 830 a 838, interpuesto por Demetrio Cleofé Choque Mamani por sí; y Edwin Germán Morales Quispe, Lucio Guadiono Rodríguez Zubieta, Leonardo Choque Tórrez, Jaime Quino Cuizara y Jhonatan Huaylla Choqueticlla en representación de la asociación civil de músicos profesionales “Banda Poderosa Unión Pagador Fundadores” contra el Auto de Vista Nº 181/2024, de 24 de abril, cursante de fs. 804 a 821, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en el proceso ordinario de prohibición de uso de nombre ejercida de manera personal y de restricción y/o prohibición de uso de signo distintivo ejercida de manera institucional seguido a instancia de los recurrentes contra la asociación cultural artística musical “Banda Unión Pagador”, el Auto de concesión, de 05 de junio, cursante a fs. 841; el Auto Supremo de admisión N° 661/2024-RA, de 19 de junio, de fs. 847 a 850, todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Como antecedente se debe hacer notar que se tramitó un proceso de cesación del uso del nombre, nulidad de personería jurídica y resarcimiento de daños y perjuicios seguido a instancias de la Banda Unión Pagador, causa a la cual se acumuló el proceso de prohibición de uso de nombre ejercida de manera personal y de restricción y/o prohibición de uso de signo distintivo ejercida de manera institucional, seguido por la Banda Poderosa Unión Pagador Fundadores en contra de la Banda Unión Pagador.

Dispuesta la acumulación conforme fs. 481, de fecha 22 de noviembre de 2016, ratificada mediante Auto de 08 de marzo de 2017 visible de fs. 508 a 514 vta., se procedió con la tramitación de ambas causas de manera conjunta.

En ese contexto, la demanda incoada por Demetrio Cleofé Choque Mamani en calidad personal; y Justino Flores Magne en calidad de representantes legales de la Asociación Civil de Músicos Profesionales “Banda Poderosa Unión Pagador Fundadores”, mediante memorial de fs. 387 a 391 aclarada a fs. 425 y vta., tiene por objeto la prohibición de uso de nombre ejercida de manera personal y de restricción y/o prohibición de uso de signo distintivo ejercida de manera institucional y de manera paralela, acción dirigida contra la Banda Unión Pagador, quien contestó por memorial de fs. 455 a 461 y planteó excepciones de incompetencia, por Auto visible de fs. 512 vta. a 514, se declaró probada la excepción previa de incompetencia y arbitraje debiendo tramitarse vía administrativa; Auto apelado por ambas partes que motivó el Auto de Vista Nº 23/2018, de 16 de febrero, cursante a fs. 548 a 558, REVOCÓ el Auto de acta de fecha 08 de marzo de 2017, visible a fs. 508 a 514 vta., dispuso se prosiga con la tramitación del proceso.

Fallo de segunda instancia que fue recurrido en casación por la Banda Unión Pagador representada por Abraham Enrique Cáceres Choque y otros, mediante fs. 560 a 564, por Auto Supremo 1242/2018, de 11 de diciembre, cursante de fs. 588 a 595, declaró INFUNDADO recurso de casación, prosiguió así la causa, habiéndose señalado audiencia preliminar para el 06 de noviembre de 2019, ante la inconcurrencia de la Banda Unión Pagador y no habiendo justificado su inasistencia, por Auto de 25 de noviembre visible de fs. 621 y vta., se declaró por desistida su pretensión.

En cuyo antecedente solo se tramitó la demanda de prohibición de uso de nombre ejercida de manera personal y de restricción y/o prohibición de uso de signo distintivo ejercida de manera institucional hasta que, el Juez Público en lo Civil y Comercial N° 7 del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro emitió la Sentencia N° 02/2020, el 13 de enero, de fs. 695 a 699 vta., declarando IMPROBADA la demanda.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Demetrio Cleofé Choque Mamani por sí; y Efraín Morales Nina, Justino Flores Magne, Greco Choque Capuma, Timoteo Villca Mamani y Roberto Carlos Janco Montaño en representación de la Banda Poderosa Unión Pagador Fundadores, mediante memorial de fs. 702 a 708; originó que la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emita el Auto de Vista Nº 239/2020, de 20 de noviembre, cursante de fs. 726 a 737, CONFIRMANDO la Sentencia de 13 de enero de 2020.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Demetrio Cleofé Choque Mamani por sí; y Efraín Morales Nina, Justino Flores Magne, Greco Choque Capuma y Timoteo Villca Mamani en representación de la Banda Poderosa Unión Pagador Fundadores, según memorial de fs. 739 a 745, y al haber sido admitido por Auto Supremo 95/2021-RA, de 02 de febrero, cursante de fs. 753 a 755, por Auto de 23 de febrero de 2021 visible de fs. 758 a 761 vta., la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional, remitió los antecedentes del proceso en consulta al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que efectúe la interpretación prejudicial del art. 4 de la Decisión Nº 351 y del art. 155 de la Decisión Nº 486 de la comunidad Andina de Naciones para una correcta interpretación sobre los derechos que tienen las marcas registradas.

4. Ante consulta al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, emitió Auto de 25 de agosto de 2021, visible de fs. 765 a 784, la interpretación prejudicial, absolvió la consulta relacionada a que, si la denominación Unión Pagador de Oruro, constituye o no obra protegible por el derecho de autor y si la presunta infracción por parte de la banda “Unión Pagador” sobre los derechos de propiedad industrial de Asociación Civil de Músicos Profesionales “Banda Poderosa Unión Pagador Fundadores” mediante el uso de la denominación UNIÓN PAGADOR, la cual sería confundible con su marca PODEROSA UNIÓN PAGADOR FUNDADORES.

Concluyó que, se deberá establecer cuál es el signo notoriamente conocido utilizado sin autorización en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción y ser aplicada por la autoridad competente; emitiéndose el Auto Supremo 177/2024, de 12 de marzo cursante de fs. 789 a 793, que ANULÓ el Auto de Vista Nº 239/2020, de 20 de noviembre, visible de fs. 726 a 737, hasta el sorteo a fs. 722, resolviendo en el fondo de la litis.

5. Emitido el Auto de Vista Nº 181/2024, de 24 de abril, visible de 804 a 821, que CONFIRMÓ Sentencia de 13 de enero de 2020, cursante de fs. 695 a 699 con costas y costos a la institución apelante.

6. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Demetrio Cleofé Choque Mamani por sí y Edwin Germán Morales Quispe y otros en representación de la asociación civil de músicos profesionales “Banda Poderosa Unión Pagador Fundadores” según escrito de fs. 830 a 838, recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

De la revisión del recurso de casación interpuesto por Demetrio Cleofé Choque Mamani por sí; y Efraín Morales Nina, Justino Flores Magne, Greco Choque Capuma y Timoteo Villca Mamani, en representación de la Banda Poderosa Unión Pagador Fundadores, se evidencia que acusó:

Acusó de una errónea interpretación, incurriendo nuevamente en falta de motivación y contradicciones y una aplicación indebida del ordenamiento jurídico, omisión a la aplicación de los entendimientos contenidos en la consulta prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones de 25 de agosto 2021, el Tribunal de alzada no cumplió con el principio exhaustividad.

1. En cuanto a la desestimación de la demanda de prohibición de uso de nombre fundada en el derecho de autor, ejercida de forma personal por Demetrio Cleofé Choque Mamani.

1.1. Acusó de una errónea interpretación, incurriendo nuevamente en falta de motivación violación de los arts. 8 y 9 de la Ley de Derecho de Autor ambos relacionados con la violación del art. 4 inc. a) de la Decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones, ya que el Tribunal de alzada emitió un fallo contrario a los preceptos normativos e imperativos previstos en dichas disposiciones legales, en el sentido que solo una persona natural puede ser considerada como autor de una obra, y de forma contraria el Auto de Vista asumió que la obra Unión Pagador de Oruro es producto de varios asociados, conclusión contraria a interpretación prejudicial de 25 de agosto de 2021.

1.2. Denunció error de hecho en la apreciación de la prueba, concretamente de la cláusula segunda de la Escritura Pública Nº 044/1993, de 27 de junio, que estableció: “SEGUNDO. - Se considera que la denominación de la mencionada Banda musical, en el cual hubo una larga deliberación donde tomó la palabra el Sr. Santiago Paucara López, indicando que la misma institución se denomine ‘Súper Pagador’, en razón a que somos orureños, luego intervino el Sr. Alex Montoya apoyando esta moción que le antecedió, prosiguiendo también pidió la palabra Eusebio Quispe, indicando también que es necesario llevar el nombre de PAGADOR, pero antelando un nombre al apellido, seguidamente opino el Sr. Demetrio Choque complementando que la nueva institución musical sea con el nombre ‘Unión Pagador de Oruro’, a esta idea todos los presentes apoyaron y luego se aprobó”. Consecuentemente, el Tribunal de alzada, incurrió en error de hecho a momento de apreciar este medio probatorio, al asignar que el hecho que se demuestra, es que la obra Unión Pagador de Oruro sería una creación de un colectivo de varios asociados; empero de forma contraria, lo que esta cláusula demuestra es que fue Demetrio Choque Mamani el que dio el nombre, cosa distinta es que dicho nombre hubiera merecido más apoyo al de los otros nombres propuestos; existiendo el error de hecho en la falsa asignación de un hecho demostrado por un medio probatorio, atribuyendo a este, un sentido distinto del demostrado, además que por ley, sólo una persona natural e individual puede ser considerado como autor.

Esta autoría fue refrendada mediante documento privado de 18 de marzo de 2013, emitido por Santiago Paucara López que en su cláusula tercera aclaró: “En honor a la verdad material, como consta en acta de fundación el nombre UNIÓN PAGADOR DE ORURO lo asignó, dio y corresponde a la paternidad y autoría del Sr. Demetrio Cleofé Choque Mamani, quien casi por 14 años soporto varias acciones de orden penal en defensa de dicho nombre. Es objeto de este documento, ratificar, validar y reconocer que la autoría y paternidad del nombre UNIÓN PAGADOR DE ORURO corresponde a don DEMETRIO CLEOFÉ CHOQUE MAMANI, así lo declaro”. Afirmó que 3 de los 4 fundadores de la institución musical, están de acuerdo sobre el derecho de autor, pero contrariamente a lo establecido en el acta, el Tribunal de alzada, privilegia sólo el acto de aprobación conjunta del nombre, omitiendo establecer la autoría del nombre, que fue precisamente el objeto de esta demanda judicial.

2. En cuanto a la desestimación de prohibición de uso de nombre ejercida de manera personal y de restricción y/o prohibición de uso de signo distintivo ejercida de manera institucional.

2.1. Acusó error de derecho en la apreciación de la prueba consistente en la Resolución de Concesión N° 3993/2013, de 22 de agosto, otorgada por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del Estado Plurinacional de Bolivia, renovada y ampliada en su vigencia hasta el año 2033, relacionado con la vulneración del art. 155 de la decisión Nº 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Erróneamente el Tribunal de alzada, cita la naturaleza de las entidades en conflicto que son Asociaciones Civiles sin fines de lucro y concluye sin ninguna fundamentación “…que no puede asociarse a la regulación de exclusividad de marca o patentes …”, además, sustentándose que ante el conflicto entre entidades comerciales que ningún caso se podrá registrar en SENAPI, y no correspondería emitir criterio sobre los efectos que tiene la inscripción de la marca de servicio y el uso del signo distintivo, esta conclusión viola en forma definitiva el art. 155 de la decisión Nº 486 que protege los derechos emergentes del registro, por asumir conjeturas de entidades comerciales por lo cual una absoluta incongruencia externa.

2.2. El tribunal de alzada pasó por alto los derechos otorgados el art. 155 de la Decisión Nº 486 de la Comunidad Andina de Naciones, que tiene rango de Tratado Internacional y forma parte del bloque de constitucionalidad, no otorgó el valor probatorio previsto en el art. 1296.I del Código Civil, materializando un error de derecho en la apreciación de la prueba ante la interpretación prejudicial sobre la aplicar o colocar un signo distintivo idéntico o semejante vulnera la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca.

2.3. Expresó error de derecho en la apreciación de la prueba de confesión provocada, que fue declarada por absuelta y que no habría desvirtuado el Instrumento Público N° 044/1993, incurriéndose en error de derecho en la apreciación de esta prueba, porque con el derecho que le otorgó la marca de servicios se opuso en contra de la asociación que ilegítimamente usufructúa con el denominativo “Unión Pagador”, signo similar al de su marca notoriamente conocida, y siendo que este interrogatorio fue declarado absuelto en conformidad con las normas que rigen el proceso civil, su apreciación se encuentra tasada en el Código Civil en su art. 1321.

2.4. Contradicción en sustraer toda la demanda y declararse incompetente de hecho, la competencia debe ser evaluada primero por el juez además de ser contrario a las fases ya resueltas dentro del proceso al ya ser resuelta la competencia por el Auto Supremo Nº 1242/2018, de 11 de diciembre, sobre la protección de la Marca de Servicio y contrato todo ello resuelve por confirmar en el fondo la desestimación de la demanda.

Con los fundamentos supra descritos, solicitó que se emita Auto Supremo “revocando el Auto de Vista impugnado y fallando en el fondo impetro se declare probada su demanda en todas sus partes”.

De la contestación al recurso de casación.

Mediante notificación a fs. 840 se puso a conocimiento de los representantes de la Banda Unión Pagador del traslado con el recurso de casación planteado, quienes no contestaron al recurso.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

Al formar parte el Estado Plurinacional de Bolivia de la Comunidad Andina, los derechos de Propiedad Intelectual se encuentran determinados en virtud a las normas comunitarias propugnadas por el mencionado organismo internacional; este aspecto se encuentra debidamente considerado a través de los principios y lineamientos establecidos dentro de nuestra norma fundamental que es la Constitución Política del Estado, tal como establece en su Artículo 1 “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”.

En el mismo cuerpo legal, se efectúa el reconocimiento de los derechos determinando que: “I. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos.

II. Los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos no enunciados.

III. La clasificación de los derechos establecida en esta Constitución no determina jerarquía alguna ni superioridad de unos derechos sobre otros.

IV. Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los Estados de Excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia”.

En tal sentido, establece como función del Estado, el registro y protección de la propiedad intelectual, tal como ordena el Artículo 102 del mismo cuerpo legal: “El Estado registrará y protegerá la propiedad intelectual, individual y colectiva de las obras y descubrimientos de los autores, artistas, compositores, inventores y científicos, en las condiciones que determine la ley”.

EL DERECHO DE AUTOR DE TERCEROS COMO CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS (LOS DERECHOS DE AUTOR).

De referencia el Proceso 179 – IP -2013: “…En primer lugar, es pertinente advertir que el derecho de autor es independiente, aunque compatible con los derechos de propiedad industrial, es decir, los derechos de propiedad industrial son también independientes y, asimismo, compatibles con los del autor. Esa independencia, pero a la vez compatibilidad, es la que permite que un mismo bien intelectual pueda estar protegido simultáneamente por el derecho de autor y el de propiedad industrial…”.

“(…) una obra pueda ser protegida también como marca; o que un signo distintivo marcario constituya también una obra; o que una obra de arte aplicado sea igualmente un modelo industrial o viceversa.

Esa independencia y posible y simultánea compatibilidad no conduce a que un derecho prevalezca sobre el otro, salvo alguna disposición legal en contrario que expresamente establezca esa prevalencia -que no es el caso de la normativa andina- de suerte que cada uno de esos derechos otorga a su titular un monopolio de explotación, pero en sus respectivos ámbitos.

En último caso, la prevalencia podría surgir de las características del caso concreto; por ejemplo, si alguien pretende registrar como marca una obra ajena, sin el consentimiento del autor (…), o si alguien pretendiere registrar, aunque sea optativo, pero para el creador, al amparo del Derecho de Autor una obra de arte aplicado, ya creada y registrada como diseño industrial por un tercero…”

De lo expuesto, resulta concluyente que lo que la Decisión 486 prohíbe en el literal f) del artículo 136, es el registro como marcas de aquellos signos que infrinjan el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor correspondiente a un tercero en razón de ser igualmente el producto de su creación intelectual, en cuyo caso tendría que mediar el consentimiento de éste.

Ha sido resaltado lo anterior por cuanto lo determinante (títulos de obras, personajes ficticios o simbólicos), es que el legislador comunitario exige que sean objeto de un derecho de autor. “Por argumento a contrario se deduce entonces, que la prohibición no se aplica si el título de la obra o el personaje ficticio o simbólico no son objeto de un derecho de autor”

En cuanto al derecho de autor, éste protege todas las manifestaciones originales, literarias, artísticas y científicas, que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o puedan ser accesibles a la percepción sensorial y puedan ser objeto de reproducción por cualquier medio apto para tal finalidad.

DECISIÓN 486