RE/0032/2016

SALA PLENA

RESOLUCIÓN: 32/2016.

FECHA: Sucre, 10 de mayo de 2016.

EXPEDIENTE Nº: 720/2012.

PROCESO : Contencioso Administrativo.

PARTES: Fábrica de Mermeladas y Caramelos WATT´S CASAL LTDA. contra el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda de fojas 320 a 328, interpuesta por la FABRICA DE MERMELADAS Y CARAMELOS WATT’S CASAL LTDA., impugnando la Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-0189/2012 de 15 de junio de 2012, emitida por la Directora General Ejecutiva a.i. del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI); los antecedentes procesales y el informe del Magistrado Relator Rómulo Calle Mamani.

CONSIDERANDO I: Que de la revisión del proceso, se evidencia que la empresa demandante pretende se deje sin efecto la Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-0189/2012, pronunciada el 15 de junio de 2012, por la Directora Ejecutiva a.i. del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, con los siguientes argumentos:

1. Antecedentes de hecho de la demanda.

La demandante señala que el 18 de agosto de 2009, se presentó la demanda de oposición a solicitud de registro de la marca COLA POP’S (mixta), en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, dentro el trámite con solicitud Nº SM-2598-08 de 3 de junio de 2008, presentado por la firma FABRICA LA ESTRELLA S.R.L. publicada el 6 de julio de 2009, en la Gaceta de Propiedad Industrial, edición Nº 40 bajo el Nº 135470, modificada posteriormente a clase 30.

Sigue exponiendo, que una vez admitida y corrida en traslado la oposición, se emitió la Resolución Administrativa Nº 782/2011 por el SENAPI, que declaró improbada la oposición presentada, por lo que concedió el registro del signo distintivo COLA COP’S a favor de LA ESTRELLA.

Declara, que contra la referida resolución se formuló recurso de revocatoria, resuelto por RA Nº DGE/OP/REV-Nº 23/2012, que confirmó de manera total la resolución impugnada, la cual es objeto de recuso jerárquico, resuelto por RA Nº DGE/OPO/J-0189/2012, que rechaza el recurso jerárquico y por ende confirma la RA Nº 23/2012.

2. Fundamentos de la demanda.

2.1.-Señaló que en nuestro país el sistema de registro de marcas se encuentra regulado por la Ley Reglamentaria de Marcas de 15 de enero de 1918 y por la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que en su art. 134 se establece los siguientes requisitos: 1) Suficiente distintividad, al ser una característica y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado, para ser susceptible de registro como marca; y, 2) Susceptibilidad de representación gráfica, relacionada con la necesidad de que la marca pueda ser dada a conocer tanto al momento de introducirse la solicitud de registro, empero no todo signo que reúne las características anotadas anteriormente, es ad<mitido a registro, toda vez que las normas legales reconocen diversas circunstancias, que permitirá denegar el registro de una marca, contenida en los arts. 137 y 135-p) de la Decisión 486.

2.2.- De la adecuación de la conducta del solicitante del Registro de la marca COLA POP’S al art. 137 de la Decisión 486. Sobre este aspecto refirió que su oposición se basó en la circunstancia de que LA ESTRELLA habría incurrido en un comportamiento desleal y contrario a las buenas costumbres, y que por ello, debía denegarse el registro en previsión del art. 135-p) de la Decisión 486.

Prosigue manifestando que desde un principio el signo que CARAMELOS WATT’S utilizó por mucho tiempo fue plagiado, no obstante en forma leal, se hizo conocer a la Autoridad competente que ambas empresas habían coexistido en la comercialización con la marca COLA POP’S de la ESTRELLA y COLA POP WATT’S.

Declaró que el 23 de febrero del presente año, se presentó un escrito ante el SENAPI, adjuntando la factura original de compra de 750 kg de papel para envoltura de caramelos con la marca COLA POP WATT’S, emitida el 27 de noviembre de 1991, por una empresa argentina denominada la Rioja, es decir, tres años antes a la primera factura de comercialización expedida por CARAMELOS WATTS y también anterior a la primera factura de venta de COLA POP’S de LA ESTRELLA.

Manifestó que el 6 de marzo, se presentó al SENAPI más documentación de reciente obtención, que demuestra que CARAMELOS WATT’S si solicitó el registro de su marca, habiendo enfrentado una oposición, en la cual fue vencedora, hecho que data del 20 de noviembre de 1991.

Señaló, que en el caso de autos, se denota que LA ESTRELLA incurrió en un acto de competencia desleal al solicitar el registro, pretendiendo consolidar su acto parasitario de la fama ajena, ya que es imposible dejar de considerar que CARAMELOS WATT’S precedió a LA ESTRELLA tanto en el uso del signo y en la solicitud de registro, por lo que se concluye que la ESTRELLA adecuó su conducta plenamente al art. 137 de la Decisión 486, y el registro por ella solicitado, se adecua a la prohibición de registro contenida en el art. 135-p) de la Decisión citada, hecho que le constaba al SENAPI a momento de emitir la RA 189/2012, por lo que debió denegar el registro, violándose el principio de sometimiento a la Ley que le impone el art. 4-c) de la Ley Nº 2341.

2.3.- De la violación del debido proceso en fase administrativa.

En este punto refirió que toda autoridad, debe sustanciar el procedimiento en la forma establecida en la norma que lo regula, hecho no acontecido en el caso de autos, toda vez que la Dirección General Ejecutiva del SENAPI no valoró la prueba de reciente obtención, supuestamente en observancia del principio de preclusión y el art. 136 de la Decisión 486; empero este artículo no establece ningún plazo para la presentación de oposiciones, como tampoco hay ningún artículo que limite la presentación de pruebas hasta el momento de adoptarse la resolución de primera instancia, como afirma el SENAPI, ya que en realidad la norma que rige todo ello, es el art. 46-II de la Ley 2341, al cual se apartó la R.A. 189/2012, resultando por ende ilegal, más aun habiéndose soslayado el principio de verdad material previsto por el art. 4-d) de la Ley Nº 2341.

2.3.1.-De la violación del debido proceso en su componente de congruencia.

En este punto señaló que su representada no basó su oposición en un derecho preferente, sino en la conducta desleal de LA ESTRELLA, por lo cual, de acuerdo a la norma comunitaria del SENAPI podía y debería rechazar el registro.

Además, refirió que LA ESTRELLA uso el signo en disputa, en forma posterior al uso que de él hizo la FABRICA DE MERMELADAS Y CARAMELOS WATT’S CASAL LTDA. y por último, se aprobó la solicitud realizada del registro del signo, pero que nunca se pidió el rechazo de la solicitud del registro de la contendiente, en base al art. 136 de la Decisión 486, referentes a nulidades relativas, porque esto claramente es un caso de nulidad absoluta, empero el SENAPI arguye que no corresponde pronunciarse sobre el supuesto derecho preferente que gozaría la opositora, hecho que conlleva, que el SENAPI faltó al deber de congruencia.

Por otra parte, mencionó que presentó oposición en base al art. 135-p) y lo complementó con el art. 137 de la Decisión 486 y no en base al art. 136 de la citada decisión, empero en la R.A. 189/2012 no hay una decisión del SENAPI en sentido de considerar probada o improbada la petición efectuada por haberse demostrado-o no-que LA ESTRELLA incurrió en conducta desleal y que por eso no corresponde otorgar el registro, lo que dio lugar a que el SENAPI emitió una resolución carente de congruencia por no dar respuesta fundada a la petición efectuada por la FABRICA DE MERMELADAS Y CARAMELOS WATT’S CASAL LTDA. de rechazar el registro por la causal alegada, ya que si se buscaba resguardar el derecho a la defensa de la parte contraria, debió retrotraer el procedimiento hasta el momento de darle oportunidad de pronunciarse a LA ESTRELLA sobre la prueba presentada, para así recién emitir resolución de primera instancia, pero no lo hizo, lo que da lugar a la violación del debido proceso.

2.3.2.- De la violación del debido proceso en su componente de derecho a probar.

Refirió que mediante memorial presentado a la Dirección Ejecutiva del SENAPI el 2 de marzo, se hizo conocer en calidad de prueba de reciente obtención, documentación que acredita que la FABRICA DE MERMELADAS Y CARAMELOS WATT’S CASAL LTDA. solicitó el registro de la marca COLA POP WATT’S el 20 de noviembre de 1991, en la Clase 30, misma que mereció oposición de una empresa brasileña que tenía una marca similar, la cual fue perdidosa en dicho procedimiento, que concluyó con la Resolución Administrativa Nº 6/96 de 8 de abril de 1996.

Señaló que el año 1991, tanto los hijos y trabajadores del entonces propietario Alejandro Casal Gutiérrez y esposa, estaban conscientes de la existencia del producto fabricado por CARAMELOS WATT’S comercializada en forma continua y profusa con el denominativo “Chupete COLA”, como familiarmente se lo llama, para referirse en forma abreviada al producto signado con la marca COLA POP WATT’S. Sin embargo el año 2008, LA ESTRELLA presentó solicitud de registro de la marca COLA POP’S (mixta) similar a la que comercializaba la FABRICA DE MERMELADAS Y CARAMELOS WATT’S CASAL LTDA., fue así que se inició la defensa respectiva, empero el SENAPI sigue manteniéndose en afirmar que no teníamos la posesión del registro, por lo cual, de acuerdo a su interpretación del art. 136 de la Decisión 486, FABRICA DE MERMELADAS Y CARAMELOS WATT’S CASAL LTDA. carecía de legitimación para deducir oposición.

Asimismo, indicó que la prueba descrita en la demanda, demuestran los derechos que CARAMELOS WATT’S posee sobre su marca, mismas que nunca fueron valoradas, más aun cuando se impidió invocar nuevas causales de denegatoria del registro, actitud fuera de la Ley, al corresponder que el SENAPI anule todas las resoluciones administrativas vertidas en el procedimiento, ya que en ellas se afirma que no existe ni solicitud ni registro válido de CARAMELOS WATT’S sobre la marca discutida, empero se descubre en el procedimiento, que sí tienen solicitud válida, por lo que la decisión adoptada por el SENAPI en la R.A. 782/2012 carece de sustento legal en los hechos que le sirven de causa, por tanto estos actos administrativos no reúnen los requisitos esenciales del acto administrativo, toda vez que en observancia del art. 55-II de la Ley 2341, el SENAPI tenía la facultad y el deber de corregir el procedimiento, pero no lo hizo.

3. Petitorio.

Concluyó solicitando se emita Sentencia revocando y dejándola en definitiva la cancelación del registro de la marca COLA POP’S, dejando sin efecto legal alguno y por ende probada la oposición de POP’S de la Empresa FABRICA LA ESTRELLA S.R.L.

CONSIDERANDO II: Adriana María Del Callejo Quinteros y Víctor Vladimir Sánchez Escobar en representación legal del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, se apersonó al proceso y respondió negativamente a la demanda con memorial presentado el 29 de enero de 2013, que cursa de fojas 354 a 357, y señaló lo siguiente:

a) Refirió que con relación a la presente causa, la empresa se encuentra frente a un proceso de solicitud de registro de una marca, que tiene como objeto la determinación de la autoridad administrativa competente, en función al análisis del cumplimiento o no de los requisitos de fondo y de forma establecidos por la Decisión 486, como así la decisión de concesión o denegatoria de dicha solicitud de registro, hallándose dentro de esta la “oposición” por tercero legitimado como un procedimiento accesorio o secundario dentro el tramite principal de solitud de registro de marca.

Asimismo manifestó, que debe darse estricto cumplimiento al art. 146 de la citada norma Comunitaria, ya que la firma FABRICA DE MERMELADAS Y CARAMELOS WATT’S CASAL LTDA., no es titular de solicitud o registro de marca anterior a la fecha de solicitud efectuada por FABRICA LA ESTRELLA S.R.L. para “COLA POP’S”, por cuanto la oposición presentada el 18 de agosto de 2009 es improcedente.

b) Señaló que resulta inaplicable al presente trámite la figura de la “coexistencia” bajo la norma Comunitaria, ya que únicamente es aplicable a registros de marca legalmente inscritos en el SENAPI, no siendo aplicable a signos no registrados como es en el presente caso, teniendo en cuenta que tanto el solicitante como el opositor a la fecha no son Titulares de la denominación “COLA POP’S”.

Por otra parte, refirió, las pruebas aportadas cursan en fotocopias simples de facturas de la venta de diversos productos por la empresa demandante desde la gestión 1996 al 2008, que en alguna medida podían probar el uso anterior del signo “COLA POP’S” por la opositora; sin embargo, al presente se debe observar lo dispuesto en el art. 154 de la Decisión 486 de la CAN, en cuanto al uso exclusivo de un signo que se lo adquiere a través de su registro en la oficina nacional competente.

c) En cuanto a la denuncia de violación del debido proceso administrativo al derecho de probar, se remitió a lo expuesto en la literal a) del escrito de contestación. Además indicó que mediante informe de 5 de marzo de 2012, se informa que las solicitudes de marca de INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES SANTA FE LTDA. y FABRICA DE MERMELADAS Y CARAMELOS WATT’S CASAL LTDA. no se encuentran registrados en el sistema de signos distintivos, al no hallarse físicamente dichos expedientes en los archivos de la Unidad de Signos Distintivos y de Oposiciones del SENAPI.

Declaró que la oposición se fundó en la causal de irregistrabilidad establecida en el art. 137 de la Decisión 486 de la CAN, la cual fue puesta en conocimiento del solicitante a fin de que esta asuma defensa frente a las pretensiones del opositor sustentadas en el escrito de oposición a su solicitud de marca, correspondiendo dictar Resolución Administrativa sobre la procedencia o improcedencia de las pretensiones de los administrados deducidos en el presente caso en la solicitud de registro de 12 de marzo de 2009 y la oposición de 18 de agosto de 2009.

Petitorio.

La Autoridad demandada solicitó se dicte sentencia RECHAZANDO la demanda planteada y CONFIRME la Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-189-2012 de 19 de junio de 2012.

CONSIDERANDO IV: De la revisión de antecedentes, se advierte que una vez contestada negativamente a la demanda, por providencia de fs. 359, se corrió en traslado para la réplica, la cual es presentada a fs. 365 a 369, y por decreto de fs. 463 se determinó por renunciado al derecho de dúplica, decretándose “autos para sentencia”, empero la parte demandante reitera la solicitud de Interpretación Prejudicial por escritos de fs. 476 y 481 de obrados, la cual es respondida por proveído de fs. 482 disponiendo lo siguiente: “habiéndose decretado autos para sentencia a fojas 463, y producidos los efectos del art. 396 del código de Procedimiento Civil, referidos a cerrar discusión y no poder presentarse escritos ni presentar prueba, el impetrante deberá realizar nuevamente su solicitud de interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia Andino, cuando se produzca el sorteo de la causa y Sala Plena de Tribunal Supremo de Justicia determinara lo que correspondiese en derecho”.