RE/0034/2016

SALA PLENA

RESOLUCIÓN: 34/2016.

FECHA: Sucre, 6 de junio de 2016.

EXPEDIENTE Nº: 121/2013.

PROCESO : Contencioso Administrativo.

PARTES: Empresa LAVASECO UNIVERSAL LIMITADA contra el Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones.

VISTOS EN SALA PLENA: Pronunciada en el proceso contencioso administrativo, en merito a los arts. 410.II de la Constitución Política del Estado, 32, 33 y 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 y 125 de la Decisión 500 Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando la interpretación prejudicial de los arts. 136, 140, 144, 154, 155, 238, 244, 247 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y los arts. 81, 82 a) 83 a) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión de acuerdo de Cartagena a fin de establecer la correcta interceptación y debida aplicación de las normas comunitarias y el informe del Magistrado Relator Jorge Isaac von Borries Méndez.

I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS.

I.1. Resolución Administrativa.

Dentro de la Denuncia de Infracción de Derechos de Propiedad Intelectual, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual a través de su Directora de Asuntos Jurídicos, emitió la Resolución Administrativa Nº IF-014/2011 de 18 de septiembre, por la que resolvió declarar improbada la existencia de la infracción a los derechos de propiedad intelectual, planteada por la firma Lavaseco Universal Ltda., legalmente representada por Alessadra María Russo Asbun, contra Pedro Manuel Yañez, debiendo proceder al archivo de obrados

I.2. Resolución Administrativa del Recurso de Revocatoria.

Ante el recurso de revocatoria interpuesto por la firma LAVASECO UNIVERSAL LIMITADA en fecha 13 de enero de 2012, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual a través de su Directora de Asuntos Jurídicos SENAPI, mediante Resolución Administrativa No IF-REV-01/2012 de 13 de enero, resolvió rechazar el recurso de revocatoria interpuesto, confirmando en todas sus partes la Resolución Administrativa Nº IF-014/2011 18 de septiembre.

I.3. Resolución Administrativa del Recurso Jerárquico.

Interpuesto el recurso jerárquico por Alessandra María Russo Asbun en representación legal de la empresa Lavaseco Universal Lda., ante la excusa emitida por la Directora del SENAPI, Mediante Resolución Administrativa No EXC.01/2012, se remite el proceso Administrativo, al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural; el Viceministro de Comercio Interno y Exportaciones, mediante Resolución Administrativa de Infracción –JER-N 005/2012 de 14 de noviembre, resolvió confirmar la Resolución Administrativa No IF-01/2012 de 14 de enero, dictada por la Directora de Asuntos Jurídicos del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual – SENAPI, con el fundamento siguiente: “…En este caso, ninguna de las Empresas demostró el perjuicio o la confusión que provoca dentro del mercado donde se encuentran a disposición los servicios que prestan”.

II. TRAMITE DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

II.1. Contenido de la Demanda Contenciosa Administrativa.

El 22 de febrero de 2013, la empresa Lavaseco Univeral Limitada, representada legalmente por Alessandra María Russo Asbun interpone demanda contenciosa administrativa impugnando la Resolución Administrativa de Infracción-Nº 005/2012 de 14 de noviembre bajo los siguientes argumentos:

Que a fin de evitar que posibles terceros puedan hacer uso indebido, copiar o imitar en su totalidad o parte de la marca “LAVASECO UNIVERSAL”, ha adquirido el derecho exclusivo y la respectiva protección legal, sobre dicha marca, con el registro realizado ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual “SENAPI”, obteniendo la resolución 3254-2007, con número de Registro 110523-C de la clase 37, conforme a las previsiones de los arts. 154 y 155 de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Intelectual de la Comunidad Andina.

Ante la certeza de que cuenta con la protección del Registro de Marcas Nacional a cargo del SENAPI, al amparo del art. 238 de la Decisión 486, presentó ante la Dirección Jurídica del SENAPI de la ciudad de Santa Cruz en contra de la empresa RAPID SERVICE, de propiedad de Pedro Manuel Yañez León, debido a esta empresa unipersonal infringe y ha estado infringiendo el derecho protegido de su poderdante sobre la marca “LAVASECO UNIVERSAL Ltda”, siendo una empresa de limpieza en seco; la empresa infractora Rapid Service al dedicarse al rubro de limpieza en seco de ropa, al igual que la empresa Lavaseco Universal Srl., este hecho ocasiona un gran perjuicio, por lo que debería ser considerado como un acto de competencia desleal y de confusión sobre la marca. Siendo apreciada claramente la confusión con relación al establecimiento de Lavaseco Universal, de acuerdo a las fotografías que se acompaña, obtenidas mediante Acta Circunstanciada de 10 de mayo de 2011, fotografías en las que claramente se aprecia el uso de la MARCA “LAVASECO”, para distinguir su negocio, donde Rapid Service presta sus servicios de limpieza, en evidente y flagrante infracción del derecho exclusivo adquirido legalmente por su mandante.

Manifiesta que este hecho fue denunciado al SENAPI de manera oportuna, y dicha entidad descentralizada olvidando su misión protectora conforme lo establece el D.S 27938 en su art. 4 que señala: el SENAPI administra en forma desconcentrada e integral de la propiedad intelectual, en todas sus componentes mediante estricta observancia de los regímenes legales de Propiedad Intelectual, de la vigilancia de su cumplimiento y de la efectiva protección de los derechos de exclusiva referidos a la propiedad intelectual, a los Derechos de Autor y Derechos Conexos…..” ; debido a que en primera instancia se ha resuelto mediante Resolución Administrativo No IF-014/2011 Ref. EXP. No. 06/2011 de 18 de septiembre, dictada por la Dirección Jurídica del SENAPI, declarar improbada la existencia de infracción a los derechos de propiedad intelectual planteado contra RAPID SERVICE de propiedad de Pedro Manuel Yañez León, sin que dicha empresa cuente con un registro de marca, siendo este hecho reconocido por la Autoridad Ad quo en el primer considerando de la Resolución referida, al señalar que: “En la base de datos y libro de registro de marcas del SENAPI se pudo establecer que el demandado Pedro Manuel Yañez León no cuenta con registro o solicitud de Marca LAVASECO”.

Manifiesta que a pesar de los fundamentos de la demanda de infracción, en ningún momento hace mención a la CARENCIA SUPUESTA DE CONFUSIÓN A LOS CLIENTES utilizando como argumento de que el SENAPI no tiene competencia para conocer una infracción de uso de una marca, siendo que contradictoriamente la Autoridad Juzgadora haciéndole una concesión, pone como argumento “LA CARENCIA DE CONFUSIÓN”, por ser LAVASECO una denominación genérica.

Es importante remarcar que Rapid Service LAVASECO en 1 hora, no constituye una marca que se encuentre registrada y que cuente con la protección establecida por la Decisión 486 a diferencia de LAVASECO UNIVERSAL LTDA., protección con la que sí cuenta conforme a la Resolución 3254-2007, con No de Registro 110523-C, de la clase 37.

Por otro lado manifiesta que el demandado, no solo coloca LAVASECO en una hora en su local, sino también coloca en puertas y ventanas lo cual sí crea gran confusión entre usuarios, pues se trata de empresas con rubros idénticos que corresponden a la clase 37 “Protección para Servicio de Limpieza en Seco de Ropa”.

Señala que el Tribunal Andino en el proceso 101-IP-2002 sobre Interpretación prejudicial de los arts. 81, 82 a) y 93 de la decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de los Contencioso Administrativos de Quito, (Distrito 1), Republica del Ecuador, señaló que “no debe olvidarse la importancia de la palabra como elemento principal de determinar la confundibilidad o no entre las marcas en litigio”, por lo tanto la palabra LAVASECO al ser idéntica a la utilizada por el señor Pedro Manuel Yañez de la empresa Rapid Service, en un rubro idéntico al de su mandante, cual es el de limpieza en seco, crea enorme confusión; al respecto, el Tribunal Andino respecto la Distintividad que establece “es uno de los requisitos contemplados en el art. 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y a su vez constituye la función principal de la marca; la misma que está destinada a diferenciar en el mercado los productos o servicios de otros de la misma clase o similares, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor” , el Tribunal ha reiterado en varias sentencias sobre el particular. “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos”. “Por tanto el signo, la marca necesariamente deben ser perceptibles del consumidor, que no es otra cosa la capacidad de un signo para ser captado por los sentidos”.

Para que esto suceda es necesaria la materialización y exteriorización, debido a que para la recepción sensible se utiliza en forma más general el sentido de la vista.

De lo expresado anteriormente se colige que cuando el consumidor acude a Lavaseco Universal y luego a Rapid Lavaseco en una hora, entrará en confusiones a través del sentido de la vista, sentirá que ambos son negocios similares.

Señala que el propio Tribunal Andino dentro del proceso 5-IP-2002 sobre Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala Contencioso Administrativo, Sección Primera. Establece por una parte sobre la “similitud ideológica, que se da entre signo que evocan las mismas o similares ideas y cita: “que la similitud ideológica es aquella que deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. En consecuencia pueden ser considerados confundibles signos que aunque visual o fonéticamente sean similares induciendo a error al público consumidor.

Manifiesta que por contar con un registro que persigue protección de una marca en Propiedad intelectual acorde a las normas que rigen la materia conforme a las previsiones establecidas en el art. 140 de la Decisión 486, Régimen común sobre propiedad intelectual, se ve mellada ya que pese a contar con la misma se permite a terceros que carecen de registro, el uso de una marca o denominación ya registrada SI PRODUCE CONFUNSIÓN POR TRATARSE DE UNA MARCA QUE PERTENECE AL MISMO RUBRO DE LIMPIEZA DE ROPA, eludiendo la solicitud del registrado que busca se cumpla con la protección y se respete su derecho de exclusividad de uso de la marca LAVASECO; sin embargo de ello el Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, mediante Resolución Administrativa Infracción-JER No 005/2012 de 14 de noviembre, expediente No IF-06/2011, a tiempo de resolver el Recurso Jerárquico planteado por su mandante a la Resolución Revocatoria IF-REV-01/2012 de 13 de enero, confirma dicha resolución Administrativa, con los argumentos: “que a los derechos de protección intelectual no existe similitud en cuanto a la marca LAVASECO Universal Ltda. y Rapid Service LAVASECO en 1 hora, ambas empresas no serían susceptibles de confusión”; haciendo referencia igualmente al art. 144 de la Decisión 486 que determina “La acción por infracción prescribirá a los 2 años de la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso a los 5 años. Situación que no viene al caso pues la infracción es permanente y continuada, por tanto bajo ningún aspecto puede la prescripción ser considerada.

Continua manifestando que la marca “Lavaseco” Universal al ser marca conocida por el consumidor dentro del rubro de limpieza de ropa protegida dentro de la clasificación internacional la Clase 37 de Niza, no puede ser considerada como una palabra genérica, es más el Tribunal Andino de justicia en la interpretación prejudicial solicitada por el Consejo de Estado de Colombia, anunció los elementos que producen riesgo de confusión entre marcas.

De todo lo expuesto continua señalando que su mandante se ha visto desprotegido y privado al derecho del uso exclusivo de la marca “LAVASECO UNIVERSAL” que le ha conferido el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual “SENAPI”, conforme las previsiones de los arts. 154 y 155 de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Intelectual de la Comunidad Andina.

II.1.2. Petitorio.

Finalmente solicitó declarar probada la demanda, al constituir la Resolución Administrativa de Infracción –JER-No 005/2012 una clara violación al derecho a la marca LAVASECO UNIVERSAL.

II.2. Contenido de la respuesta del Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones.

Que admitida la demanda mediante providencia de 13 de marzo de 2013, es corrida en traslado a la autoridad demandada, quien fue legamente citada, apersonándose Humberto Zambrana Calvimonte, Viceministro de Comercio interno y Exportaciones, para responder negativamente a la acción incoada en su contra, manifestando que:

En cuanto a la demanda de infracción debe tenerse presente que conforme el art. 154 de la Decisión 486 de la C.A.N., se determina: “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que no sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica; asimismo, según el art. 136 de la Decisión 486 determina “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación..” De igual manera el art. 238 de la Decisión 486 determina “El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción….”

En cuanto al proceso administrativo que se ventiló sobre infracción a los derechos de propiedad intelectual, esta autoridad pudo deducir que no existe similitud en cuanto a la marca “LAVASECO UNIVERSAL LIMITADA” Y “RAPID SERVICE LAVASECO EN 1 HORA”, ya que no existe riesgo de confusión.

Señala que sobre de riesgo de confusión el Tribunal Andino en el Proceso 701-IP-2008 señalo: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piensa que está adquiriendo otro (confusión directa) o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta)”.

En consecuencia haciendo un análisis substancial conforme a la apreciación del consumidor directo se tiene que la diferencia es amplia ya que “LAVASECO UNIVERSAL LTDA” es una empresa que solo se distingue conforme al nombre de manera directa, en cambio la empresa “RAPID SERVICE LAVASECO EN 1 HORA” se distingue por ser un nombre compuesto, ya que tiene un dibujo en forma de reloj , la letra RAPID SERVICE al lado de mayor tamaño y de color rojo, no tiene mucha injerencia en cuanto a la palabra “Lavaseco en 1 hora”, ya que no es tan visible y está escrita en letras minúsculas y de menor tamaño, no influyendo a simple vista en cuanto al servicio que ofrecen ambas empresas.

Respecto a la palabra LAVASECO se tiene que según el término descrito constituye un término genérico y descriptivo. Se entiende por genérico de los productos o servicios al que pertenece, o que pretende distinguir un término de uso común por ser de utilización general, no puede ser de uso exclusivo de ninguna persona ya que sería injusto sobre el mismo idioma y su uso debe ser libre para cualquier persona que lo requiera.

El Tribunal Andino, con referencia al cotejo de signo en el Proceso IP-51/2007 señaló lo siguiente: Las reglas para iniciar el cotejo marcario. Este órgano Jurisdiccional ha acogido en jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre las marcas, 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto desesperada por las marcas, 2. Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente, 3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas, 4. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.

Continúa manifestando que por otra parte el art. 244 de la Decisión 486, determina que la acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.

Por lo que la acción debió estar promovida, determinando de manera clara, transparente e inequívoca, la afectación del derecho, el perjuicio causado, utilizando los medios de prueba contemplados en la norma para probar la infracción. En este caso la empresa demandante no demostró el perjuicio causado o la confusión que provoca dentro del mercado donde se encuentran a disposición los servicios que prestan; en este marco resultan incoherentes y alejados de lo dispuesto por la doctrina, la jurisprudencia y la normativa, los argumentos expuestos por la demandante, en razón que no presentó suficientes elementos probatorios en la vía administrativa, que pudieran demostrar la infracción de Derechos de Propiedad Intelectual por parte de la empresa “RAPID SERVICE LAVASECO EN 1 HORA”.

En cuanto a la valoración de la prueba, el debido proceso y la seguridad jurídica, señala que es necesario aclarar que el Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones tomo conocimiento del presente caso en merito a la remisión de actuados efectuada por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y al amparo de las atribuciones dispuestas en el D.S. 29894, conforme a los dispuesto por el art. 66 de la Ley 2341. En ese entendido esta Cartera de Estado actuó y emitió la Resolución Jerárquica impugnada en esta demanda contenciosa administrativa en total apego a los principios del debido proceso y la seguridad jurídica, consecuentemente en la línea jurisprudencial dispuesta por el Tribunal Constitucional este emitió la SC0042/2004 de 22 de abril, señalando que; “….toda actividad sancionadora del Estado, sea en el ámbito jurisdiccional o administrativo, debe ser impuesta previo proceso, en el que se respeten los derechos inherentes a la garantía del debido proceso entre los cuales se encuentra el derecho a la defensa, que implica a su vez, entre otros elementos, la notificación legal con el hecho que se le imputa al afectado, y con todas las actuaciones y resoluciones posteriores, la contradicción y presentación de pruebas tendientes a desvirtuar la acusación, la asistencia de un defensor, el derecho pro actione o a la impugnación….” .

La Constitución política del Estado, promulgada el 7 de febrero de 2009, señala que la seguridad jurídica no se encuentra consagrada como un derecho fundamental, sino como un principio que sustenta la potestad de imponer justicia emanada del pueblo (art. 178); y por otro lado como un principio articulador de la economía plural en el modelo económico boliviano (art. 206.III de la CPE). Es así que la resolución jerárquica emitida por el Viceministerio, consideró todos los aspectos de hecho y de derecho, cuenta con la debida fundamentación y ha sido motivada, en el sentido de que el recurrente no presento los suficientes argumentos que pudieran demostrar el daño o perjuicio a su derecho a interés subjetivo.

II.2.1. Petitorio.

Por lo expuesto, responde en forma negativa la demanda contencioso administrativo presentada por la Sociedad Comercial LAVASECO UNIVERSAL Ltda., solicitando se declare improbada la demanda, y se mantenga firmes y subsistentes la Resolución Administrativa Jerárquica No 005/2012 de 14 de noviembre, emitida por el Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones, la cual confirma la Resolución Administrativa de Revocatoria No If-REV-01/2012 de 13 de enero y la Resolución Administrativa IF-014/2011 de 28 de noviembre, dictadas por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI.

II.3. Réplica y Dúplica.

En la réplica formulada por la parte demandante, se reiteraron los argumentos anteriores; habiendo sido notificado el demando conforme a ley, al no haber respondido el traslado de fs. 112 se tiene por renunciada la duplica. Concluido el trámite del proceso, se decretó AUTOS para sentencia conforme la providencia de 9 de septiembre de 2013, suspendiendo la tramitación del proceso hasta que se absuelva la consulta prejudicial, y disponiendo la remisión de los antecedentes del proceso en consulta prejudicial obligatoria al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que efectúe interpretación prejudicial.

III. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

En merito a los arts. 123 y 125 de la Decisión 500 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación a los arts. 32, 33 y 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia Andina, facultan al tramitador de la causa a realizar la consulta de interpretación prejudicial, cuando existen controversias sobre registros de marcas similares.

III.1. Normas del ordenamiento jurídico andino cuya interpretación se requiere.

Arts. 136, 140, 144, 154, 155, 238 y 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y el 81, 82 a), 83 a) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del acuerdo de Cartagena.

Preguntas:

¿La Comunidad Andina tiene como base fundamental evitar inducir a error o confusión al consumidor?

¿Qué se entiende por confusión en materia de registro de marcas?

¿Cuáles son los elementos que deben tomarse en cuenta para evitar confusión en el registro de marcas?

¿Para evitar confusión debe prevalecer el derecho del titular o el derecho del consumidor?