RE/0125/2017

SALA PLENA

RESOLUCIÓN: 125/2017.

FECHA: Sucre, 16 de mayo de 2017.

EXPEDIENTE Nº: 879/2012.

PROCESO: Contencioso Administrativo.

PARTES: Molinos Río de la Plata contra Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).

MAGISTRADA TRAMITADORA: Maritza Suntura Juaniquina.

VISTOS EN SALA PLENA: Pronunciada en el proceso contencioso administrativo, en mérito a los arts. 410.II de la Constitución Política del Estado, arts. 32, 33 y 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, arts. 123 y 125 de la Decisión 500 Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando la interpretación prejudicial del art. 136 inciso a) de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina, a fin de establecer la correcta aplicación de las normas comunitarias y, el informe de la Magistrada Tramitadora: Maritza Suntura Juaniquina.

I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

I.1. Resolución Administrativa

Dentro del procedo de oposición de Registro de Marca de Producto presentada por Molinos Río de la Plata, se pronunció la Resolución Administrativa Nº 627/2011 de 14 de septiembre, que resolvió declarar improbada la demanda de oposición interpuesta por Molinos Río de la Plata; y, en consecuencia, ordenó el registro de la marca GALLO (denominación), clase Internacional N° 30 de la clasificación Niza pedida por Víctor Guedes - Industria e Comercio SA.

I.2. Resolución Administrativa del Recurso de Revocatoria

Ante el recurso de revocatoria interpuesto por la entidad ahora demandante, el SENAPI, emitió la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-N° 26/2012 de 24 de enero, que aceptó el recurso de revocatoria, declarando probada la demanda de oposición planteada por Molinos Río de la Plata.

I.3. Resolución Administrativa del Recurso Jerárquico

Interpuesto recurso jerárquico por la firma Víctor Guedes – Industria e Comercio SA, se pronunció la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-191/2012 de 25 de junio, que declaró improbada la oposición planteada por Molinos Río de la Plata, concediendo la solicitud del registro de la marca GALLO a la firma Víctor Guedes – Industria e Comercio SA.

II. TRÁMITE DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

II.1. Contenido de la Demanda Contenciosa Administrativa

Por regla, una marca no puede registrarse si afecta indebidamente al derecho de un tercero. En ese sentido, una marca no puede registrarse si es idéntica o similar a una marca anteriormente registrada, para los mismos productos y servicios o para productos y servicios diferentes, pero cuya similitud conlleva el riesgo de asociación o confusión. En el caso presente, la concesión del registro de la marca GALLO (denominación), Clase Internacional 29, solicitada el 25 de mayo de 1992, con número de trámite SM-1292-1992, a nombre de Molinos Río de la Plata SA imposibilita el registro de la marca GALLO pedida por Víctor Guedes – Industria e Comercio SA, por cuanto existe entre ambos signos de identidad.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina instituyó el principio de especialidad que generó también excepciones específicas, en el campo de la conexión competitiva y la protección de los signos notoriamente conocidos. Precisamente, en el análisis de la conexión competitiva existente entre los productos se produjo el conflicto en la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-191/2012 y, con ello inobservó la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Luego de hacer mención a los fallos 22-IP-2007, el 63-IP-2005 y 35-IP-2011 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, agregó que la marca GALLO, Clase Internacional 30, solicitada por Víctor Guedes – Industria e Comercio SA, -posterior al registro del demandante- pretende distinguir “Vinagres y condimentos” mientras que la marca GALLO, Clase Internacional 29, registrada a nombre de Molinos Río de la Plata SA, distingue los siguientes productos: “Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, salsas para ensaladas: conservas, comprendidos en la Clasificación Internacional 29”.

Al tratarse ambos de productos comestibles, aunque no se encuentren en la misma clase del nomenclátor tienen conexión competitiva, tal como reconoce la Resolución DPI/OP/REV N° 26/2012; empero, la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-191/2012 declara improbada la oposición y concede el registro de la marca GALLO (denominación), Clase Internacional 30, contraviniendo el art. 136 inc. a) de la Decisión 486 alegando que no existe conexión competitiva.

Agrega que existe conexitud en los canales de comercialización, de publicidad, vinculación entre productos y complementarios, pertenecen al mismo género de productos y tienen la misma finalidad, encontrándose el registro de la marca GALLO pedida por Víctor Guedes – Industria e Comercio SA prohibida por ser idéntica a la marca previamente registrada por Molinos Río de la Plata SA

II.1.2. Petitorio

Solicita que previos los trámites de Ley, se dicte Sentencia declarando probada la demanda y, en consecuencia, revoque la Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-191/2012 de 25 de junio y, ordene al SENAPI suspender el trámite de registro de la marca GALLO, denominación, Clase Internacional 30, Pub. 140569 a nombre de Víctor Guedes - Industria e Comercio SA.

II.2. Contenido de la respuesta del SENAPI

Jhilda Gabriela Murillo Zárate, en representación del SENAPI, contestó en forma negativa señalando lo siguiente: i) Cuando los productos o servicios ofrecidos fueran diferentes, los límites del derecho del titular de la marca se encontrarían en el principio de especialidad. El titular de la marca registrada en una clase no está, por regla general, facultado para oponerse a la utilización de un signo idéntico en otra clase; ii) Pueden existir en el mercado marcas con denominaciones idénticas y que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando estas denominaciones se encuentren amparando productos o servicios comprendidos en distintas clases; iii) El signo solicitado para registro ampara productos clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que el opositor ampara productos de la Clase 29; iv) El consultante debe analizar la naturaleza o uso de los productos y servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos y servicios a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos y servicios en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes; y, v) En el caso presente, es evidente que los productos que distinguen los signos se encuentran consignados en diferentes clases de la clasificación internacional, y la marca solicitada, limita su protección a única y exclusivamente Vinagres y condimentos a diferencia de la marca opositora que distinguen otros productos comprendidos en la Clase 29. Si bien es cierto que los productos podrían compartir los mismos canales de comercialización para sus productos (tiendas, supermercados, almacenes, etc.) y medios publicitarios usados para su difusión como señala el demandante, es claro que por la naturaleza del producto no serían confundibles para el consumidor de los productos, por lo cual y poniéndose en lugar de un consumidor medio, ÉSTE NO CONFUNDIRÁ AL ADQUIRIR EL PRODUCTO ESPECÍFICO DE “VINAGRE” PENSANDO QUE ESTA COMPRANDO “MERMELADA, O CARNE”; por lo que en virtud de la sana crítica y uso de la lógica jurídica se concluye que existe diferencia entre ambas marcas.

II.2.1. Petitorio

Por lo expuesto, pide se rechace la demanda contenciosa administrativa, confirmando la Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-191/2012 de 25 de junio, por estar enmarcada en la Decisión 486 de la CAN, Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial y Observancia del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, Ley 2341 y el DS 27113, Ley 1178, el Clasificador Internacional del Acuerdo de Niza y el Código de Procedimiento Civil.

II.3. Réplica

El demandante al no haber respondido al traslado de fs. 96 en el plazo establecido por Ley, mediante providencia de 5 de mayo del año en curso se determinó la renuncia a la réplica (fs. 159).

III. INTERPRETACION PREJUDICIAL

En mérito a los arts. 123 y 125 de la Decisión 500 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación a los arts. 32, 33 y 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia Andina, facultan al tramitador de la causa a realizar la consulta de interpretación prejudicial, cuando existen controversias sobre la aplicación de normas comunitarias.

III.1. Normas del ordenamiento jurídico andino cuya interpretación se requiere

Arts. 136.a) de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industria, de la Comunidad Andina.

Preguntas:

¿Cuáles son los parámetros específicos de comparación de signos que distinguen los alimentos de la Clase Internacional 29 y la Clase Internacional 30?