RE/0132/2017

SALA PLENA

RESOLUCIÓN: 132/2017.

FECHA: Sucre, 13 de junio de 2017.

EXPEDIENTE Nº: 1221/2013.

PROCESO: Contencioso Administrativo.

PARTES: Compañía TKS S.A. contra Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI)

MAGISTRADO RELATOR: Maritza Suntura Juaniquina.

VISTOS EN SALA PLENA: Pronunciada en el proceso contencioso administrativo, en mérito a los arts. 410. II de la Constitución Política del Estado, arts. 32, 33 y 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, arts. 123 y 125 de la Decisión 500 Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando la interpretación prejudicial de los arts. 135.b), 136.a) y f) y 159 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina, a fin de establecer la correcta aplicación de las normas comunitarias y, el informe de la Magistrada Relatora: Maritza Suntura Juaniquina.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

I.1. Resolución Administrativa

Dentro del proceso de oposición de Registro de Marca de Producto ICE WATCH (mixta), clase Internacional 14, presentada por TKS SA, se pronunció la Resolución Administrativa Nº 456/2012 de 12 de octubre, que resolvió declarar probada la demanda de oposición interpuesta por la firma SWATCH AG, con base en el siguiente razonamiento:

“De la lectura del campo de protección de los signos en conflicto, se puede evidenciar que las marcas refieren la protección de Metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos dentro la Clase 14 Internacional, por lo que se puede colegir que tienen conexitud de sus productos a proteger, de ello la misma naturaleza, destino y finalidad, coincidiendo por ello en los centros de expendio y medios de publicidad de los mismos”

“…conforme al principio de independencia mencionado, que los países miembros de la Comunidad Andina tienen independencia en cuanto al juzgamiento de determinados procesos, por lo que no están obligados a uniformizar sus pronunciamientos y cada solicitud merece un examen de registrabilidad independiente”.

“Al respecto a la distintividad extrínseca de la marca solicitante, se pudo ver vulnerada en los argumentos establecidos a momento del análisis de la oposición, concluyendo que la marca solicitante no cuenta con esta distintividad en virtud a que existe una marca registrada con la que tiene similitud ortográfica, fonética y conexión competitiva, consiguientemente un riesgo de confusión directa, y la nueva marca `ICE WATCH` (mixta) puede ser asociada con la registrada, lo cual no es correcto”.

I.2. Resolución Administrativa del Recurso de Revocatoria

Ante el recurso de revocatoria interpuesto por TKS SA, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), emitió la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-N° 02/2013 de 3 de enero, que resolvió rechazar el recurso de revocatoria y CONFIRMA en todas sus partes la Resolución Administrativa N° 456/2012 de 12 de octubre.

I.3. Resolución Administrativa del Recurso Jerárquico

Interpuesto recurso jerárquico por la empresa TKS SA, se pronunció la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-025NN/2013 de 24 de julio, que la rechazó y, en consecuencia, confirmó la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-N° 02/2013 de 3 de enero, con base a lo siguiente:

“Que, analizando el caso concreto, la firma solicitante TKS SA, tuvo conocimiento del acuerdo de coexistencia; por haber sido firmado en fecha 15 y 20 de mayo de 2008, en consecuencia no trata de un documento nuevo, y pudo ser adjunto en primera instancia dentro del plazo correspondiente, conforme la facultad del art. 148 de la Decisión 486, ni haberse justificado razón para su omisión en la presentación”.

“Que, al haberse planteado la oposición por parte de la firma SWATCH AG, y reiterarse la objeción de irregistrabilidad de signo solicitado, inclusive en grado jerárquico, corresponde a ésta autoridad resolver la misma, atendiendo lo dispuesto en el Art. 146 de la Decisión 486, concordante con el Art. 154 de la misma norma legal”.

“…los derechos reconocidos por la norma andina, claramente establecidos, en el Art. 154 de la Decisión 486 ya mencionada (…). No se limitan por el argumento del recurrente de un acuerdo de coexistencia, toda vez que la demanda de oposición no fue retirada, ni se presentaron los medios probatorios en tiempo oportuno, consecuentemente, dicho argumento no es admisible, más aún al no existir certeza de la orden judicial emitida por el Juez instructor”.

“Que, al ser el argumento del acuerdo de coexistencia, el único fundamento del recurso planteado, y no haberse fundamentado con prueba idónea, ni de reciente obtención como requiere la norma en grado de recurso; corresponde la confirmación de la decisión emitida por el inferior en grado”.

TRÁMITE DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

II.1. Contenido de la Demanda Contenciosa Administrativa

El 11 de julio de 2011, la sociedad TKS SA solicitó ante el SENAPI el registro de la marca ICE-WATCH y diseño, para distinguir los productos de la clase 14 de la clasificación internacional del Acuerdo de NIZA, número de petición SM-3587-2011 y publicación Nº 151884 en la Gaceta Oficial de Bolivia Nº 0340 de 9 de febrero de 2012; empero, el 23 de marzo de 2012, la sociedad SWATCH AG planteó oposición al citado registro, con base en el registro de su marca SWATCH, clase 14, Nº 50333-C de 3 de agosto de 1990.

Pese a que en la demanda de oposición fundamentó lo siguiente: 1) Suscribió un Acuerdo de Coexistencia de marcas con SWATCH; 2) TKS SA cuenta con solicitudes de registro de la marca ICE-WATCH en prácticamente todos los países del mundo, incluyendo registros en Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Guatemala, Haití, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, así como registro en la Organización Mundial de Comercio-OMPI; 3) En varios países del mundo y la región andina, las Oficinas de Marcas respectivas declararon improcedente la oposición interpuesta por SWATCH AG a la marca ICE-WATCH, tales como Ecuador, Colombia, Japón, Macao, Kuwait, Croacia y Cuba; y, 4) El elemento o palabra ICE es dominante en la marca, está escrito en tamaño más grande que WATCH; las marcas no comparten el mismo ritmo y entonación y, que WATCH es un término no apropiable por ser de uso común en la clase 14. Sin embargo, mediante Resolución Administrativa Nº 456/2012 de 12 de octubre, se declaró probada la oposición planteada, negándose el registro de la marca ICE-WATCH y diseño, clase 14 a nombre de TKS SA.

El 4 de diciembre de 2012, interpusieron recurso de revocatoria; pero, fue rechazado mediante Resolución Administrativa DPI/OP/REV Nº 02/2013 de 3 de enero, que confirmó en todas sus partes la Resolución recurrida. El 14 de marzo de ese año, plantearon Recurso Jerárquico; empero, confirmó en forma total la Resolución impugnada.

II.1.2. Petitorio

Solicita que previos los trámites de Ley, se dicte Sentencia declarando probada la demanda y, en consecuencia, revoque la Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-025 NN/2013 de 24 de julio y las que anteceden, disponiendo se de curso al registro de la marca ICE-SWATCH y diseño, clase 14, a nombre de TKS SA, con costas y demás condenaciones de Ley.

II.2. Contenido de la respuesta del SENAPI

Jhilda Gabriela Murillo Zárate, en representación del SENAPI, contestó en forma negativa señalando lo siguiente: i) En grado jerárquico, los demandantes presentaron fotocopia legalizada del Testimonio Nº 511/2013 sobre acuerdo de coexistencia marcaria entre las firmas y las marcas objeto de la controversia; sin embargo, conforme al art. 62 de la Ley del Procedimiento Administrativo, únicamente se puede aportar prueba sobre hechos nuevos, no teniendo tal carácter aquellos que el interesado pudo adjuntar al expediente antes de dictar la resolución recurrida. En ese sentido, el documento presentado por TKS SA no se trata de un documento nuevo y pudo ser presentado en la primera instancia, conforme a la facultad del art. 148 de la Decisión 486; ii) El acuerdo referido debió cumplir con las formalidades necesarias para su introducción conforme refiere el art. 1294 del Código Civil. A fs. 131 vta., cursa un Auto Interlocutorio de 13 de marzo de 2013, emitido por el Juez 10mo. de Instrucción en lo Civil que menciona un documento distinto al convenido de coexistencia transcrito en la primera parte del testimonio, por lo que la prueba no fue considerada como idónea; iii) La firma SWATHC AG, hizo constar el rechazo al acuerdo de coexistencia de marcas, no habiéndose cumplido además con el requisitos de la existencia de un acuerdo entre partes, la adopción de previsiones necesarias para evitar la confusión al público y la inscripción del acuerdo en la Oficina Nacional Competente; iv) La marca ICE-WATCH de la clase 14 es una marca denominativa que se compone de una palabra y un diseño particular, la combinación de ambos evidencia la influencia del denominativo. Las marcas en conflicto contemplan grandes similitudes por la coincidencia de la palabra SWATCH, son idénticas dentro del campo visual y ortográfico; respecto a lo auditivo, al ser escuchados resultan difícilmente diferenciables dejando al consumidor el mismo recuerdo. Sobre la confusión ideológica, ambas marcas tienen un significado real, debido a que evocan término en idioma inglés; v) Ambas marcas pertenecen a la clase 14 de la Clasificación Niza y, existe mucha probabilidad que sean apreciadas de la misma manera porque tienen las mismas finalidades, naturaleza, destino, coincidiendo por ello en los centros de expendio y medios de publicidad. En base a ello, sostiene que las marcas en controversia no pueden coexistir en el mercado ya que inducirán a riesgo y confusión al público consumidor.

II.2.1. Petitorio

Por lo expuesto, pide se rechace la demanda contenciosa administrativa, confirmando la Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-025NN/2013 de 24 de julio, por estar enmarcada en la Decisión 486 de la CAN, Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial y Observancia del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, Ley 2341 y el DS 27113, Ley 1178, el Clasificador Internacional del Acuerdo de Niza y el Código de Procedimiento Civil.

II.3. Réplica y Dúplica

En la réplica formulada, por la parte demandante, agregó que corresponde a la Autoridad administrativa establecer la verdad material reflejado en el acuerdo de coexistencia de marcas suscrito entre partes y, la marca SWATCH no cuenta con elementos distintivos adicionales como es el caso de ICE-WATCH.

El SENAPI no presentó dúplica a pesar de su notificación practicada el 25 de agosto de 2014.

INTERPRETACION PREJUDICIAL

En mérito a los arts. 123 y 125 de la Decisión 500 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación a los arts. 32, 33 y 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia Andina, facultan al tramitador de la causa a realizar la consulta de interpretación prejudicial, cuando existen controversias sobre la aplicación de normas comunitarias.

III.1. Normas del ordenamiento jurídico andino cuya interpretación se requiere

Arts. 135.b), 136.a) y f) y 159 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industria, de la Comunidad Andina.

Preguntas: