SE/0002/2025

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA

SENTENCIA N° 02/2025

Sucre, 10 de abril de 2025

DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES

Expediente : 13/2018-CA

Demandante : The Coca Cola Company

Demandado : Servicio Nacional de Propiedad

Intelectual

Proceso : Contencioso Administrativo

Distrito : Pando

Resolución Impugnada : DGE/OPO/J-N° 251/2017 de 21 de

septiembre

Relator : Mgdo. Germán Saúl Pardo Uribe

I. VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 42 a 48, interpuesta por “The Coca Cola Company” representada por Wolfgang Ohnes Casso contra el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) representada por Carlos Alberto Soruco Arroyo; impugnando la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-0251/2017 de 21 de septiembre (fs. 56 a 71), la contestación a la demanda de fs. 118 a 126 vta., la notificación al tercero interesado cursante a fs. 246, el decreto de autos para Sentencia de 13 de agosto de 2019 a fs. 250, la Resolución de 28 de enero de 2020 (fs. 253 a 254), que anuló el sorteo para la remisión en consulta prejudicial previa a la emisión de la Sentencia; el Informe SC-CA y SA 2DA N° 240/2024 de 26 de agosto (fs. 289); el proveído de 27 de agosto de 2024, que dispuso nuevo sorteo de la causa (fs. 290); los antecedentes del proceso y todo lo que en materia fue pertinente analizar.

II.- CONTENIDO DE LA DEMANDA

The Coca Cola Company representada por Wolfgang Ohnes Casso interpone demanda contenciosa administrativa, manifestando que:

La Resolución Administrativa DGE/OPO/J-0251/2017 de 21 de septiembre es contraria a los arts. 134 y 136 de la Decisión 486 y la jurisprudencia emitida por el Tribunal Andino, porque incurrió en un incorrecto cotejo marcario entre la marca “SIMBA” y el signo solicitado “ZUMBA”, porque no considera que la verdadera diferencia entre las marcas en conflicto es simplemente una sola letra y al aplicar las reglas para realizar la comparación, se puede ver que las marcas en conflicto presentan más similitudes que diferencias, existiendo una evidente similitud fonética de las marcas y la impresión visual que dejan los signos SIMBA y ZUMBA es prácticamente la misma, lo que lleva a que el consumidor asocie los signos.

Expresó que la similitud de signos y la presencia de la marca SIMBA en el mercado pueden ocasionar que el consumidor piensa que ambos productos tienen un mismo origen empresarial y que ZUMBA es el nuevo producto o variación del producto de Coca Cola Company y la segunda regla establece que se realice la comparación suscesiva de los signos, ya que el consumidor las comparará de ese modo, pues lo hará conforme el recuerdo que tiene de cada signo de manera suscesiva en su mente “(SIMBA-ZUMBA, SIMBA-ZUMBA)” (sic), siendo la variación de las marcas imperceptible en el mercado del consumidor y las similitudes en cuatro de cinco letras causan un impacto mayor en la mente del consumidor, siendo el recuerdo de tales signos el mismo, existiendo el riesgo de confusión y de asociación.

Indicó que la extensión de las marcas, la percepción visual, la pronunciación de las marcas, son las mismas, por lo que, no existe la distintividad suficiente para eliminar el riesgo de confusión y asociación, además que ambas marcas protegen productos de la Clase 32 y al momento de realizar la comparación se debe poner en el lugar del consumidor, ya que éste es quien captará los signos en el mercado y ambas marcas pertenecen a productos similiares y del mismo género, bebidas no alcohólicas, pues la marca SIMBA protege “Bebidas, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, aguas minerales, jarabes, preparaciones para hacer bebidas” y la marca solicitata ZUMBA protege “Bebidas a base de frutas y zumos de frutas”, teniendo la misma finalidad y están dirigidos al mismo consumidor, pudiendo confundirlos o asociarlos.

Finalmente señaló que, la marca SIMBA es una marca ampliamente reconocida y consumida en Bolivia, pues el consumidor boliviano se encuentra muy familiarizado con SIMBA y la reconoce por su calidad y tradición, ofreciendo al consumidor en varios sabores de frutas, SIMBA papaya, SIMBA manzana, SIMBA guaraná, SIMBA pomelo, etc., encontrándose el consumidor frente a ZUMBA de frutas y el primer recuerdo que aparecerá en su mente es SIMBA y pensar erradamente que ZUMBA es un nuevo producto de “The Coca Cola Company”, configurándose así el riesgo de confusión y por tanto la marca solicitada no goza de suficiente distintividad para ser registrada. Citó el proceso de oposición N° 174066 como jurisprudencia.

Concluyó solicitando se declare probada la demanda; y, en consecuencia, revocar la Resolución DGE/OPO/J-251/2017, la RA DPI/OP/REV N° 98/2017 y Resolución N° 488/2016 y ordenar al SENAPI denegar el registro de la marca ZUMBA.

III. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

El SENAPI representado legalmente por Carlos Alberto Soruco Arroyo, como su Director General Ejecutivo, por memorial de fs. 104 a 112 vta., repetido en fs. 118 a 126 vta., contestó negativamente la referida demanda, alegando que:

Se realizó un cotejo marcario de los signos “SIMBA” y “ZUMBA”de acuerdo a normativa y jurisprudencia emanadas del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (CAN) y tal riesgo de confusión fue absuelto mediante la RA N° DGE/OPO/J-0251/2017 de 21 de septiembre, pues si bien se determinó conexión competitiva entre los signos en conflicto, porque ambos pertenecen a la Clase Internacional 32 de Niza, no es menos cierto que también se estableció carencia de la concurrencia de los dos presupuestos necesarios para materializarse el riesgo de confusión y describió lo establecido en el Proceso 12-IP-2002 de 14 de marzo.

Indicó que, la sola concurrencia de la conexión competitiva no es sinónimo de riesgo de confusión y el demandante no acredita de manera positiva qué manera concurriría algún riesgo, limitándose a formular argumentos e hipótesis, respecto que la “S” de SIMBA y la “Z” de ZUMBA, son casi idénticas y tienen el mismo pronunciamiento, afirmación simplemente especultativa.

Señaló que la notoriedad no se la presume, sino que tiene que probársela de forma idónea, tal como lo determinan los Procesos 386-IP2015 de 7 de diciembre y 6-IP-2005 emitidas por el Tribunal de Justicia de la CAN y conforme tales criterios jurisprudenciales, se estableció en el presente caso que el signo solicitado no está inmerso dentro de la causal de irregistrabilidad establecida en el art. 136. a) de la Decisión 486 de la CAN.

Estableció que el SENAPI actuó dentro del marco de sus competencias, enmarcando sus determinaciones en la Decisión 486 de la CAN, su jurispruedencia, Reglamento de Procedimiento Interno de la Propiedad Industrial del SENAPI, la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA) y normativa inherente, como también bajo los principios de legalidad y verdad material y explicó la obligatoriadad de este Tribunal para la remisión de la consulta obligatoria al Tribunal de Justicia de la CAN.

Concluyó solicitando se declare improbada la demanda contenciosa adminsitrativa; y, en consecuencia, se confirme la RA DGE/OPO/J- N° 0251/2017 de 21 de septiembre emitida por el SENAPI.

IV. APERSONAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO

El tercero interesado, pese a su legal notificación conforme consta a fs. 246 de obrados, no respondió a la demanda contenciosa administrativa interpuesta ni se apersonó al presente proceso.

V. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES

V.1. Resolución Administrativa

El 20 de noviembre de 2015, Roberto José Arce Virreira solicitó el registro de la marca de producto “ZUMBA” (Mixta) para distribuir productos de la Clase Internacional 32 de Niza, solicitud que fue publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia bajo el número de publicación 181988. Posteriormente, en fecha 01 de marzo de 2016 se apersonó Carlos Andrés Arze Díaz en representación legal de la firma “ZUMBA FITNESS LLC”, presentando oposición de registro de la marca solicitada por ser titular de las solicitudes previas de marca ZUMBA, en las Clases Internacionales 9, 25 y 41, con los cuales el signo solicitado incurría en riesgo de confusión.

El 07 de marzo de 2016 se apersonó también la firma “The Coca Cola Company”, legalmetne representada por Pilar Soruco Echeverry, presentando de igual forma demanda de oposición al registro de la marca solicitada, por ser titular de la marca “SIMBA”, con registro N° 21957, con las cuales el signo solicitado incurría en riesgo de confusión, oposiciones resueltas mediante RA N° 488/2016 de 14 de noviembre emitida por el SENAPI, que declaró IMPROBADAS las oposiciones citadas; concediendo la solicitud de registro de la marca “ZUMBA” (Mixta) dentro de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza solicitada por José Arce Virreira y en consecuencia, se proceda con los demás trámites de registro del signo solicitado.

V.2. Resolución Administrativa del Recurso de Revocatoria

Contra la anterior Resolución, ambas partes perdidosas, tanto firma “ZUMBA FITNESS LLC”, como “The Coca Cola Company” interpusieron recurso de revocatoria, que fue resuelto mediante la RA DIP/OP/REV-N° 98/2017, de 5 de abril, que rechazó los mismos y confirmó en su totalidad la Resolución Administrativa inicialmente emitida por el SENAPI.

V.3. Resolución Administrativa del Recurso Jerárquico

Contra la anterior Resolución Administrativa, “ZUMBA FITNES LLC”, legalmente representada Carlos Andrés Arze Díaz y “The Coca Cola Company” a través de sus representantes legales interpusieron recurso jerárquico, resueltos mediante la RA DGE/OPO/J-251/2017 de 21 de septiembre emitida por el SENAPI, que rechazó los recursos interpuestos, confirmando totalmente la RA DPI/OPO/REV N° 98/2017 de 5 de abril.

VI. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA

En el caso de autos, el objeto de la presente controversia radica en determinar si el SENAPI actuó adecuadamente o no, al conceder el registro de la marca “ZUMBA” (Mixta) Clase Internacional 32 interpuesta por The Coca Cola Company, dado que no se incurriría en la causal de irregistrabilidad establecida en el art. 136.a) de la Decisión 486 de la CAN; o, debió denegar tal registro por el riesgo de confusión o asociación.

Análisis y fundamentos legales del fallo

En virtud a los arts. 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia, este Tribunal Supremo de Justicia mediante “Solicitud de Interpretación Prejudicial al Tribunal Andino de Justicia” de fs. 257 a 259 vta., solicitó interpretación prejudicial a dicho Tribunal, remitida mediante Nota cursante a fs. 273 de obrados.

Mediante providencia de 27 de agosto de 2024, cursante a fs. 290 de obrados, estableció que de conformidad al Acuerdo 06-2023-TJCA, que aprobó la guía para la aplicación del criterio jurídico interpretativo del ACTO ACLARADO en las solicitudes de interpretación prejudicial, por el que el Tribunal de Justicia de la CAN señaló que no se está obligado a solicitar una nueva interpretación prejudicial al Tribunal, si es que la Corte Internacional ya interpretó las normas (sujetas a interpretación) con anterioridad; manteniendo los casos en los que: 1) No exista interpretación judicial previa; 2) A pesar que unas normas andinas ya fueron interpretadas, pero existan otras que deban aplicarse no lo han sido; 3) Cuando se precise, amplíe o modifique el criterio jurídico interpetativo; y 4) Cuando se advierte cuestionamientos insoslayables sobre situaciones hipotéticas; por consiguiente, esta Sala señaló: (…), se tiene que el proceso cuenta con la solicitud de interpreataicón prejudicial cursante de fojas 257 a 259 uelta, la cual fue remitida al TJCA, pero a la fecha no existe respuesta a la misma; asimismo, su problemática se encuentra referida en la oposición de registro de marca, en los artículos 134, 136 y 154 de la Decisión 486. Al respecto, el TJCA emitió varios fallos de interpretación prejudicial sobre las normas cuya interpretación se requiere; por lo que, se ordena el sorteo de la presente causa”. (sic).

De lo anteriormente expuesto, se procedió al sorteo de la causa conforme sello cursante a fs. 291 vta., correspondiendo a esta Sala la emisión de la resolución de fondo respecto a si fue correcta o no la determinación del SENAPI respecto al rechazo de la demanda de oposición de registro de la marca “ZUMBA” (Mixta) por existencia de un supuesto “riesgo de confusión o asociación” entre la referida marca “ZUMBA” y la marca “SIMBA”, ambas pertenecientes a la Clase Internacional 32, referida a bebidas no alcohólicas.

En ese sentido, es necesario previamente indicar sobre la aplicación de tratados internacionales en materia de propiedad industrial, que incumbe establecer que el principio fundamental del Derecho Comunitario Andino, es el principio de la “Primacía del Ordenamiento Comunitario”, bajo el cual el ordenamiento comunitario andino goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos internos de los Países Miembros y respecto a las normas de derecho internacional asi lo respalda también el bloque de constitucionalidad previsto en el art. 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); por lo que, en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, o entre el derecho comunitario y las normas de derecho internacional, prevalece el primero. En consecuencia la disposición normativa interna o contenida en un tratado suscrito por el respectivo País Miembro que sea contraria a la norma comunitaria, dejará de aplicarse en el caso concreto.

De lo anterior, se infiere que en el caso de los tratados internacionales suscritos por los países miembros de la Comunidad Andina, al ser estos asimilados como normativa interna del país suscribiente, el Derecho Comunitario Andino conserva su preeminencia y aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno y de origen internacional de los países miembros, toda vez que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los países miembros, sino del Tratado constitutivo de la Comunidad Andina, por lo que no se encuentra subordinado al ordenamiento interno o de origen internacional de sus miembros, por tanto, los tratados internacionales que celebren los países miembros, no vinculan a la comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los países miembros y terceros países u organizaciones.

En ese entendido, corresponde ahora conceptualizar la normativa legal aplicable al caso, en ese sentido y tratándose que habría existido interés legítimo por Roberto José Arce Virreira por el registro de la marca de producto “ZUMBA” (Mixta) en la Clase Internacional 32 y también por The Coca Cola Company, como demandante en el presente proceso al interponer una oposición a tal registro; cabe señalar que, el art. 134 de la Decisión 486 establece que se considera como “marca” a cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado y pueden registrarse como tal, los signos suceptibles de representación gráfica y la naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Asimismo su art. 136 señala: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)” (sic) (las negrillas y subrayado son añadidos).

Ahora bien, en la vasta jurisprudencia emitida por el Tribunal Andino respecto al riesgo de confusión entre marcas, una denominativa y otra mixta, se estableció: “(…) se efectuará el examen atendiendo fundamentalmente al aspecto normativo de las marcas. Si ellos son semejantes entonces las marcas son confundibles. Este proceder esta arreglado al principio según el cual confundiblidad hay que apreciarla en base a los elementos semejantes y no a los desemejantes. Igualmente no debe olvidarse la importancia de la palabra como elemento principal para determinar la confundibiliad o no entre las marcas en litigio (…)”, de la misma forma, el referido Tribunal señaló que: “(…) lo primero que debe hacerse es determinar en cada marca cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráfico-resulta predominante o determinante dada su fuerza propia de expresión o de comunicación, que es lo que le permite a la marca llegar a su destinatario, o sea al público”. La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más caracteristico o detemrinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables (…)” (sic). Asimismo, es preciso establecer que se entiende por uso de la marca; es así, que el concepto de uso de marca, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización.

El principio comentado se desprende del propio concepto de marca, pues es el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado; es decir, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva.

En ese sentido, para el autor peruano, MSc. Carlos Alejandro Cornejo Guerrero, en su obra “Derecho de Marcas”, tercera edición, pág. 14-15, estableció: “En la vida cotidiana nos encontramos con una cantidad innumerable de signos que distinguen productos de diversos empresarios, clases, calidades, precios, etc. Dichos signos son denominados marcas de producto, los cuales tienen conformación y funciones particulares. Lo mismo ocurre respecto de los servicios prestados por diversas personas naturales o jurídicas, los que también son susceptibles de ser ditinguidos con sus respectivas marcas de servicios.