SE/0003/2019

SALA PLENA

SENTENCIA: 3/2019.

FECHA: Sucre, 14 de febrero de 2019.

EXPEDIENTE N°: 303/2014

PROCESO: Contencioso Administrativo.

PARTES: Fondo Financiero Privado FASSIL S.A. contra el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI)

MAGISTRADO RELATOR: Ricardo Torres Echalar.

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contenciosa administrativa de fs. 13 a 17, impugnando la Resolución Administrativa N° DGE/DEN/J- 067NN/2013 de 13 de septiembre (fs. 1 a 10), el memorial de contestación de fs. 96 a 100 vta., la réplica de fs. 123 a 125 vta., no habiendo la autoridad demandada hecho uso de su derecho a la duplica, los antecedentes procesales y de emisión de la resolución impugnada.

I. CONTENIDO DE LA DEMANDA.

Que, Jorge Zamora Tardío, en representación legal del Fondo Financiero Privado FASSIL SA, en virtud al Testimonio de Poder N° 129/2014 de 8 de abril (fs. 20 a 24), se apersonó por memorial de fs. 13 a 17, manifestando que al amparo de los arts. 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, formula demanda contenciosa administrativa en contra de la Resolución Administrativa N° DGE/DEN/J-067NN/2013 de 13 de septiembre emitida por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).

Señaló que, el 26 de octubre de 2011 solicitó el registro de la marca “Cuenta Verde” para proteger: “Seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios, comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional en vigencia”, a nombre de Fondo Financiero Privado FASSIL SA y publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia N° 340, bajo el número 150931, solicitud que fue denegada por Resolución Administrativa N° 391/2012, documento administrativo que fue debidamente notificado a la entidad solicitante, siendo esta determinación confirmada por la Autoridad que resolvió el recurso de revocatoria y confirmada totalmente en la instancia jerárquica.

I.2. Fundamentos de la demanda.

La entidad demandante señaló que la Decisión 486 Régimen Común de la Propiedad Industrial, constituye el marco normativo destinado a amparar la protección de la propiedad industrial, en cada País Miembro de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial de Comercio y del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, el art. 136 de la Decisión 486 ya que no existe conexión competitiva alguna con la marca TARJETA VERDE 1. Int. 36 la cual funda la denegatoria de la solicitud de registro presentada; se debe tomar en cuenta que los servicios que protege la solicitud de registro de la marca “Cuenta Verde” están limitados a: “seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios, comprendidos en la clase 36 de la clasificación internacional en vigencia”.

La marca TARJETA VERDE, sobre la cual la resolución administrativa DPI/SD/Denegatoria-No. 391/2012 funda la denegatoria de la marca solicitada, distingue servicios comprendidos en la clase internacional 36 como ser: “negocios financieros (financiamiento a negocios con rendimiento ambiental y financiero positivo) apoyo a iniciativas empresas e instituciones que promueven la conservación de los recursos naturales y aportan soluciones tecnológicas eco-eficientes”.

Al respecto, las interpretaciones realizadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre la conexión competitiva se puede evidenciar que conforme al principio de especialidad con la limitación de servicios queda eliminada toda conexión competitiva posible entre los servicios que ambas marcas protegen o pretenden proteger, en consecuencia ambas marcas pueden coexistir. En las sentencias 5-IP-2012 Y 63-IP-2005, entre otras emitidas por el Tribunal Andino se ha señalado lo siguiente: En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos que también pueden ser utilizados para servicios: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor, b) Canales de comercialización, c) Similares medios de publicidad, d) Relación o vinculación entre productos, e) Uso conjunto o complementario de productos y f) Mismo género de los productos, en el caso que nos ocupa se puede evidenciar que al estar limitados los servicios que protegen las marcas “Cuenta Verde” y “TARJETA VERDE”, queda eliminada la conexión competitiva y por tanto es viable la coexistencia de ambas marcas.

Mencionó también que las razones por las que los servicios de las marcas CUENTA VERDE y TARJETA VERDE no son confundibles son las siguientes:

a). Si bien los productos de las marcas CUENTA VERDE y TARJETA VERDE se encuentran en la misma clase internacional 36, ambos están limitados y no abarcan toda la clase, TARJETA VERDE distingue: “negocios financieros (financiamiento a negocios con rendimiento ambiental y financiero positivo), apoyo a iniciativas empresas e instituciones que promueven la conservación de los recursos naturales y aportan soluciones tecnológicas eco-eficientes. ” Es decir que son servicios vinculados al giro de FONDO VERDE titular de la marca. FONDO VERDE no es intermediaria financiera, no capta ni puede captar recursos del público para depósitos en cuenta corriente, a plazo fijo o caja de ahorro como tampoco pueden colocar estos recursos en créditos a corto, mediano y largo plazo.

b) El público consumidor de cada una de las marcas es muy distinto, CUENTA VERDE estará destinada al público interesado en ahorrar o tener en depósito seguro su dinero; en tanto que TARJETA VERDE no es un servicio que se comercialice u oferte al público para ahorrar o depositar dinero, sino para “financiamiento a negocios con rendimiento ambiental y financiero positivo apoyo a iniciativas empresas e instituciones que promueven la conservación de los recursos naturales y aportan soluciones tecnológicas eco-eficientes”.

c) CUENTA VERDE distingue servicios de intermediación financiera en los que se realiza captación de dinero del público, en tanto que TARJETA VERDE distingue servicios de financiamiento.

Por las razones antes expuestas se puede aseverar que ambas marcas: 1. No tienen los mismos canales de comercialización; 2. Sus medios de publicidad son distintos como también el público consumidor a los que van dirigidos; 3. Los servicios que distinguen no están vinculados; 4. Los servicios que distinguen tampoco se utilizan de modo complementario; y 5. Si bien están en la misma clase 36, no pertenecen al mismo género TARJETA VERDE está directamente vinculada al financiamiento crediticio de proyectos medioambientales mientras que la marca CUENTA VERDE es un servicio de captación de dinero y depósito. Los servicios que distingue la marca TARJETA VERDE de FONDO VERDE en consecuencia no tienen conexión competitiva con los servicios que se pretende proteger con la marca CUENTA VERDE de FONDO FINANCIERO PRIVADO FASSIL S.A., por lo tanto, ambas marcas no se encuentran en conexión competitiva y conforme al principio de especialidad no aplica ninguna causa de irregistrabilidad dispuesta en el art. 136 de la Decisión 496.

I.3. Petitorio.

Concluyó solicitando que se declare probada la demanda, y se revoque la Resolución DGE/OPO/J-067NN/2013, ordenando al Servicio Nacional de Propiedad Industrial conceder el registro de la marca solicitada.

II. DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.

Que, por providencia de fs. 79 se admitió la demanda contenciosa administrativa en la vía ordinaria de puro derecho, corriéndose en traslado a la autoridad demandada para que responda en el término de ley más el que corresponda en razón de la distancia, ordenando asimismo que remita los antecedentes que dieron lugar a la emisión de la resolución impugnada. Por otra parte, a efecto de la citación y emplazamiento a la autoridad demandada, se ordenó que la misma deberá ser citada mediante provisión citatoria, cuyo cumplimiento se encomendó a través de la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Presentado el memorial de contestación a la demanda de fs. 96 a 100 vta., se tuvo apersonada a Jhilda Gabriela Murillo Zarate en representación legal del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), en virtud de la Resolución Ministerial N° 190.2012 de 26 de octubre (fs. 94) y teniéndose por respondida la demanda en forma negativa, se corrió en traslado a la parte demandante para la réplica.

En el memorial de contestación negativa a la demanda, se tiene que la marca registrada TARJETA VERDE es una marca mixta en virtud de que se compone de un elemento denominativo y un elemento gráfico (diseño particular de letras y diseño de una figura a manera de hoja en la parte posterior). Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, así podemos evidenciar que la marca TARJETA VERDE posee como elemento predominante el denominativo compuesto por las palabras “TARJETA VERDE”, por ser ésta la característica distintiva más importante del signo registrado.

Continuó manifestando que, la marca solicitada “CUENTA VERDE” se constituye en una marca denominativa, las cuáles son conocidas como nominales o verbales, toda vez que en su estructura se utilizan expresiones acústicas o fonéticas, en este caso formadas por dos términos, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual, por lo que nuevamente se aclara que el término TARJETA es un elemento débil y evocativo dentro de la clase 36 internacional, relacionado con servicios financieros que emplean este medio, y CUENTA, se constituye en un término genérico dentro de la clase 36 internacional, por lo que ninguno de éstos términos es de monopolio exclusivo, y corresponde su exclusión dentro del análisis de cotejo, por lo que de acuerdo a las reglas de cotejo marcario determinados por la doctrina, se tiene lo siguiente: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, de ahí se tiene la similitud ortográfica, la similitud fonética y la similitud ideológica; Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente, Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas y la Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.

Señaló también que antes de analizar la conexión competitiva que existe entre los signos en conflicto y reiterando lo argumentado en la Resolución Administrativa ahora impugnada, pide se tenga presente lo dispuesto por el Tribunal Andino en el proceso 22-IP-2007.

Finalizó indicando que de todo lo analizado y lo expuesto, se concluye la evidente existencia de conexión competitiva de servicios entre los signos en conflicto, donde además el consumidor medio asumiría que ambos servicios provienen de un mismo origen empresarial. Sobre el riesgo de confusión, se debe considerar distintos supuestos, entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, que serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios, (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios, (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. En consecuencia y del cotejo marcario realizado, se evidencia que por las similitudes ortográficas y fonéticas entre TARJETA VERDE del solicitante, se cumple los previamente registrados y CUENTA VERDE del solicitante, se cumplen los presupuestos esenciales para originar un riesgo de confusión, haciendo que la marca solicitada no pueda coexistir pacíficamente con la marca registrada, en consecuencia, la marca solicitada se halla inmersa dentro de la causal de irregistrabilidad establecida en el art. 136 inciso a) de la Decisión 486 de la CAM.

II.2.- Petitorio.

Solicito se dicte sentencia rechazando la demanda, y confirmando la Resolución Administrativa Jerárquica.

III.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.