SE/0005/2018

SALA PLENA

SENTENCIA: 5/2018.

FECHA: Sucre, 31 de enero de 2018.

EXPEDIENTE: 899/2014.

PROCESO : Contencioso Administrativo.

PARTES: Societe Des Produits NESTLE S.A. contra el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).

MAGISTRADO RELATOR: Olvis Egüez Oliva.

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contenciosa administrativa cursante de fs. 11 a 18 vta., subsanada por escritos que cursan a fs. 43 y vta. y a fs. 47, interpuesta por Alejandra Bernal Mercado, en representación legal de Societé Des Produits NESTLÉ S.A., impugnando la Resolución Administrativa N° DGE/CANC/J-097/2014 de 19 de marzo, cursante de fs. 23 a 42, emitida por la Directora General Ejecutiva del SENAPI; la contestación vía fax que cursa de fs. 77 a 88 y en físico de fs. 95 a 100 vta.; los memoriales de réplica y dúplica, cursantes de fs. 234 a 240 vta., y de fs. 271 a 272, respectivamente; la intervención del tercero interesado Ramiro Moreno Baldivieso, en representación legal de Gloria S.A., que cursa de fs. 181 a 189 vta.; y, demás antecedentes del proceso por el cual se emitió la Resolución impugnada.

I. CONTENIDO DE LA DEMANDA.

I.1. Antecedentes de hecho de la demanda.

La empresa demandante (Societé Des Produits Nestlé S.A.), manifiesta que el 6 de mayo de 2013, se le notificó con la “Acción de Cancelación por no” uso interpuesta por la firma GLORIA S.A., en contra del registro de la marca GLORIA (denominación y etiqueta), clase internacional 29 y con registro 40540-C., a la que respondieron el 2 de julio de ese año, adjuntando documental a efectos de demostrar el uso efectivo de la marca Gloria en Bolivia, consistente en i) declaraciones de importación del producto Leche Evaporada correspondientes al año 2011, emitidas por la Aduana Nacional de Bolivia; y, ii) facturas que corresponden al año 2009, emitidas por Nestlé Bolivia S.A., del número 259 al 199, por la venta de productos Leche Evaporada de la marca Gloria, a la industria de Aceite S.A., por la venta del indicado producto; asimismo, facturas del año 2010, emitidas por Nestlé Bolivia S.A. a diferentes empresas (del número 239 al 545), por la venta del mismo producto. Igualmente, facturas del año 2011 (del número 358 al 2374), 2012 (del número 4225 al 10235) y 2013 (del número 9333 al 16575), todas por la venta del producto Leche Evaporada de la marca Gloria, documentación que evidencia la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca Gloria a nombre de Societé Des Produits Nestlé S.A. en Bolivia, según lo requerido por el art. 167 de la Decisión 486.

Agrega que es necesario hacer notar que la marca GLORIA (denominación y etiqueta) ha sido registrada a nombre de Societé Des Produits Nestlé S.A. a nivel mundial por ser la empresa propietaria y que manufactura dichos productos a nivel mundial. En ese entendido, la empresa, que hasta la actualidad y en los tres años anteriores a la fecha de interposición de la demanda de cancelación, comercializa los productos en el país a través de Nestlé Bolivia S.A. como empresa económicamente relacionada con Societé Des Produits Nestlé S.A., por ser licenciataria de las marcas registradas a nombre de esta última en Bolivia y adicionalmente, ser ambas parte del mismo grupo empresarial.

Aduce que posteriormente, el 20 de agosto de 2013, adjuntó fotocopias legalizadas de los siguientes testimonios que demuestran el vínculo comercial que existe entre la Societé Des Produits Nestle S.A. y Nestlé Bolivia S.R.L.: 1) Testimonio 41/92 correspondiente a la escritura pública de constitución de Nestlé Bolivia S.R.L., suscrita por Nestlé S.A. de Suiza; 2) Testimonio 418/99, relativo a la protocolización de contrato general de licencia celebrado entre la Societé Des Produits Nestle S.A., NESTEC S.A. y Nestlé Bolivia S.R.L.; y, 3) Testimonio 182/2003 sobre escritura pública de constitución de una sociedad anónima por acto único de los fundadores con base en una transformación de una sociedad de responsabilidad limitada y consiguiente aumento de capital por incorporación de un nuevo socio, que se celebra en Nestlé Bolivia.

Añade que el 12 de septiembre de 2013, se les notificó la Resolución Administrativa 404/2013 con la que el SENAPI aceptó la acción de cancelación interpuesta por Gloria S.A. y ordenó la cancelación del Registro 1431-C, con base en el supuesto hecho de que no se habría presentado documentación alguna que corrobore la relación existente entre la Societé Des Produits Nestlé S.A. y Nestlé Bolivia S.A. Hace notar que un día después de la fecha de emisión de la citada Resolución, se adjuntó al trámite la documentación señalada precedentemente, que cursa en el expediente y que fue presentada un día después de que el expediente ingresara a despacho para resolución por lo que se amparó en el principio consignado en el art. 4 inc. d) de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) y art. 88.II del Decreto Supremo (DS) 27113, solicitando el análisis del contenido de la documentación presentada el 20 de agosto de 2013 y tenerla como presentada dentro del recurso de revocatoria.

Continuó señalando que el 29 de octubre de 2013, el SENAPI emitió la Resolución Administrativa DPI/CAN/REV N° 309/2013 de 24 de octubre, rechazando el recurso de revocatoria, reiterando los mismos argumentos sin observación alguna al uso efectivo de la marca GLORIA (denominación y etiqueta).

Poe ello, el 12 de noviembre de 2013, interpuso recurso jerárquico, haciendo énfasis una vez más en las pruebas aportadas y el principio de verdad material, recurso que fue resuelto con el acto administrativo impugnado en el presente proceso, el cual en forma contradictoria con la Decisión 486, no valoró las pruebas presentadas.

I.2. Fundamentos de la demanda.

Luego de esa relación de antecedentes, fundamenta su demanda señalando que:

Bajo el epígrafe de Contradicción, señaló que en el caso 64667-C, correspondiente a la demanda de cancelación planteada por GLORIA S.A., en la que se adjuntó copia de la misma documentación del presente proceso, se emitió la Resolución Administrativa 014/2014, en la que con base en los medios probatorios presentados, se concluyó que se había demostrado el vínculo comercial entre la firma titular del registro Societé Des Produits Nestlé S.A. y la firma emisora de las facturas de comercialización del producto leche evaporada GLORIA de Nestlé Bolivia S.A.

Añadió que se colige que no se ha cumplido con el presupuesto determinado por el art. 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), para la cancelación de la marca. Por todo lo anterior, el SENAPI canceló parcialmente el registro de la marca mencionada por el no uso de los demás productos protegidos en la Clase Internacional 29, excepto el producto Leche Evaporada ya que las pruebas aportadas para el uso de la marca GLORIA y la comercialización del indicado producto fue demostrada oportunamente.

De ese modo se evidencia la inminente contradicción relativa a las pruebas presentadas, las cuales, como resuelve el SENAPI en la Resolución Administrativa 014/2013, demuestran el uso efectivo de la marca GLORIA; sin embargo, aun así se canceló el registro 1431-C, lo cual es totalmente contradictorio.

Indica como hechos y aspectos legales de consideración, que la cuestión en discusión desde el inicio del proceso es y seguirá siendo el uso de la marca GLORIA en Bolivia, el cual se corroborará de acuerdo a lo dispuesto por el art. 166 de la Decisión 486, correspondiendo la carga de la prueba al titular del registro. Añadió que el art. 167, señala que el uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestran la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.

Señaló que en la Resolución recurrida se indicó correctamente que el uso de la marca materia de cancelación, deberá ser acreditado en un periodo de tres años precedentes a la fecha de interposición de la acción de cancelación; concluyéndose que el punto a ser analizado en el proceso es exclusivamente, el uso de la marca objeto de cancelación.

Contrario a lo que señala GLORIA S.A., las pruebas que demuestran el uso efectivo de la marca GLORIA en Bolivia fueron aportadas y además, se estableció conforme con el art. 165 que el licenciatario es Nestlé Bolivia S.A. y, la autoridad ha resuelto anteriores casos, con base al análisis exclusivamente de este hecho: el uso efectivo de la marca por el periodo señalado.

Añadió que en el apartado “Oportunidad para la presentación de pruebas”, el SENAPI señaló que el Tribunal Andino ha vertido criterio respecto al procedimiento de cancelación en el proceso 100-IP-2013 y en cuanto al término de presentación de pruebas ha expresado que el término es de sesenta días y que además, se debe demostrar únicamente el uso de la marca. Indicó que la Resolución recurrida es totalmente contradictoria con la Decisión 486 y por tanto, la autoridad que emitió la misma incurrió en grave falta, ya que se debe valorar la prueba que demuestra el uso efectivo de la marca; sin embargo, la resolución declaró cancelada la marca porque las pruebas presentadas no contienen la marca GLORIA pero si consta el producto Leche Evaporada, producto que se comercializa en Bolivia bajo la marca GLORIA y por tanto, las pruebas documentales adjuntas al expediente de cancelación, demuestran el uso efectivo de la marca GLORIA durante los últimos tres años anteriores a la fecha de interposición de la misma.

Luego alega respecto a la Verdad material, que la Constitución Política del Estado ha incorporado como principio procesal, en su art. 180-I, el de verdad material por el que se establece la prevalencia del derecho sustantivo o de fondo sobre el objetivo o formal de la actividad jurisdiccional, en concordancia con los arts. 9-4) y 13-I de la norma constitucional.

Añadió que conforme a la Interpretación Prejudicial 15-IP-99, la normativa andina no establece cuál sea el procedimiento para la presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas; por ello, se adjuntó prueba relativa al uso efectivo de la marca cumpliendo lo establecido en la normativa vigente y cumpliendo de manera satisfactoria con la carga de demostrar: i) que la utilización del signo distintivo es frecuente y representativa, en términos cuantitativos y/o económicos, teniendo en cuenta en todo caso, la naturaleza de los productos o servicios amparados por la marca; ii) que el uso del signo ha tenido lugar al menos en uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina y, iii) que el uso de la marca registrada se ha dado por lo menos en los tres años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación.

En cuanto a la autenticidad de los documentos presentados y, ante la afirmación de GLORIA S.A. en sentido de que no se ha producido ningún mecanismo que valide los documentos como originales y que carecerían de valor por no estar legalizados por la autoridad correspondiente, cabe señalar que la autenticidad de los documentos según el art. 252 del Código de Procedimiento Civil (CPC), no sólo surge de la firma sino de la certeza del autor del documento, luego, en el caso, los documentos aportados por el titular de la marca, habrán de tenerse como auténticos en la medida en que al haberlos aportado como propios y emanados de ella, surge la certeza de quién fue el que los elaboró (Interpretación Prejudicial 230-IP-2005); es decir, que la sola aportación de pruebas es demostración de la existencia de las mismas, y de lo que se quiere probar con ellas. La autenticidad de la prueba no se deduce más que de la prueba en sí y del contexto en el que se ha conseguido la misma, de modo que si la empresa pudo aportar la prueba en cuestión, es con base en el principio de buena fe.

Señaló que la prueba aportada no solamente es verdadera y legítima sino que cumple con los requisitos de legalización por la entidad que los emitió; es decir, Nestlé Bolivia a través de su Departamento Contable y, adicionalmente cuenta con la verificación de la autenticidad de un Notario de Fe Pública.

De esa forma, en primera instancia toda la prueba relativa a la comercialización del producto bajo la marca GLORIA registrada a nombre de Societé Des Produits, fue aceptada por la autoridad. Negar el uso de la marca en el país, iría además, en contra del interés general, ya que negar o rechazar la prueba “…de uso como fin principal dentro del proceso de cancelación, y rechazarla además ignorando el principio de verdad material, iría en detrimento del público general como consumidor…” (sic).

Finaliza pidiendo que conforme al art. 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se solicite la interpretación prejudicial obligatoria ante dicho Tribunal.

I.3. Petitorio.

Concluyó solicitando se declare probada la demanda contenciosa administrativa; y, en consecuencia, se deje sin efecto la Resolución Administrativa N° DGE/CANC/J-097/2014 de 19 de marzo, disponiéndose la vigencia del registro N° 1431-C, correspondiente a la marca Gloria.

II. DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.

Jhilda Gabriela Murillo Zárate, se apersonó al proceso en su condición de Directora General Ejecutiva y representante legal del SENAPI, respondiendo negativamente a la demanda, mediante memorial presentado vía fax el 19 de mayo de 2015, que cursa de fs. 77 a 88, y en físico de fs. 95 a 100 vta., señalando lo siguiente:

En cuanto al argumento referido a una falta de valoración de la prueba por aspectos formales, niega dicho extremo indicando que los fundamentos de la Resolución Administrativa N° DGE/CANC/J-097/2014, se ajustan a derecho y se expone de forma detallada la valoración de cada uno de los medios probatorios aportados al proceso, transcribiendo el acápite de la Resolución impugnada referido a la “Valoración de la prueba aportada”, lo que permitirá evidenciar que la instancia administrativa efectuó la valoración pertinente de la prueba, en cumplimiento de la normativa andina y administrativa nacional.

En cuanto a la contradicción referida por el demandante, manifiesta que corresponde hacer notar que la misma hace referencia a un proceso distinto al presente, con número 64667-C; es decir, un registro de marca distinto que se tramita de forma separada, cuyo análisis o asimilación al presente excedería la competencia de la autoridad jurisdiccional, pues el objeto del presente proceso puede únicamente analizar el proceso de cancelación del registro 1431-C, de la marca Gloria.

Por último solicitó la interpretación prejudicial obligatoria del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

II.1. Petitorio.

Impetra se rechace la demanda contencioso administrativa; y, en consecuencia, se confirme la Resolución Administrativa N° DGE/CANC/J-097/2014, emitida por el SENAPI.

III. RÉPLICA Y DÚPLICA.

Societé Des Produits NESTLÉ S.A., presentó memorial de réplica el 28 de abril de 2016, corriente de fs. 234 a 240 vta., reiterando los argumentos de su demanda contenciosa administrativa, agregando que la autoridad jerárquica determinó confirmar la resolución de Cancelación de Registro de Marca, por no uso emitido por la autoridad Administrativa inferior, que nunca ingresó a la valoración de la prueba suficiente que demuestra el uso de la marca, esta cuestión trascendental no puede constituirse en un mero aspecto formal como señala el SENAPI, en su respuesta a la demanda, vulnerando el debido proceso y el derecho a la defensa de Nestlé.

L a representante legal del SENAPI, presentó memorial de dúplica, señalando que la firma demandante pretende la introducción del argumento de falta de valoración de la prueba, cuando la Resolución Jerárquica impugnada fue clara y precisa en dicha valoración y que la norma andina establece un periodo determinado para la presentación de la misma, conforme establece la Decisión 486.

IV. APERSONAMIENTO Y CONTESTACIÓN DEL TERCERO INTERESADO.

Con memorial presentado el 9 de marzo de 2016, se apersonó al proceso el representante legal de la firma GLORIA S.A., y señaló:

Que el escrito presentado por la Societé Des Produits Nestlé, no puede constituir demanda porque no cumple los requisitos establecidos por el art. 327 del CPC, ya que no designa con exactitud la cosa demandada, los hechos en que se funda, no cuestiona los fundamentos de la resolución jerárquica, tampoco las normas vulneradas por el SENAPI y no invoca el derecho porque no cita la base legal o la norma en que ampara su pretensión.

Señaló que la empresa demandante presentó extemporáneamente su prueba toda vez que como ha reconocido entregó la misma el 20 de agosto de 2013; es decir, un día después de la emisión de la Resolución ahora impugnada. Citó que el SENAPI, al respecto ha sentado una línea jurisprudencial clara en las Resoluciones DPI/CANCEL/REV-Nº 144/2013 de 25 de junio, 143/2013 de 25 de junio, Resolución Administrativa DGE/CANC/J-0241-2012 de 31 de agosto y Resolución DPI/OP/REV-Nº 211/2013 de 9 de agosto, fallos de los que se puede deducir que la presentación de la documentación pertinente debe hacerse con la respuesta a la demanda.

Agrega que la demanda presentada en ninguna de sus fojas individualiza qué artículos específicos o normas han sido vulneradas o qué artículos han sido mal aplicados por la autoridad y con qué actos específicos se ha vulnerado tales normas.

Señaló que la Societé Des Produits Nestlé y Nestlé Bolivia S.A. no son la misma persona porque tienen nombres diferentes, una está constituida en Suiza y la otra en Bolivia, los activos y pasivos son diferentes, sus derechos y obligaciones son diferentes.

Apuntó que la documentación no demostró un vínculo efectivo no obstante de que no corresponde la valoración porque los Testimonios 41/92, 418/99 y 182/2003, no fueron ofrecidos como prueba en el memorial de respuesta. La inspección administrativa fue realizada sobre documentos diferentes a los mencionados. Acto seguido formuló observaciones sobre cada una de las pruebas señalando que el Testimonio 418/99 de contrato de licencia no acredita el vínculo directo porque ninguna de las partes era titular de ninguna marca a nombre de NESTEC S.A., la licenciataria es Nestlé Bolivia S.R.L. y no Nestlé Bolivia S.A. El contrato de licencia es de 29 de noviembre de 1999, por tanto Nestlé Suiza y Nestec no pueden extender una licencia a favor de una sociedad que no existía en esa época, pues Nestlé Bolivia S.A. fue constituida el 1 de octubre de 2003. El contrato de licencia no está registrado en el SENAPI y no era idóneo porque era irregistrable pues no identifica las marcas ni los números de registro, no se menciona a GLORIA.

Señaló también, la existencia de documentos sin valor legal como son las Pólizas de Importación porque no están legalizadas por la Agencia Despachante de Aduanas sino por un funcionario de Nestlé, además señalan como proveedor a Nestlé Perú que es un extraño en el proceso; las facturas de 2009 a 2013 no son originales ni están legalizadas; las órdenes de compra de Hipermaxi y Ketal son simple documentos internos de Nestlé y no hacen ninguna prueba.

Acusó la existencia de documentos sin valor legal, porque los Notarios no pueden legalizar documentos cuyos originales no existan en sus archivos o registros a su cargo. Citó los AASS 88 de 20 de abril de 2011 (Sala Social y Administrativa Primera) y 026/2012 de 12 de abril (Sala Social y Administrativa Liquidadora).

Concluyó señalando que la parte contraria se ha saltado todas las formalidades del proceso, amparado en el supuesto principio de informalismo que no puede estar por encima del principio de legalidad; el uso de la marca no fue demostrado dentro de los 60 días hábiles que señala la Decisión 486.

V. CONSULTA PREJUDICIAL ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN.

Mediante Resolución 68/2016 de 10 de agosto, emitida por Sala Plena de este Tribunal, cursante de fs. 283 a 284, al amparo de los arts. 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la CAN y 123 de su Estatuto, remitió a consulta prejudicial obligatoria la presenta causa ante el referido Tribunal, dejando sin efecto el sorteo de la causa, debiéndose volver a sortearse una vez absuelta la referida consulta.

VI. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.

De la revisión de los antecedentes de emisión de la Resolución Jerárquica impugnada, que cursan tanto en el expediente como en los anexos de antecedentes administrativos, se evidencia que:

• El 15 de abril de 2013, Gloria S.A., presentó al SENAPI, acción de cancelación por falta de uso contra el título de registro de la marca Gloria (mixta), registrada en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, con Registro 1431-C, de titularidad de la empresa demandante.

• Acción que fue respondida negativamente por Societé Des Produits NESTLÉ S.A., por escrito presentado el 2 de julio de 2013, al cual acompañó sus descargos correspondientes, dejando constancia de que la documentación original estaba presentada en la respuesta a la acción de cancelación signada con el número 62521-C.

• El 19 de agosto de 2013, el SENAPI emitió la Resolución Administrativa 403/2013, declarando probada la acción de cancelación de la marca GLORIA (denominación), registrada en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, con Registro 1431-C.

• Luego, el 20 de agosto de 2013, Nestlé S.A., presentó documentación adicional con el objetivo de acreditar el vínculo comercial con Nestlé Bolivia S.A.

• Cursa recurso de revocatoria interpuesto por Nestlé S.A., el 26 de septiembre de 2013, el cual fue resuelto por el SENAPI, mediante Resolución Administrativa DPI/CAN/REV- 309/2013 de 24 de octubre, rechazando el recurso de revocatoria y confirmando la Resolución Administrativa 403/2013, lo que motivó la interposición del recurso jerárquico que fue igualmente rechazado por la Dirección General Ejecutiva del SENAPI, a través de la Resolución impugnada en el presente proceso.

• Mediante Resolución 68/2016 de 10 de agosto, emitida por Sala Plena de este Tribunal, se remitió a consulta prejudicial obligatoria la presenta causa ante el Tribunal de Justicia de la CAN, consulta que fue absuelta con la Interpretación Judicial 2-IP-2017 de 12 de junio de 2017, la cual será aplicada en la resolución de la presente causa.