SE/0006/2020

SALA PLENA

SENTENCIA: 6/2020.

FECHA: 30 de julio de 2020.

EXPEDIENTE Nº: 928/2014 CA.

PROCESO: Contencioso Administrativo.

PARTES: Hero Motocorp Ltd. contra Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).

MAGISTRADO RELATOR: Ricardo Torres Echalar.

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contenciosa administrativa de fojas 18 a 24, impugnando la Resolución Administrativa pronunciada en Recurso Jerárquico, DGE/OPO/J-53/2014 de 10 de febrero, emitida por El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), cursante de fojas 9 a 16, la contestación de fojas 105 a 107, la réplica de fojas 115 a 116 y vuelta, la dúplica de fojas 125 a 126, el decreto de autos para sentencia de fojas 188, la solicitud de interpretación prejudicial de fojas 200 a 202, el Auto Nº 5/2018 de 18 de abril que cursa de fojas 203 a 204, la interpretación prejudicial 572-IP-2018 de 23 de octubre de 2019 (fojas 208 a 216), los antecedentes procesales y,

I.- CONTENIDO DE LA DEMANDA:

Que, se apersonó Eduardo Jaime Urriolagoitia Rodo, en representación legal de Hero Motocorp Ltd., en virtud del Testimonio de Poder N° 526/2014 de 6 de octubre, otorgado ante la Notaría de Fe Pública N° 20 correspondiente al Distrito Judicial de La Paz, a cargo de Yacely Corvera Aguado (fojas 28 a 33), dentro del proceso de oposición a la solicitud de registro de la marca “HUNK”, denominativa, solicitud Nº SM-2922-2012.

I.1.- Antecedentes de hecho de la demanda.

Que, la referida solicitud fue publicada en la Gaceta Oficial Nº 437 de 29 de octubre de 2012, con el Nº 156930; que en virtud del derecho que le asiste, Martha Cecilia Torres, domiciliada en Colombia, formuló oposición andina contra la solicitud de registro indicada; que mediante Resolución Administrativa Nº 336/2013 de 2 de julio, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), resolvió declarar probada la oposición y en consecuencia, denegar la solicitud de registro de la marca “HUNK”, presentada por Hero Motocorp Ltd.

Que, el 16 de agosto de 2013 Hero Motocorp Ltd., interpuso recurso de revocatoria, con el argumento que no se consideró que la demandante pretende apropiarse de la marca “HUNK” en Bolivia, cuando ella pertenece a Hero en la India y en muchos países, aseverando que se trata de un acto de mala fe y competencia desleal; que mediante Resolución Administrativa DPI/OP/REV – Nº 254/2013 de 13 de septiembre, se resolvió rechazar dicho recurso; que interpuesto recurso jerárquico, el mismo fue resuelto a través de la Resolución DGE/OPO/J-53/2014 de 10 de febrero, determinando rechazar el recurso de Hero Motocorp Ltd.

Que, ahora, Hero Motocorp Ltd. señala que la Resolución DGE/OPO/J-53/2014 de 10 de febrero, vulneró disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo, Nº 2341 y de su Decreto Reglamentario Nº 27113, así como las normas que rigen el derecho de marcas, contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

I.2.- Fundamentos de la demanda.

En base a los antecedentes descritos, cumpliendo los requisitos formales, y agotada la vía administrativa como prevé el Código de Procedimiento Civil, el demandante argumentó su demanda, en síntesis, en los siguientes términos:

I.2.1.- Ausencia de elementos esenciales en la resolución impugnada

Inició la fundamentación de la demanda, haciendo referencia a la ausencia de causa; que Hero Motocorp Ltd. es una corporación india especializada en el diseño y fabricación de motocicletas, siendo que uno de los modelos, fue denominado “HUNK”.

Manifestó que la ausencia de causa se encuentra en el hecho que el SENAPI omitió considerar la prueba aportada alegando su independencia y no sobre la base de los hechos demostrados con la prueba aportada, ni el derecho aplicable como es su obligación, de averiguar la verdad material del caso.

I.2.2.- Sobre la finalidad

Alegó que la resolución debe cumplir con los fines previstos en el ordenamiento jurídico; que la resolución impugnada incumple el concepto fundamental del derecho de marcas, que se orienta a la ordenación del mercado en bien de los comerciantes y consumidores, citando a continuación el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), desglosando el concepto de signo y el origen empresarial, elementos a partir de los cuales no se puede permitir que una persona ajena se apropie de la marca “HUNK” y menos aun que intente impedir el registro de esa marca a su propietario original y primigenio, lo que derivaría además, en confusión del consumidor, reiterando que por ello, la resolución impugnada no cumplió con la finalidad del acto administrativo.

I.2.3.- En cuanto al objeto del acto administrativo

Expresó que la autoridad administrativa omitió la aplicación de los incisos d) y l) del artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo, principios de verdad material e informalismo; que del mismo modo, incumplió con la aplicación de las normas sobre producción y valoración de la prueba, citando los parágrafos I y IV del artículo 47 de la Ley Nº 2341 y el artículo 88 del Decreto Supremo Nº 27113, en referencia a las literales de fojas 40 a 61, 78 a 86 y 87 a 95, que fueron rechazadas por ser copias simples, carentes de legalización y en idioma extranjero, debiendo aplicarse el informalismo y la sana crítica.

Que, Hero Motocorp Ltd. sugirió a la autoridad administrativa verificar en la internet, a través de páginas web independientes como Wikipedia, que “HUNK” es de Hero y no de Martha Cecilia Torres, pero que deslindaron su responsabilidad, en franca omisión de lo dispuesto por el artículo 88 del Decreto Supremo Nº 27113; que en este sentido, cómo puede Hero Motocorp Ltd., enervar los fundamentos si la autoridad rechaza las pruebas y elude su responsabilidad activa en la averiguación de los hechos y de la verdad.

I.2.4.- Que la resolución jerárquica contradice la realidad de los hechos

Que, Hero Motocorp Ltd. argumentó y probó la realidad de los hechos; que con la resolución jerárquica se negó la protección del derecho -protección de un bien, la marca “HUNK” en Bolivia- a su verdadero propietario, tolerando implícitamente que Martha Cecilia Torres consolide un derecho ilegítimo en Bolivia, con la venia del SENAPI.

I.2.5.- Nulidad del acto administrativo

Alegó que todo lo argumentado, conduce a determinar que el objeto del acto impugnado es ilícito al impedir que Hero Motocorp Ltd. registre su marca en Bolivia; que esta marca pertenecerá en todo el mundo a Hero Motocorp Ltd., excepto en Bolivia, cuya propiedad es reconocida a favor de Martha Cecilia Torres, persona natural de nacionalidad colombiana, lo que además impedirá a la empresa demandante, comercializar sus motocicletas y servicios asociados en Bolivia, afirmando que por ello, se infringió el inciso b) del artículo 35 de la Ley Nº 2341.

I.3. Petitorio.

Concluyó el memorial, solicitando que sobre la base de los fundamentos expuestos, se dicte resolución declarando probada la demanda y en consecuencia se dejen sin efecto legal los alcances de la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-53/2014 de 10 de febrero, todo ello al amparo de lo dispuesto por los artículos 778 al 781 del Código de Procedimiento Civil, en relación con la Disposición Final Quinta de la Ley Nº 2175.

II.- DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

Que, subsanada la observación de fojas 26, por providencia de fojas 44, se admitió la demanda contenciosa administrativa, teniéndose apersonado a Eduardo Jaime Urriolagoitia Rodo en representación legal de Hero Motocorp Ltd., corriéndose en traslado la demanda a la autoridad demandada para que responda en el término de ley más el que corresponda en razón de la distancia y remita los antecedentes de la resolución impugnada, debiéndose citar a la autoridad demandada mediante provisión citatoria, cuyo cumplimiento se encomendó a través de la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Del mismo modo, se ordenó se notifique a Martha Cecilia Torres, en su calidad de tercera interesada, en el domicilio señalado en el otrosí 2º del memorial de demanda, debiendo librarse por secretaría la correspondiente provisión, cuyo cumplimiento se encomendó también a través de la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Cumplidas las diligencias ordenadas, el 4 de marzo de 2015, como consta por las literales de fojas 62 al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) y de fojas 98 a Martha Cecilia Torres (tercera interesada), por providencia de fojas 100 se ordenó su arrimo al expediente.

II.1.- A continuación, se apersonó Jhilda Gabriela Murillo Zárate, en su condición de Directora General Ejecutiva y representante legal del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), en virtud de la Resolución Ministerial MDP y EP/DESPACHO/N° 190.2012 de 26 de octubre (fojas 103 a 104), teniéndosela por apersonada y por contestada la demanda, según providencia de fojas 117, disponiéndose traslado para la réplica.

La autoridad demanda, luego de una relación de antecedentes del proceso, contestó la demanda, en los siguientes términos:

II.1.1.- Indicó que revisados los registros del SENAPI, se tiene el registro de la marca opositora, solicitada por Martha Cecilia Torres: SM-6584-2012 de 12 de diciembre, con Publicación Nº 159662.

Se encuentra por otra parte, el pedido de la marca solicitada por Hero Motocorp Ltd.: SM-2922-2012 de 12 de junio, con Publicación Nº 156930.

Citó, respecto de la oposición al registro del signo o marca “HUNK”, los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

II.1.2.- Sobre la valoración de la prueba y la consideración del principio de verdad material, expresó que las literales de fojas 40 a 61 son copias simples que no cuentan con legalización; las de fojas 78 a 86, constituyen copias simples en idioma extranjero; las copias de fojas 87 a 95, constituyen recortes de periódicos en copias simples y en idioma extranjero; y las de fojas 96 a 106, se trata de impresiones de publicidad, en copias simples y en idioma extranjero.

Añadió que si bien en materia administrativa rige el sistema de la sana crítica, con criterios de amplitud, flexibilidad y razonabilidad, la prueba debe estar sujeta al principio de sometimiento pleno a la ley; es decir, que debe ser idónea, objetiva, material y principalmente legal, que brinde certeza y seguridad de su contenido y obtención, por lo que respecto de la prueba de fojas 40 a 61, debe aplicarse lo dispuesto por el artículo 1311 del Código Civil; que en cuanto a la de fojas 78 a 106, la misma no cumple con lo que determina el artículo 8 de la Decisión 486 de la CAN; y que respecto de la verificación de las páginas web, el principio de verdad material no puede ser interpretado como un mecanismo para trasladar a la administración, el deber de las partes de probar sus afirmaciones.

II.1.3.- En cuanto a la titularidad del signo “HUNK”, indicó que aunque el demandante manifestó que la opositora solicitó su registro de mala fe, lo que afecta a los derechos de Hero Motocorp Ltd., como creador y titular del derecho primigenio de la marca, citó la aplicación del artículo 137 y el párrafo segundo del artículo 172, ambos de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Que, en este caso, la norma no prevé que la mala fe pueda constituirse en un medio de defensa; además, que el objeto del presente proceso, fue la denegatoria del registro de la marca “HUNK” dentro de la clase internacional 12 y no la mala fe del registro de la marca, base de la oposición.

II.1.4.- En relación con el hecho alegado en sentido que Hero Motocorp Ltd. posee el registro de su marca en varios países, por lo que no se podía declarar probada la demanda de oposición, citó como antecedente el Proceso 22-IP-2012 del Tribunal Andino de Justicia, acerca de la independencia de la oficina nacional competente, de su autonomía respecto del análisis de registrabilidad y que el hecho de haberse registrado una marca en un país, no significa que deba registrarse el mismo en Bolivia y viceversa.

II.2. Petitorio.

Concluyó el memorial, solicitando que sobre la base de los fundamentos expuestos, se dicte resolución rechazando la demanda interpuesta y en consecuencia se confirme la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-53/2014 de 10 de febrero, emitida por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).

III.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES

Prosiguiendo con el desarrollo del proceso, el demandante presentó su réplica por memorial de fojas 120 a 121, en el que reiteró los términos de la demanda; y teniéndosela por presentada según providencia de fojas 122, se corrió en traslado para la dúplica, que fue presentada mediante memorial de fojas 125 a 126, en el que del mismo modo se ratificaron los términos de la contestación a la demanda y que providenciado dicho memorial a fojas 129, se la tuvo por presentada; que pese a su legal notificación, la tercera interesada no se apersonó en defensa de sus derechos; y del mismo modo, se determinó que siendo el estado de la causa, no habiendo más que tramitar, correspondió decretar autos para sentencia.

Luego, mediante memorial de fojas 141 a 143, el demandante presentó un documento como de reciente obtención, respecto del cual, por providencia de fojas 144, se determinó dejar en suspenso el decreto de autos de fojas 129, correr en traslado con dicho memorial a la autoridad demandada y notificar a Daniel Restrepo Betancur como nuevo tercero interesado, con el memorial de demanda y contestación, así como con la providencia que antecede, debiendo librarse provisión citatoria, encomendándose su diligenciamiento a través de la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Cumplida la diligencia de notificación a Daniel Restrepo Bentancur, en su condición de tercero interesado y devuelta la provisión citatoria diligenciada, por providencia de fojas 188 se ordenó su arrimo al expediente; asimismo, se determinó que habiendo excedido el plazo prudencial para el apersonamiento del tercero interesado, se decreta autos para sentencia.

Prosiguiendo con el desarrollo de la causa, mediante memorial de fojas 192 a 194 el demandante solicitó se ordene recepción de juramento de prueba de reciente obtención, respecto de la Escritura Pública Nº 87/2016 de 22 de febrero (fojas 131 a 139), así como la remisión del expediente en consulta al Tribunal Andino de Justicia.

Por providencia de fojas 195, se dispuso, en relación con la prueba, que el demandante deberá estar a lo dispuesto por el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil, ya que no corresponde juramento al tratarse de prueba documental con fecha posterior a la demanda; en cuanto a la solicitud de interpretación prejudicial, se corrió en traslado a la entidad demandada.

Corre de fojas 200 a 202, la solicitud de interpretación prejudicial, así como de fojas 203 a 204, la Resolución Nº 5/2018 de 18 de abril, que ordenó la remisión de antecedentes al Tribunal Andino de Justicia a efecto de la consulta prejudicial solicitada, además de suspender el plazo para dictar resolución entretanto sea absuelta la consulta.

Recibido el documento que da respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial, identificada como Proceso 572-IP-2018 de 23 de octubre de 2019 (fojas 208 a 216), por providencia de fojas 219, se dispuso su acumulación al expediente y que habiéndose decretado autos para sentencia a fojas 188, debe procederse al sorteo de la causa.

III.1.- Interpretación prejudicial

En el documento de absolución de la consulta prejudicial, se señaló que al realizar comparación entre marcas denominativas, debe realizarse el cotejo tomando en cuenta la unidad fonética, teniendo en cuenta las letras, sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora; que debe establecerse si los signos en conflicto comparten un mismo lexema, tomando en cuenta también los morfemas; asimismo, la sílaba tónica, el orden de las vocales y el elemento que impacta en la mente del consumidor.

Sobre la autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones, se indicó que la autoridad nacional competente goza de autonomía a fin de determinar si el signo es registrable y si hay riesgo de confusión dependiendo de las circunstancias del caso y de las valoraciones que se realicen.

En cuanto a la afirmación de Hero Motocorp Ltd., en sentido que posee el registro de su marca en varios países, por lo que no podía declararse probada la demanda de oposición, pidiéndose al Tribunal confirmar dicho entendimiento, manifestaron que no le corresponde pronunciarse al respecto, porque dicho Tribunal no resuelve el caso concreto.

En relación con la consideración del Testimonio Nº 87/2016, referido a la cancelación por falta de uso, que sirvió de oposición andina, indicaron que debe observarse el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 147 de la Decisión 486.

III.2.- Del proceso contencioso administrativo

Que, el proceso Contencioso Administrativo, constituye una garantía formal que beneficia al sujeto administrado en el ejercicio del Poder Público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le sean gravosos, logrando el restablecimiento de los derechos lesionados con la interposición del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa.

En este marco legal, el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil, establece que "El proceso contencioso administrativo procederá en los casos en que hubiere oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere ocurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente del acto administrativo y agotando ante ese Poder todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado".