SE/0007/2019

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA

ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA

SENTENCIA Nº 007/2019

EXPEDIENTE : 88/2015

DEMANDANTE : COMPAGNIE GERVAIS DANONE

DEMANDADO (A) : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

TIPO DE PROCESO : Contencioso Administrativo

RESOLUCION IMPUGNADA : DGE/OPO/J-N° 251/2014

MAGISTRADO RELATOR : Dr. Ricardo Torres Echalar

LUGAR Y FECHA : Sucre, 15 de febrero de 2019

VISTOS EN SALA

La demanda contenciosa administrativa de fojas 13 a 22 y vuelta, subsanada a fs. 42 y vuelta, impugnado la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-N 251/2014 de 1 de agosto de 2014, que corre de fs. 4 a 12, el memorial de contestación de fojas 115 a 121 y vuelta, la réplica de fs. 125 a fs. 128 vlta, la dúplica de fs. 155 a 160, la Consulta Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), de fs. 180 a 208, los antecedentes procesales y de emisión de la resolución impugnada.

I.- CONTENIDO DE LA DEMANDA.

I.1.-.- Antecedentes de hecho de la demanda.

El impetrante acusa que la resolución impugnada no consideró las particulares, hechos y antecedentes puestos en su consideración y tampoco realizó el enlace correspondiente con el derecho aplicable en toda su dimensión, ya que no tomó en cuenta que la oposición formulada contra el trámite administrativo de registro de marca, no se basaba en registros o solicitudes de marcas anteriores, es decir en un derecho atributivo como en la gran mayoría de los casos, sino en derechos pre-constituidos de DANONE como es el derecho de autor sobre la imagen y apariencia de un producto que fue imitado por la empresa Gloria para identificar el mismo tipo de productos (Yogures), lo cual tiene también fundamento en la figura de la competencia desleal que es reconocida tanto por la norma especial como es la Declaración 486, como por la norma general comprendida en el Código de Comercio.

Refiere que el SENAPI se negó a considerar las alegaciones y valorar los elementos probatorios aportados por el demandante durante la sustanciación de la fase administrativa, ya que en las resoluciones de ambas instancias se repite que la oposición no tiene base legal por no fundarse en una marca previamente registrada.

Cita el art. 146.I de la Declaración 486, por cuanto esta norma otorga la legitimidad para formular oposiciones a “quienes tengan legítimo interés”, que en el caso concreto es: 1) La vulneración del derecho de autor de DANONE por parte de la empresa Gloria al haber imitado la imagen y apariencia de los productos DENSIA y CALCI +, sin considerar la resolución impugnada, que ello es una causal específica de denegatoria de marcas en aplicación del art. 136.f) de la Declaración 486, y; 2) La comisión de actos de competencia desleal por parte de la empresa Gloria en contra de DANONE, al generar una confusión en el público consumidor de yogures respecto de los productos de ésta última.

Que existe una prolífica regulación en materia de Derecho de Autor, dos tratados internacionales, una Ley y un Decreto Reglamentario para temas generales, además de otras normas especiales; así, tanto la Ley 1322 de Derecho de Autor como la Decisión 351 de la Comisión de la Comunidad Andina, incluyen a las obras de arte aplicadas de manera específica dentro del ámbito de protección del derecho de autor, siendo que la primera lo hace en el art. 6.i) y la segunda en el art. 4.j). El convenio de Berna también se refiere en su art. 2.7) a las obras de arte aplicadas, delegando a las legislaciones de los países miembros la facultad de protegerla, regulando también que si tal protección no se diera (No es el caso de Bolivia), las obras de arte aplicadas serán protegidas como obras artísticas. Que la legislación mencionada establece que las obras protegidas por el derecho de autor tienen protección desde el momento de su creación, sin que sea necesario registro, depósito, ni ninguna otra formalidad para obtener la protección reconocida por la Ley (Art. 2 de la Ley 1322).

Que en el caso concreto, el derecho de autor de las etiquetas, envoltorios y los elementos publicitarios de DANONE como empresa extranjera, como obras de arte aplicado, están protegidos en mérito al art. 3.1) del Convenio de Berna del cual Bolivia es miembro al haber suscrito y ratificado dicho Tratado Internacional, sin necesidad de registro.

Destaca que la identificación de un producto novedoso, con características especiales y distintivas, es objeto de un especial desarrollo de su imagen para la correcta aprehensión por el público consumidor, lo que ocurrió en el caso concreto, debido a que se realizaron inversiones en el desarrollo del producto, la imagen con colores y disposición de elementos, la apariencia, el lanzamiento, la publicidad y el posicionamiento, los que fueron asumidos por DANONE, como se demuestra por el contrato suscrito entre MORRILLAS BRAND DESIGN y DANONE. El trabajo y diseño de la imagen entraña una actividad intelectual que merece protección; las letras, los colores, la silueta femenina que muestra sutilmente los huesos de la columna vertebral y los demás elementos comerciales fueron fruto del trabajo autoral de varias personas que a dedicación exclusiva desarrollaron esa labor. Todos los elementos enlistados son considerados obras de arte aplicadas a la industria en la legislación internacional y nacional de derecho de autor; no son obras de arte como tales, sino, son obras del derecho de autor que tienen aplicación, en el caso, a la industria láctea.

Anota que no es aceptable que una industria láctea peruana como Gloria tome el camino fácil de la imitación del producto de DANONE y su imagen, sin autorización para obtener un beneficio económico, extremo que no fue considerado en la resolución impugnada que desestimó los argumentos y la prueba aportada, sin considerar que sus actos están regidos por la Ley 2341 y su Reglamento, que regula entre otros aspectos, el principio de informalismo, la verdad material y la buena fe, lo que no fue considerado en la resolución demandada, lo que hace que la misma carezca de la causa como un elemento esencial del acto administrativo.

Que el art. 137 de la Decisión 486 otorga un tratamiento especial a los actos de competencia desleal; señalando el art. 137 del mismo cuerpo normativo, con relieve en el hecho de que la norma citada refiere tan solo la existencia de indicios razonables para que el SENAPI deniegue una solicitud de registro, de modo que concluye que no hace falta que se demuestre de manera fehaciente la comisión de un acto desleal, indicios razonables que en el caso se dieron. Transcribe también lo dispuesto en el art. 69 del Código de Comercio, para luego agregar que la empresa Gloria adoptó los signos distintivos de los yogures DENSIA y CALCI + para identificar sus propios yogures PIL CALCIFEM, con la finalidad de que se confundan con aquellos.

Que la resolución impugnada citó dos fragmentos de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (03-IP-99) que versan sobre la buena fe, sin embargo no refieren sobre la competencia desleal, no existiendo enlace entre ambas figuras; refirió que el SENAPI no consideró la existencia de indicios razonables que hacen inferir que la empresa Gloria imitó manifiestamente la imagen de DANONE con la finalidad de confundir al consumidor y apropiarse de los desarrollos, esfuerzos e inversiones de su competidor en la industria láctea, puesto que la imagen que despiertan ambos es virtualmente idéntica por los colores, por la figura femenina que tiene dibujada la columna vertebral, por los elementos denominativos que informan que el yogurt contiene calcio y hasta por el dibujo de la fruta que le da sabor al producto, lo que se hizo para identificar exactamente el mismo producto, un yogurt con calcio para su consumo primordial por las mujeres, lo que tiene por objeto causar confusión respecto de los productos de un competidor, lo que constituye un acto de competencia desleal.

Concluye afirmando que la resolución impugnada carece de causa, debido a que las autoridades administrativas fallaron sin tomar en cuenta, siquiera como indicios razonables, los documentos que les fueron presentados, para demostrar que la empresa Gloria comete actos de competencia desleal, con la solicitud de registro y el uso abusivo que se hace de la imagen de DANONE en los productos PIL CALCIFEM. También, afirma que el objeto de la resolución jerárquica que se impugna es ilícito, por no observar los principios del proceso administrativo y las reglas sobre la producción y valoración de la prueba contenidos en la Ley del Procedimiento Administrativo y su Decreto Reglamentario, como son el principio de la verdad material, el informalismo y las reglas sobre la producción y valoración de la prueba comprendidos en los arts. 47.I, IV de la Ley 2341 y art. 88 del DS N° 27113, normas que fueron vulneradas en sede administrativa, al haberse rechazado la prueba aportada, bajo el argumento que no cuenta con las respectivas legalizaciones, siendo copias simples y en idioma extranjero. Finalmente, sostiene que la resolución que se impugna incumple un concepto fundamental del derecho de marcas, cual es la ordenación del mercado, en bien de los consumidores y los comerciantes que proveen a aquellos de bienes y servicios, transcribiendo el contenido del art. 134 de la Decisión 486, que define a la marca como cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Los hechos y razones expuestas hacen que el objeto del acto administrativo impugnado y comprendido en la Resolución Jerárquica impugnada, sea ilícito, por lo que es nulo de pleno derecho.

I.2. Petitorio.

Concluyó solicitando se declare probada la demanda y en consecuencia se deje sin efecto los alcances de la Resolución Administrativa N° DGE/OPO/J-251/2014 de 01 de agosto, emitida por el SENAPI.

II.- DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.

Admitida la demanda mediante providencia de 26 de mayo de 2015, es corrida en traslado a la autoridad demandada y al tercero interesado, quienes fueron legamente citados; apersonándose Jhilda Gabriela Murillo Zarate, Directora General Ejecutiva y representante legal del SENAPI, quien previo relato de los antecedentes del caso, responde negativamente a la demanda incoada, bajo los siguientes fundamentos:

Al referirse sobre los ámbitos de protección del derecho de autor y la propiedad industrial manifiesta que el demandante basó su oposición, no en su registro previo de marca, tampoco en una solicitud previa de marca, sino en un derecho de autor sobre imagen y apariencia de un producto, envases, etiquetas, envolturas y otros, lo que no consta en ningún registro y sólo aduciendo que el derecho de autor nace con la obra, sin presentar además prueba idónea que forme convicción de la existencia de ese derecho de autor, sin considerar los ámbitos de protección del Derecho de Autor y los ámbitos de protección de la Propiedad Industrial, como ámbitos de protección diferentes y específicos cada uno.

Que, la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena – Régimen Común Sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, en su art. 4 define el concepto de derecho de autor y establece su ámbito de protección sobre éstos, en cuyo contenido no se hace referencia a los elementos de envolturas, etiquetas, envases, imagen de producto y otros cuya protección se pretende por la parte demandante como si fuese un derecho de autor, al contrario, los elementos cuya protección se solicita son regulados por una norma de derecho de propiedad intelectual como es la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena  - Régimen común sobre la Propiedad Industrial, que en su art. 134 define el concepto de marca y señala entre ellas, las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos, además de la forma de los productos y sus envases y envolturas; por lo que la protección de los elementos señalados debió hacérsela a través del registro de marcas y no así el Régimen sobre Derecho de Autor lo que llevó a determinar que las resoluciones de la instancia administrativa sean negatorias para la parte opositora ahora demandante.

Señala que el Derecho de autor no es un súper derecho que pueda encontrarse por encima de las normas de protección industrial, de modo que, normativamente no se puede hacer prevalecer una envoltura, una etiqueta, una forma de los productos, imágenes o envases, que se encuentran registrados en ningún sitio, sin ninguna fecha cierta y menos registrados como derecho de autor, por sobre un registro de marca o una solicitud formal de registro de marca, caso en el cual las leyes sobre marcas estarían por demás y ni deberían existir porque todos acudirían simplemente a la figura del derecho de autor, aduciendo que aunque no lo tienen registrado en ningún sitio, son creadores de determinadas figuras, envases o formas de productos, lo que llevaría a un caos en la convivencia de estos signos, siendo imposible para los Estados determinar prioridades, especificidad en las figuras o formas, caducidades, prescripciones y demás connotaciones inherentes a todos los signos; ello más allá de que los elementos sobre los cuales la firma DANONE pretende protección no son derechos de autor sino elementos que deben estar protegidos por el derecho de marcas.

Respecto a la denuncia de una ausencia de elementos esenciales en la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-N° 251/2014, señala que la Resolución Administrativa impugnada cumple con todos los elementos del acto administrativo, puesto que se encuentra adecuada a derecho y en estricta aplicación de la Ley del Procedimiento Administrativo; y, en relación a la valoración de las pruebas, DANONE a lo largo de todo el proceso de oposición se atribuyó la titularidad de etiquetas, envoltorios y otros elementos publicitarios de los productos DENSIA y CALCI +, aduciendo que estos hubiesen sido creados por ellos; sin embargo, no demostró objetivamente dicha titularidad en ninguna etapa del proceso.