SE/0008/2019

SALA PLENA

SENTENCIA: N° 8/2019

FECHA: Sucre, 14 de febrero de 2019.

EXPEDIENTE N°: 1201/2013.

PROCESO: Contenciosos Administrativo.

PARTES: Santa Cruz Securities Agencia de Bolsa Filial de FASSIL FFP SA. Contra Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI)

MAGISTRADO RELATOR: Ricardo Torres Echalar.

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VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contenciosa administrativa de fs. 33 a 38, impugnando la Resolución Administrativa N° DGE/DEN/J-013NN/2013 de 6 de septiembre (fs. 1 a 9), el memorial de contestación de fs. 95 a 98 vta., la réplica de fs. 103 a 105, no habiendo la autoridad demandada hecho uso de su derecho a la dúplica, los antecedentes procesales y de emisión de la resolución impugnada.

CONTENIDO DE LA DEMANDA:

Que, Jorge Zamora Tardío, en representación legal de la firma Santa Cruz Securities Agencia de Bolsa Filial de FASSIL FFP SA, en virtud al Testimonio de Poder N° 387/2013 de 26 de noviembre (fs. lia 28), se apersonó por memorial de fs. 33 a 38, manifestando que al amparo de los arts. 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y 70 de la Ley N° 2341, formula demanda contenciosa administrativa en contra de la Resolución Administrativa N° DGE/DEN/J-013NN/2013 de 6 de septiembre emitida por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).

Señaló que, el 22 de noviembre de 2011 solicitó el registro de la marca "Santa Cruz Agencia de Bolsa"para proteger: "Servicios de agencia de bolsa comprendidos en la ciase internacional 36" a nombre de Santa Cruz Securities Agencia de Bolsa Filial de FASSIL FFP SA y publicada en la Gaceta Oficial de Solivia N° 340, bajo el número 151116, solicitud que fue denegada por Resolución Administrativa N° 317/2012, documento administrativo que fue debidamente notificado a la entidad solicitante, siendo esta determinación confirmada por la autoridad que resolvió el recurso de revocatoria y confirmada totalmente en la instancia jerárquica.

I.2. Fundamentos de la demanda

La entidad demandante señaló que la Decisión 486 Régimen Común de la Propiedad Industrial, constituye el marco normativo destinado a amparar la protección de la propiedad industrial, en cada País Miembro de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial de Comercio y del Convenio de París para protección de la propiedad intelectual, el art. 136 de la mencionada decisión establece claramente las causales de irregistrabilidad de una marca, la concesión del registro de la marca"Santa Cruz Agencia de Bo/sd', Clase Internacional 36 no incurre en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el art. 136 de la Decisión 486 ya que no existe conexión competitiva alguna con la marca SANTA CRUZ SA C1 Int. 36 la cual funda la denegatoria de la solicitud de registro presentada; se debe tomar en cuenta que los servicios que protege la solicitud de registro de la marca "Santa Cruz Agencia de Boisd' están limitados a: "servicios de agencia de bolsa, comprendidos en la clase 36 de la clasificación internacional en vigencia".

La marca BANCO SANTA CRUZ SA, sobre la cual la resolución administrativa DPI/SD/Denegatoria-No. 317/2012 funda la denegatoria de la marca solicitada, distingue servicios comprendidos en la clase internacional 36 como ser: "negocios financieros y negocios monetarios".

Al respecto, de las interpretaciones realizadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre la conexión competitiva, se puede evidenciar que conforme al principio de especialidad con la limitación de servicios queda eliminada toda conexión competitiva posible entre los servicios que ambas marcas protegen o pretenden proteger, en consecuencia ambas marcas pueden coexistir. En las sentencias 5-IP-2012 Y 63-IP-2005, entre otras emitidas por el Tribunal Andino se ha señalado lo siguiente: "En relación con io mencionado, ei Tribuna! ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos que también pueden ser utilizados para servicios: a) La inclusión de ios productos en una misma clase del nomenclátor, b) Canales de comercialización, c) Similares medios de publicidad, d) Relación o vinculación entre productos, e) Uso conjunto o complementario de productos y f) Mismo género de ios productos", en el caso que nos ocupa se puede evidenciar que al estar limitados los servicios que protegen las marcas "Santa Cruz Agencia de Boisd' y "BANCO SANTA CRUZ SA" queda eliminada la conexión competitiva y por tanto es viable la coexistencia de ambas marcas.

Mencionó también que analizando estos criterios se puede evidenciar que al estar limitados los servicios que protegen las marcas "Santa Cruz Agencia de Bolsa" y BANCO SANTA CRUZ SA, queda eliminada la conexión competitiva y por tanto es viable la coexistencia de ambas marcas, y que si bien ambas marcas se encuentran en la misma clase internacional 36, ambas están limitadas y no abarcan toda la clase, una distingue negocios financieros y negocios monetarios que provee un Banco al público (marca BANCO SANTA CRUZ SA), y la otra distingue servicios de agencia de bolsa (marca Santa Cruz Agencia de Bolsa), que pertenece a otro mercado (mercado de valores).

Refirió que los servicios de la marca BANCO SANTA CRUZ SA, tienen diferentes canales de comercialización a los de la marca Santa Cruz Agencia de Bolsa, así el primero está dirigido al público en general, mientras en el mercado bursátil participan consumidores e4specializados, corredores de bolsa, emisores de acciones e inversionistas siendo los medios de publicidad de dichos servidores distintos, así como los servicios de un banco se publicitan a través de medios masivos, en tanto los servicios de una agencia de bolsa se publicitan a público especializado, que tenga valores para emitir o quiera invertir.

Agregó diferencias existentes entre una agencia de bolsa y un banco, indicando lo siguiente:

La agencia de bolsa es un intermediario autorizado a transar con valores, sobre el que recaen exigencias de solvencia legal, económica, moral y profesional, por tanto, un agente de bolsa es una empresa autorizada para comprar y vender valores, usualmente por encargo de terceros, cobrando para sí una comisión por sus servicios. Los agentes de bolsa promueven una relación intangible entre los proveedores (ahorradores e inversionistas) y demandantes (empresarios y gobierno), de recursos monetarios mediante la transacción de valores negociables o autorizados, siendo los principales servicios que ofrece una agencia de bolsa: Intermediación bursátil, Asesoramiento financiero y Administración de cartera.

Que los bancos son entidades que se organizan de acuerdo a leyes especiales y que se dedican a trabajar con el dinero, para lo cual reciben y tienen a su custodia depósitos hechos por las personas y las empresas y otorgan préstamos usando esos mismos recursos, actividad que se denomina intermediación financiera. Refirió que para realizar la actividad de recibir dinero y luego darlo en préstamo, los bancos le cobran intereses a quienes lo necesitan y piden préstamos, asimismo a quienes les entregan dinero en depósito, les pagan intereses por la confianza depositada, siendo la diferencia entre lo que se les paga y lo que ellos pagan, la ganancia que permite que el banco opere normalmente, por lo que los principales servicios que ofrece un banco son: Depósitos, Transacciones, Préstamos, entre otros.

Finalizó indicando que las agencias de bolsa y los bancos deben ser entidades con objeto social único y especializado, no existiendo forma en que un banco ofrezca servicios de bolsa, y aún si ambos se encuentran protegidos en la misma clase internacional, por disposiciones regulatorias dichos rubros merecen regulación separada, por lo que es razonable afirmar que no existe conexión competitiva entre ambos, ya que los servicios que ofrece un banco son diferentes a los servicios que ofrece una bolsa de valores, no pudiendo el consumidor confundir una compra de valores con un depósito bancario, no existiendo ninguna causal de irregistrabilidad dispuesta en el art. 136 de la Decisión 486.

Petitorio.

Concluyó solicitando que se declare probada la demanda, y se revoque la Resolución DGE/OPO-J-013NN/2013, ordenando al Servicio Nacional de Propiedad Industrial conceder el registro de la marca solicitada.

II.- DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.

Que, por providencia de fs. 40 se admitió la demanda contenciosa administrativa en la vía ordinaria de puro derecho, corriéndose en traslado a la autoridad demandada para que responda en el término de ley más el que corresponda en razón de la distancia, ordenando asimismo que remita los antecedentes que dieron lugar a la emisión de la resolución impugnada. Por otra parte, a efecto de la citación y emplazamiento a la autoridad demandada, se ordenó que la misma deberá ser citada mediante provisión citatoria, cuyo cumplimiento se encomendó a través de la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Presentado el memorial de contestación a la demanda de fs. 95 a 98 vta., se tuvo apersonada a Jhilda Gabriela Morillo Zarate en representación legal del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), en virtud de la Resolución Ministerial N° 190.2012 de 26 de octubre (fs. 93 y 94) y teniéndose por respondida la demanda en forma negativa, se corrió traslado a la parte demandante para la réplica.

En el memorial de contestación negativa a la demanda, la autoridad demandada señaló que de la revisión de antecedentes, se tiene que la marca que se pretende registrar se denomina Santa Cruz Agencia de Bolsa, y que existe otra marca ya registrada denominada BANCO SANTA CRUZ SA, la cual distingue la clase int. 36, por lo que distingue servicios de negocios financieros y negocios monetarios, advirtiéndose que aparte de esta última marca referida, también existen registros sobre dos marcas, siendo estas BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ SA y CONGLOMERADO MERCANTIL SANTA CRUZ, por lo que es importante tomar en cuenta que al comparar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo marcario y prestar especial atención al criterio que señala que a los signos se les observara a través de una visión de conjunto, sin descomponer o fraccionar sus partes.

Continuó manifestando que, los signos analizados son signos denominativos, conocidos como nominales o verbales, toda vez que en su estructura se utilizan expresiones acústicas o fonéticas, en este caso formadas por varias letras, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual, por lo que de acuerdo a las reglas de cotejo marcario determinados por la doctrina, se tiene lo siguiente: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, de ahí se tiene la similitud ortográfica, la similitud fonética y la similitud ideológica; Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente, Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas y la Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos o servicios.

Señalo que observando los elementos denominativos, se percibe que los signos previamente registrados, se hallan compuestos por BANCO SANTA CRUZ SA, BANCO MERCATIL SANTA CRUZ SA y CONGLOMERADO MERCANTIL SANTA CRUZ, y que la marca solicitada se halla compuesta por Santa Cruz Agencia de Bolsa, debiendo indicarse que los términos banco y agencia de bolsa, son términos genéricos y débiles dentro de la clase 36 internacional, por lo que al no ser susceptibles de monopolio exclusivo no aportan elementos distintivos, con la aclaración que sobre la no monopolización de términos genéricos, se observa que ambos signos comparten la descripción principal de Santa Cruz en su estructura, evidenciando similitud ortográfica entre los elementos de mayor percepción entre de dichos signos, siendo la pronunciación de los términos Santa Cruz predominantes y similares entre los signos de conflicto, existiendo también similitud fonética.

Manifestó que existen reglas sobre el análisis de conexión competitiva de productos de los servicios protegidos entre los signos analizados, las cuales son: i) La inclusión de los servicios en una misma clase del nomenclátor; ¡i) Canales de comercialización; iii) Similares medios de publicidad; iv) Relación o vinculación entre servicios; v) Uso conjunto o complementario de servicios; y vi) Mismo género de los servicios.

Finalmente refirió que, se evidencia que el ámbito de protección del signo base de la denegatoria, por su generalidad se encuentra relacionado con los servicios que busca proteger la marca solicitada, existiendo por ello de forma objetiva, conexión competitiva de servicios, pudiendo existir riesgo de confusión entre varios signos y productos que cada marca ampara, los cuales serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (¡i) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios, (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios, (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En consecuencia, se evidencia que por las similitudes ortográficas, fonéticas e ideológicas entre los signos analizados (Santa Cruz Agencia de Bolsa y BANCO SANTA CRUZ SA), se cumplen los supuestos esenciales para originar un riesgo de confusión directo, haciendo que la marca solicitada no pueda coexistir pacíficamente con la marca registrada, en consecuencia, la marca solicitada se halla inmersa dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en el art. 136 incisos a) y b) de la Decisión 486 de la CAN.

II.2.- Petitorio

Solicitó se dicte sentencia rechazando la demanda, y confirmando la Resolución Administrativa Jerárquica.