SE/0008/2022

SALA PLENA

SENTENCIA: 08/2022

FECHA: 07 de julio de 2022

EXPEDIENTE N°: 114/2009 CA

PROCESO: Contencioso Administrativo

PARTES: Empresa Lloreda S.A. contra Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI)

SEGUNDO MAGISTRADO RELATOR: Ricardo Torres Echalar

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contenciosa administrativa de fojas 186 a 192, impugnando la Resolución Administrativa pronunciada en Recurso Jerárquico, DGE/J/113/2008 de 12 de diciembre, emitida por El Servicio Nacional de Propiedad O Intelectual (SENAPI), el memorial de subsanación de fojas 203, la contestación de fojas 402 a 408, el memorial de réplica de fojas 415 a 417, la Resolución de Sala Plena que resuelve remitir antecedentes al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de fojas 430 a 431, la solicitud de interpretación prejudicial de fojas 435, la interpretación prejudicial 107-1P-2016 de 17 de febrero de 2017 (fojas 437 a 458), la Resolución de Sala Plena que resuelve notificar al tercero interesado de fojas 470 a 471, los antecedentes procesales y,

I.- CONTENIDO DE LA DEMANDA:

Que, se apersonó Miguel APT Brofman., en representación legal de la firma que gira bajo la razón social de Lloreda S.A., en virtud del Testimonio de Poder N O 362/2006 de 6 de junio, otorgado ante la Notaría de Fe Pública NO 061 correspondiente al Distrito Judicial de La Paz, a cargo de la Dra. Tatiana Terán de Velasco (fojas 35 a 38), dentro del proceso de oposición a la solicitud de registro de la marca "NATURA", clase 29, solicitud N0 200505020.

I.1.- Antecedentes de hecho de la demanda.

Que, la referida solicitud fue publicada en la Gaceta Oficial N O 2864 de 23 de febrero de 2006, con el NO 117243; que en virtud del derecho que le asiste conforme Poder Notarial No. 362/2006 Miguel APT Brofman en representación legal de la firma que gira bajo la razón social de Lloreda S.A., domiciliado en calle 15 No. 28-370, Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia, a través de memorial de fojas 32 a 33 formuló oposición de registro de la marca NATURA, clase 29 realizada por A.D.M. SAO S.A.; que mediante memorial de 12 de septiembre de 2006 Carlos Fernando Morón Rosales en representación legal de ADM-SAO S.A. respondió negativamente por lo que solicitó se rechace la demanda de oposición planteada por Lloreda S.A., que a través de memoriales de 10 y 14 de noviembre de 2006 Miguel APT Brofman presentó prueba de cargo consistente en copia simple del certificado de renovación de registro de la marca NATURA clase 29 en Colombia a nombre de sus mandates y copias legalizadas del memorial de solicitud de registro de marca presentado el 29 de marzo de 2006 así como del formulario de Solicitud de Registro todo ello para la marca NATURA.

Que una vez emitido el examen de registrabilidad por Informe PI/SD No. 139/2007 cursante a fojas 61 a 62 el Servicio de Propiedad Intelectual dictó Resolución Administrativa No. 075/07 de fecha 12 de marzo cursante de fojas 63 a 70 declarando improbada la demanda de oposición y por ende concediendo el registro del signo "NATURA" (Denominación) clase internacional 29 a nombre de la firma ADM, SAO S.A. la cual fue notificada conforme corresponde en procedimiento.

Que a través de memorial de 18 de septiembre de 2007 Miguel APT Brofman apoderado en representación legal de la firma Lloreda S.A. presentó prueba de cargo adicional consistente en copia simple de la Escritura Pública N 09435 extendida por la Notaria veintinueve del Circuito de Bogotá D.C que fue legalizada ante el Consulado de Bolivia.

Que por memorial de 10 de junio de 2008 cursante a fojas 120 a 122 Miguel APT B. en Representación Legal de la firma Lloreda S.A. presentó Recurso de Revocatoria contra la Resolución No. 075/07 el cual señaló que de una lectura de la Resolución referida se rechazó la oposición porque no se demostró la titularidad de la marca "NATURA" situación que resultó imprecisa y contradictoria de fundamento legal puesto que a tiempo de formular la oposición Lloreda S.A. presentó copia simple del Registro correspondiente emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, motivo por el que solicitó se proceda a revocar la decisión asumida por la autoridad administrativa y en consecuencia que se declare probada su demanda de oposición. Posteriormente el recurso fue admitido y corrido en traslado.

En consecuencia, Miguel APT B. a través de memorial de 23 de junio de 2008 / presentó prueba consistente en la Escritura Pública 9435 emitida por la Notaria 29 del Circuito de Bogotá D.C. mis que cumplió con los requisitos de legalización ante el Consulado de Bolivia en Bogotá y por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Bolivia y solicitó que su prueba sea aceptada y considerada a efectos de su Recurso de Revocatoria.

En fecha 26 de junio de 2008 Carlos Fernando Morón Rosales en Representación Legal de la empresa ADM-SAO S.A. respondió de manera negativa al Recurso de Revocatoria solicitando se rechace el mismo.

Que por Resolución Administrativa REV-No. 114/2008, de 9 de julio cursante a fojas 132 a 144 la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI rechazó el Recurso de Revocatoria interpuesto por Miguel APT B. en representación de Lloreda S.A. en consecuencia confirmó de manera total la Resolución Administrativa 075/07.

Miguel APT Brofman en representación legal de Lloreda S.A. interpuso Recurso Jerárquico a través de memorial de 7 de agosto de 2008 el cual fue remitido a la Dirección General Ejecutiva del SENAPI y corrido en traslado a la parte contraria conforme se evidencia en diligencias de fojas 170 por consiguiente se emitió el proveído de radicatoria del recurso referido.

Carlos Fernando Moron Rosales en representación legal de ADM SAO S.A., presentó memorial de 21 de agosto de 2008 cursante a fojas 173 a 174 en el cual respondió negativamente al Recurso Jerárquico solicitando se rechace el mismo.

En virtud a ello la Dirección General Ejecutiva del Servicio de Propiedad Intelectual (SENAPI) emitió la Resolución Administrativa No. DGE/J-113/2008 de 12 de diciembre cursante a fojas 176 a 180 de obrados, en la cual resolvió rechazar el Recurso Jerárquico presentado por Miguel APT B, por lo que confirmó de forma total la Resolución Administrativa Rev.114/2008 de 9 de junio.

I.2.- Fundamentos de la demanda.

En base a los antecedentes descritos, cumpliendo los requisitos formales, y agotada la vía administrativa como prevé el Código de Procedimiento Civil, el demandante, presentó el 3 de marzo de 2009 ante la Corte Suprema de Justicia demanda contenciosa administrativa argumentando su demanda, en síntesis, en los siguientes términos:

Inició la fundamentación señalando que la Resolución Administrativa N O DGE/J 113/2008 de 12 de diciembre emitida por el Director General Ejecutivo del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) resolvió el Recurso Jerárquico basando sus conclusiones en dos aspectos:

1. No se hubiera planteado oposición en base al Art, 147 de la Decisión 486, no cumpliendo el demandante con el requisito de presentar la solicitud de Registro de la marca "NATURA "y;

2. No se presentó declaración de marca notoria de "NATURA" por parte de la autoridad competente de la República de Colombia. (sic)

Asimismo, señaló que estos dos aspectos resumen los argumentos utilizados en las resoluciones administrativas anteriores (en el proceso administrativo) a tiempo de rechazar la oposición, por lo que refirió que tal situación causó perjuicio a sus mandantes ocasionando con ello que no se respete ni valore los derechos de éstos.

Alegó que los argumentos utilizados por las autoridades administrativas del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual a fin de evitar reconocer que la marca "NATURA" era de uso de la Empresa Lloreda S.A. incurrieron en errores de hecho y derecho desconociendo de esa manera sus derechos ocasionándoles perjuicio en su patrimonio como titular de la marca "NATURA" para distinguir productos de la clase internacional 29.

Expresó que la determinación del Director General Ejecutivo del SENAPI a través de su Resolución Administrativa N O DGE/J-113/2008 de 12 de diciembre fue incorrecta al requerir un requisito que no era exigible en sentido de que la notoriedad de la marca "NATURA" no es un tema que se pudo considerar exclusivamente a ser determinado por la autoridad de Colombia.

Del mismo modo señaló que el argumento de la Directora de Propiedad Industrial del SENAPI que resolvió el Recurso de Revocatoria hizo alusión a las pruebas aportadas determinando que no fueron suficientes para declarar una marca como notoria puesto que no cumplió a cabalidad con lo establecido por el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Que, el artículo 228 de la Decisión 486 de la CAN no determina que para establecer la notoriedad de una marca debió cumplirse con todos los factores señalados en el mismo de modo que debió tenerse en cuenta lo establecido en los incisos a) al k) que serían aquellos que entre otros debieron ser considerados a objeto de determinar la notoriedad de una marca. Por lo que a tiempo de resolver el Recurso Jerárquico el Director General Ejecutivo del SENAPI si bien no incurrió en repetir el argumento inicial vertido por el inferior se limitó a establecer otros motivos que reflejan la errónea interpretación de la normativa por parte del demandante como la demostración de la titularidad de la marca, la acreditación de su interés real, la notoriedad de marca entre otros.

A su vez alegó que la Resolución Administrativa N O DGE/J-113/2008 de 12 de diciembre que resolvió el Recurso Jerárquico interpuesto a nombre de sus mandantes tuvo como fundamentos incorrectos e indebidamente aplicados, lo propio con las resoluciones que fueron emitidas con anterioridad dentro el proceso administrativo que se siguió, siendo de esa forma que no se procedió con la aplicación correcta de la normativa contemplada en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena, con relación a lo establecido en los Arts. 146, 147, 135, 136, 224, 228, 229 que fueron debidamente expuestos en su demanda contenciosa administrativa.

I.3. Petitorio.

Concluyó su memorial de demanda precisando que sus mandantes no presentaron la Solicitud de Registro de la marca "NATURA" para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la clasificación internacional en forma simultánea a la presentación de la oposición; que en ese sentido no acreditaron el interés real en la marca, siendo así que de manera indebida, incorrecta y alejada de la normativa aplicable la autoridad administrativa se negó a reconocer el carácter de notoria de la marca "NATURA" de titularidad de sus mandantes. Por lo que solicitó sea declarada probada su demanda y a su vez se declare probada la oposición al registro de la marca "NATURA" que presentó la empresa A.D.M. SAO S.A.

II.- CONSIDERACIONES PREVIAS Y CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

Que, subsanada la observación de fojas 301, por providencia de fojas 304, se admitió la demanda contenciosa administrativa, teniéndose apersonado a Oscar Alberto Montalvo Salas en representación legal de Lloreda S.A., corriéndose en traslado a la autoridad demandada para que responda en el término de Ley más el que corresponda en razón de la distancia y remita los antecedentes de la resolución impugnada, debiéndose citar a la autoridad demandada mediante provisión citatoria, cuyo cumplimiento se encomendó a través de Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de la ciudad de La Paz.

Consiguientemente se procedió con la notificación al Director General Ejecutivo del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) en cuatro ocasiones consecutivas debido a que advirtieron que se cambiaba de autoridad ejecutiva en reiteradas ocasiones hasta que finalmente lograron concretar la notificación a María del Rosario Candelaria Salinas Valcarcel en su calidad de Directora General Ejecutiva y Representante Legal del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).

Posteriormente a través de memorial de 5 de noviembre de 2010 Oscar Alberto Montalvo Salas en representación legal de la firma que gira bajo la razón social de Lloreda S.A. presentó replica y solicitó en la misma se declare probada su demanda contenciosa administrativa y a su vez se declare probada la Oposición al registro de la marca "NATURA" solicitada por la empresa A.D.M. SAO S.A.

II.1. Con relación a la respuesta a la demanda contenciosa administrativa presentada por el representante legal de la empresa Lloreda S.A. corresponde señalar que se apersonó María del Rosario Candelaria Salinas Valcarcel, en su condición de Directora General Ejecutiva y representante legal del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), conforme se verificó la Resolución Ministerial MDP y EP/ DESPACHO N0003/2010 de 6 de enero.

Autoridad administrativa que basó su respuesta en los siguientes términos:

II.1.1. Refirió que el demandante se encontraba confundido puesto que previamente señaló que su demanda estaba amparada en el artículo 147 de la Decisión 486 y después el mismo fundamentó en sentido de que sería basada en el artículo 146 incurriendo de esa manera en una evidente contradicción.

II.1.2.- Hizo mención a la "oposición andina" aclarando que ésta tiene relación a la oposición que presenta el titular de una marca de un país mimbro de la Comunidad Andina de Naciones en otro país miembro, así también señaló que el demandado reconoció que mediante Resolución 075/07 se le rechazó la oposición presentada debido a que el demandante no acreditó el registro de la marca NATURA en Colombia; que presentó copias simples de su renovación de registro en la República de Colombia y que a la fecha ésta caducó ya que su vigencia era hasta el 4 de diciembre de 2000.

II.1.3.- Otro de los aspectos que señaló en su respuesta fue lo establecido en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 de la CAN; que el efecto que tiene un signo notorio es que sea protegido de manera especial y mejor apreciada con relación a los demás signos de su misma cualidad de notorio y que así se reafirma su presencia en el público consumidor.

II.1.4.- Por último, precisó que una vez revisados sus registros y su base de datos verificaron que la Empresa A.D.M. SAO S.A. presentó su solicitud de registro en Bolivia el 30 de diciembre de 2005 sobre la marca "NATURA" y que posteriormente es decir el 29 de marzo de 2006 la Empresa Lloreda S.A. presentó su memorial de oposición. Como se advierte A.D.M. SAO S.A. presentó con anterioridad su solicitud de registro de la marca "NATURA" clase 29.

Así pues, se deduce que uno no es excluyente del otro sino que por el contrario ambos juegan un rol de complemento, para una mejor aplicación.

II.2.- Petitorio.

Solicitó que, sobre la base de sus fundamentos expuestos y al amparo del artículo 190 del Código de Procedimiento Civil se dicte sentencia rechazando la demanda interpuesta y en consecuencia se confirme la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-53/2014 de 10 de febrero, que fue emitida por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).

III.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES

Prosiguiendo con el desarrollo del proceso, el demandante presentó réplica por memorial de fojas 415 a 417, en el que reiteró los términos de su demanda; y teniéndosela por presentada según providencia de fojas 419, se corrió en traslado para la dúplica, a lo que la empresa ADM SAO S.A. no hizo uso de su derecho.

Luego, mediante memorial de fojas 421 Lloreda S.A. solicitó que se decrete Autos para Sentencia, el cual cursa a fojas 423.

Posteriormente, a través de memorial cursante a fojas 426 de obrados Mario Enrique Cors Ulloa hace conocer al Tribunal Supremo de Justicia su apersonamiento en su calidad de Director General Ejecutivo del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, en virtud a la Resolución Ministerial MDPYEP/DESPACHO/N O 260.2010 de 30 de noviembre.

Por determinación de Sala Plena en Resolución 221/2015, cursa en obrados a fojas 435 la nota de remisión de la Interpretación Prejudicial, Proceso 107-IP-2016 (fojas 437 a 457), suscrita por el Secretario General del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, habiéndose providenciado a fojas 459, disponiéndose su acumulación al expediente, con noticia de partes.

Es así que, por Resolución 118/2017 cursante a fojas 464 la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, de la misma manera resolvió suspender el plazo para dictar resolución hasta que se proceda a la notificación al tercero interesado; es decir; la Empresa ADM SAO S.A. a fin de que asuma defensa.

En virtud a ello conforme se verificó a fojas 467 de obrados se designó como Magistrado Tramitador al Decano en ejercicio, Dr. Esteban Miranda Terán.

Que, por Resolución 07/2022 de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de fojas 470 a 471 se resolvió nuevamente suspender el plazo para dictar resolución hasta que de oficio por Secretaría de Sala Plena se proceda con la notificación al tercero interesado; es decir, a la Empresa ADM SAO S.A. a efectos de que asuma su defensa. Por lo que una vez realizadas las notificaciones correspondientes tanto al representante legal de la Empresa Lloreda S.A., como al Director General Ejecutivo del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, se encomendó que por Presidencia del Tribunal Departamental de Santa Cruz se proceda con la notificación a la Empresa ADM SAO S.A. misma que es corroborada a fojas 498.

Por último, cursa en obrados a fojas 502 nota marginal de 1 de julio de 2022 emitida por Secretaría de Sala Plena en la cual dio a conocer que la notificación a tercero interesado conforme ordenó la Resolución 07/2022 de Sala Plena se pudo realizar en fecha viernes 24 de junio de 2022.