SE/0016/2025

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA

SENTENCIA Nº 16/2025

Sucre, 25 de abril de 2025

Expediente : 197/2022

Demandante : Cynthia Castellanos Arce de Wille

Demandado : Servicio Nacional de Propiedad

Intelectual

Tipo de Proceso : Contencioso Administrativo

Resolución Impugnada : Resolución Administrativa DGE/INF/JER-N°050/2022 de 12 de abril

Relator : Mgdo. Germán Saúl Pardo Uribe

I. VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 18 a 26, subsanada a fs. 23 y vta., presentada por Cynthia Castellanos Arce de Wille, impugnando la Resolución Administrativa DGE/INF/JER-N°050/2022 de 12 de abril, pronunciada por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI); la providencia de admisión de fs. 55 de 04 de enero de 2023, la contestación de fs. 153 a 163 vta.; de la revisión de obrados y el contenido de la providencia de fs. 434 se establece que el proceso no cuenta con la solicitud de interpretación prejudicial; los antecedentes del proceso y de emisión de la resolución impugnada.

II. CONTENIDO DE LA DEMANDA

Cynthia Castellanos Arce de Wille a través del escrito de fs. 18 a 26, interpuso demanda Contenciosa Administrativa contra la Directora General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), relacionando los antecedentes ocurridos hasta la emisión de la resolución impugnada y expuso como puntos demandados lo siguiente:

La demandante, señaló que cuenta con el Registro N° 137138-C, que protege la marca registrada “Orígenes Bolivianos” Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza (mixta) y Registro N° 137133-C que protege la marca registrada “Espacio Cultural Orígenes” Clase 43 (mixta) Clasificación Internacional de Niza, refiriendo que, según las características que recaen sobre las marcas en conflicto, se podía advertir durante la tramitación en la instancia administrativa la existencia de similitud y conexión competitiva, de sus marcas registradas con la marca “Orígenes Huari” usada por la Cervecería Boliviana Nacional (CBN), refiriendo que, se debió enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación.

Señalando que, la primera palabra tanto de la marca de su representado, como la del signo de la demanda es "ORIGENES", vocablo que se resalta como el elemento característico y principal de las denominaciones, que, al tener una mayor carga expresiva, ineludiblemente, causa un impacto más fuerte en la mente del consumidor, por ser el elemento predomínate y de mayor recuerdo por parte de los consumidores.

Menciona que los signos confrontados son semejantes porque, desde la perspectiva conceptual o ideológica, evocan una idea idéntica o semejante, al compartir predominantemente el término “ORIGEN” en su composición denominativa.

Refiere también que, desde el punto de vista fonético, tratándose de signos cuya composición gramatical incorpora el vocablo “orígenes” en la misma posición, producen un impacto auditivo similar, lo que determina que sean considerados confundibles.

Mencionó que, el comportamiento es imputable a la infractora CBN constituyendo una vulneración a derechos de propiedad industrial toda vez que, por dos razones. En primer lugar, el signo empleado por la infractora es muy similar a las marcas protegidas de la actora; y porque la marca utilizada por CBN, distingue los mismos servicios amparados por su registro de marca.

Señaló que se habría realizado por parte del SENAPI una incorrecta comparación entre los signos confrontados; señalando además una contradicción, contenida en la parte resolutiva de la de la resolución demandada, consistente en el elemento dominativo “ORIGENES” es el que predomina en las marcas ORIGENES BOLIVIANOS Y ESPACIO CULTURAL ORIGENES, al igual que en el signo ORIGENES HUARI, por tratarse de la característica que provoca mayor impacto dentro de la configuración mixta de los signos y la fuerza expresiva propia que tienen las palabras en la mente del consumidor.

Concluyó que, si se hubiera efectuado por parte de la autoridad jerárquica un correcto análisis comparativo entre los signos confrontados, con base en los criterios mencionados, con entera certeza, se habría declarado la existencia de la infracción de los derechos de propiedad industrial, consecuencia con lo expresado la conducta de la parte demandada configura en la infracción marcaria según lo establece en los arts. 155 y 238 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

III. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

El SENAPI contestó negativamente la demanda contenciosa administrativa a través del memorial de fs.153 a 163 vlta, conforme lo siguiente:

Señaló que, se habría realizado un cotejo marcario de los signos “ORÍGENES BOLIVIANOS”, "ESPACIO CULTURAL ORİGENES" y "ORÍGENES HUARI" de acuerdo a normativa y jurisprudencia emendadas del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (CAN) y fue analizado el supuesto riesgo de confusión, que fue absuelto mediante la Resolución Administrativa DGE/INF/JER-N° 050/2022 de 12 abril y si bien existiría la posibilidad de conexión competitiva de servicios (Regla 4, cotejo de servicios entre los signos distintivos), no se evidenció semejanza de los signos en conflicto (Regla 1, 2 y 3 del cotejo entre los signos distintivos) por lo que, se no se habría configurado los dos supuestos necesarios para generar riesgo de confusión y asociación entre el signo demandado y las marcas registradas.

Refirió que, la Resolución Administrativa DGE/INF/JER N° 050/2022 de 12 de abril, fue emitida en estricta aplicación de la normativa supranacional y nacional, por lo que, no incurrió en errónea interpretación y aplicación de la norma comunitaria respecto a la solicitud de acción de infracción de derechos de propiedad industrial.

Concluyó solicitando se declare improbada la demanda contenciosa administrativa; y, en consecuencia, se confirme la DGE/INF/JER-N° 050/2022 de 12 abril, emitida por el SENAPI.

IV. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES

El 19 de septiembre de 2019, Cynthia Castellanos Arce De Wille representada legalmente por Daniel Acha Lemaitre interpuso acción de infracción a los Derechos de Propiedad Industrial en contra de la empresa Cervecería Boliviana Nacional (CBN), por el uso indebido de la marca de su propiedad "Orígenes Bolivianos y Espacio Cultural Orígenes".

Mediante decreto de 23 de octubre de 2019, la Dirección de Asuntos Jurídicos admitió la demanda de Infracción a los Derechos de Propiedad Industrial y dispuso poner en conocimiento de la CBN, la demanda de infracción presentada a efectos que responda a la misma en cinco (5) días hábiles.

Por memorial de 21 de enero de 2020, la empresa CBN, representada legalmente por José Luis Mejía, contestó a la demanda de infracción interpuesta por Cynthia Castellanos Arce De Wille.

Mediante Resolución Administrativa No. IF-018/2021 de 17 de febrero de 2021 se dispuso declarar IMPROBADA la demanda de Infracción a Derechos de Propiedad Industrial planteada por Cynthia Castellanos Arce De Wille contra la empresa CBN, Resolución Administrativa que fue puesta en conocimiento de las partes en fechas 26 y 30 de marzo de 2021.

Por memorial de 13 de abril de 2021, la demandante interpuso Recurso de Revocatoria contra la Resolución Administrativa No. IF-018/2021 de 17 de febrero de 2021.

Por memorial de 03 de mayo de 2021, la empresa CBN, respondió al recurso de revocatoria interpuesto contra la Resolución Administrativa No. IF-018/2021 de 17 de febrero de 2021.

Mediante Resolución Administrativa No. IF-REV-16/2021 de 11 de mayo de 2021, dispuso RECHAZAR el recurso de revocatoria interpuesto por la actora y confirmar en todas sus partes la Resolución Administrativa No. IF-018/2021 de 17 de febrero de 2021. Resolución Administrativa que fue puesta a conocimiento de las partes en el 12 y 18 de noviembre de 2021.

Por memorial de 26 de noviembre de 2021, demandante presentó recurso jerárquico contra la Resolución Administrativa No. IF-REV-16/2021 de 11 de mayo.

Por decreto de 08 de diciembre de 2021, - a fs. 139- se tuvo por radicado el Recurso Jerárquico interpuesto por la actora contra la Resolución Administrativa No. IF-REV-16/2021 de 11 de mayo de 2021.

El recurso jerárquico fue puesto en conocimiento de la parte contraria y por memorial de 10 de enero de 2022, la empresa CBN, dio respuesta al recurso interpuesto.

Mediante Resolución Administrativa DGE/INF/JER-N° 050/2022, de fecha 12 de abril de 2022, cursante a fs. 155 a 170, la autoridad que resuelve el Recurso Jerárquico interpuesto, dispuso RECHAZAR el Recurso Jerárquico interpuesto por Cynthia Castellanos Arce De Wille, en contra de la Resolución Administrativa N° IF-REV-16/2021 de fecha 11 de mayo de 2021, en consecuencia, la autoridad que resuelve el Recurso Jerárquico, confirma en todas sus partes el acto administrativo recurrido.

V. INTERPRETACIÓN PRE JUDICIAL

Conforme lo determinado por parte de la Providencia de 27 de noviembre de 2024 de fs. 434, se debe establecer que, de la revisión de los antecedentes procesales, se tiene que, no cuenta con la solicitud de interpretación judicial; asimismo se advierte que la problemática planteada se encuentra referida al uso indebido de marca, conforme los arts. 145, 148, 150 y 165 de la Decisión 486, sobre esta temática el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), emitió varios fallos de interpretación pre judicial sobre las normas cuya interpretación se requiere, por lo que, no fue necesaria la solicitud de interpretación pre judicial ante el TJCA.

VI. PROBLEMÁTICA PLANTEADA

En el caso presente, el motivo de controversia se circunscribe en determinar si fue correcta o no la determinación de la Resolución Administrativa DGE/INF/JER/N° 50/2022 de confirmar la Resolución Administrativa No. IF-REV-16/2021 de 11 de mayo, que declararon la inexistencia de infracción a los derechos de propiedad industrial por el uso indebido de marcas mixtas de titularidad de “ORÍGENES BOLIVIANOS” y "ESPACIO CULTURAL ORİGENES".

VII. FUNDAMENTOS LEGALES, DOCTRINALES Y JURISPRUDENCIALES APLICABLES AL CASO CONCRETO

Reconocida la competencia de esta Sala para la resolución de la controversia, de conformidad al art. 2 de la Ley Nº 620 del 31 de diciembre de 2014; en concordancia con el artículo 778 del CPC–1975 y la Disposición Final Tercera de la Ley Nº 439; tomando en cuenta la naturaleza del proceso contencioso administrativo, como juicio de puro derecho, en el que se analiza la correcta aplicación de la Ley a los hechos expuestos por la parte demandante, corresponde realizar el control jurisdiccional y de legalidad sobre los actos ejercidos por la AGIT.

El Proceso Contencioso Administrativo, constituye una garantía formal que beneficia al administrado, librándolo del abuso de poder de los detentadores del Poder Público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le sean gravosos para lograr el restablecimiento de sus derechos lesionados con la interposición, del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional, ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa.

En consecuencia, corresponde a este Tribunal, analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por el demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por las instancias de impugnación, conforme dispone el art. 109-I de la Constitución Política del Estado (CPE), que señala que todos los derechos por ella reconocidos son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección; de su parte, los arts. 115 y 117-I de la misma Norma Suprema, garantizan el derecho al debido proceso que constituye también uno de los principios de la jurisdicción ordinaria conforme al mandato del art. 30-12 de la Ley del Órgano Judicial que señala: “…impone que toda persona tenga derecho a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido en disposiciones jurídicas generales aplicables a los que se hallen en una situación similar”.

En la que, además, se busque la averiguación de la verdad material, trascendente para que el proceso conduzca a decisiones justas, en un Estado Social Constitucional de Derecho, donde la solución de los conflictos, se basa en el establecimiento de la verdad como como única garantía de la armonía social.