Texto del fallo
SALA PLENA
SENTENCIA: 18/2019
FECHA: Sucre, 21 de agosto de 2019
EXPEDIENTE: 1008/2013
PROCESO: Contencioso administrativo
PARTES: Cuba Libre Products INC c/ Servicio Nacional de
Propiedad Intelectual (SENAPI).
MAGISTRADO RELATOR: Marco Ernesto Jaimes Molina
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de 62 a 66 y memorial de subsanación a fs. 79 y vta. presentados por la empresa CUBA LIBRE PRODUCTS INC, impugnando la Resolución Administrativa DGE/DEN/J- No 362/2012 de 19 de diciembre, pronunciada por la Dirección General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI); la providencia de admisión de fs. 80, la contestación de fs. 109 a 112, memorial de réplica de fs. 116 a 118 y duplica cursante do fs. 168 a 172 vta, antecedentes del proceso y de emisión de la resolución impugnada.
I. CONTENIDO DE LA DEMANDA
1.1. Antecedentes de hecho de la demanda.
El demandante manifiesta que ante la solicitud de registro de la marca CUBATA publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia N° 298 de 26 de junio de 2011, tuvo que presentar la oposición a dicho registro el 08 de noviembre de 2011, en razón de que la marca solicitante CUBATA guarda similitud con la marca opositora del titular CUBA LIBRE INC por incurrir en las prohibiciones de los 135 inc. b) y 136 inc. a) de la Decisión 486, la cual fue resuelta por el Director de Propiedad Industrial del SENAPI mediante la Resolución Administrativa N° 106 2012 de 5 de abril, que declaro IMPROBADA la demanda de oposición y en su defecto CONCEDIÓ el registro de la marca CURATA: lo que motivo la interposición del recurso de revocatoria, que fue RECHAZADO mediante Resolución Administrativa DPI/OP/REV N.° 259/2012 de 25 de junio.
Ante el rechazo del recurso de revocatoria, interpuso recurso jerárquico el 13 de agosto de 2012, mereciendo la emisión de la Resolución Administrativa N° DGE/DEN/J-362/2012 de 19 de noviembre por la Directora General Ejecutiva del SENAPI, que RECHAZO el recurso interpuesto, lo que pone fin a la via administrativa.
1.2. Fundamentos de la demanda.
Señala que la marca CUBATA guarda similitud con la marca CUBA LIBRE, por lo que la concesión del registro estaría prohibida por la Decisión 486.
Indica que la marca CUBATA distingue vinos espirituosos y licores, mientras que la CUBA LIBRE distingue bebidas alcohólicas, especialmente ron y preparados del ron, por lo que los productos tienen directa conexión competitiva y son susceptibles de ser confundidos o asociados por el consumidor.
Alude que la marca CUBA LIBRE no es un signo de uso común para designar licores o bebidas alcohólicas, ya que el consumidor promedio al referir un producto como CUBA, no hace más que evocar el producto CUBA LIBRE, por lo que el uso de la marea CUBATA infringe las prohibiciones establecidas en los arts. 135 y 136 de la Decisión 486.
Manifiesta que aun en el supuesto caso de tenerse a CUBA como término de uso común CUBATA tampoco tendría suficiente distintivita, ya que la exclusión de la silaba TA carece de suficiente distintividad para distinguir el producto en infracción al art. 135 inc. c) de la Decisión 486, por lo que CUBATA no puede coexistir con la marea CUBA LIBRE.
1.3. Petitorio.
Concluye solicitando se declare PROBADA su demanda, y en consecuencia se Revoque la Resolución Administrativa de Recurso Jerárquico N° DGE/DEN/J-362/2012 de 19 de noviembre, Resolución Administrativa DPTOP/REV Nº 259/2012 de 25 de junio y la Resolución Nº 106/2012 de 5 de abril.
II. DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.
El SENAPI, contestó negativamente a la demanda con memorial presentado el 03 de julio de 2014, y haciendo un repaso de los antecedentes del proceso de las causales de irregistrabilidad establecida en el art. 136 inc. a) de la Decisión 486 de la CAN; así como las consideraciones de expresiones de uso común, señaló lo siguiente:
Que el término CUBA es débil para identificar productos comprendidos en la Clase 33 de la Clasificación Internacional Niza, por lo que perdió fuerza distintiva y en consecuencia es un término de uso común.
Adujo que de la separación del término de uso común CUBA, se tiene LIBRE Y TA, las cuales no guardan una similar percepción ni semejanza visual, ortográfica y fonética, por lo que no derivan en un riesgo de confusión marcario.
Apuntó que los productos distinguidos por ambos signos confrontados son las bebidas alcohólicas, pero por la disimilitud de la parte nominativa de los signos no resulta ser suficiente para aplicar la prohibición contemplada en el art. 136 inc. a) de la Decisión 486 de la CAN.
II.2. Petitorio.
Concluye solicitando, se RECHACE la demanda interpuesta, y se confirme la Resolución Administrativa DGE/DEN/J-362/2012 de 19 de noviembre.
III. TERCERO INTERESADO.
Cabe hacer constar que mediante decreto de 29 de agosto de 2018 a fs. 158, se dispuso la citación de Bodegas Mariani S.R.L. como tercero interesado, debido a que es titular de la marca CUBATA, de la cual la parte actora solicita la nulidad del registro. De ese modo se cumplió con la citación a la Empresa Bodegas Mariani S.R.L. (fs. 196), quién no se apersonó al proceso.
IV. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.
A efecto de resolver los fundamentos de la demanda, corresponde señalar que los antecedentes cumplidos en sede administrativa y los que cursan en el cuaderno del proceso, informan lo siguiente:
IV.1 El 03 de marzo de 2011 la empresa Bodegas Mariani S.R.L. solicitó ante la Dirección de Propiedad Intelectual del SENAPI, el registro como marca del denominativo CUBATA a efectos de amparar productos dentro de la Clase N° 33 de la clasificación internacional de productos y servicios NIZA aplicable al registro de marcas.
IV.2 El 26 de octubre de 2011, la firma Cuba Libre Products INC. Presentó oposición al registro solicitado, argumentando que el término CUBATA es similar a CUBA LIBRE, por lo existe el riego de confusión y asociación.
IV.3 Mediante Resolución Administrativa N° 106/2012 de 05 de abril, el SENAPI declaró improbada la demanda de oposición presentada por la firma Cuba Libre Products INC. y concedió el registro de la marca "CUBATA" (denominación) a favor de la empresa Bodegas Mariani S.R.L.
IV.4 Contra esta determinación Cuba Libre Products INC. interpuso Recurso de Revocatoria, resuelto por el SENAPI en la Resolución Administrativa DPI/OP/REV Nº 259/2012 de 25 de junio que rechazó el recurso y confirmó en todas sus partes la Resolución Administrativa N° 106/2012
IV.5 Interpuesto el Recurso Jerárquico, fue rechazado por la Dirección General Ejecutiva del SENAPI mediante Resolución Administrativa DGE/DEN/J-362/2012, confirmando en forma total la Resolución de Revocatoria.
V. INTERPRETACION PREJUDICIAL.
Antes de ingresar al examen de la problemática es necesario puntualizar que si bien la parte actora postuló que la marca CUTABA estaría infringiendo los arts. 135 inc. b) y 136 inc. a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; no obstante, la interpretación prejudicial solicitada N° 548-IP-2015 de fs. 136 a 147, precisó que no se procedió a la interpretación del art. 135 literal b), debido a que no está en discusión la falta de distintividad de un signo, de modo que solo efectuó la interpretación del art. 136 literal a) del decisión citada, en razón que la controversia radica en el riesgo de confusión y asociación.
En consecuencia, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a través de la Interpretación Prejudicial N° 548-IP-2015 advirtió el conflicto entre una marca denominativa (CUBATA) y una marca mixta (CUBA LIBRE), para lo cual realizó las siguientes consideraciones:
“2.4. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, el Tribunal consultante debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.
a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar de confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión.
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