Texto del fallo
SALA PLENA
SENTENCIA: 18/2021
FECHA: Sucre, 26 de mayo de 2021
EXPEDIENTE Nº: 879/2012 C.A.
PROCESO: Contencioso Administrativo
PARTES: Empresa Molinos Rio De La Plata SA, contra el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual
RESOLUCION IMPUGNADA: RA DGE/OPO/J-191/2012 de 25 de junio.
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contenciosa administrativa de fojas 11 a 16, interpuesta por MOLINOS RÍO DE LA PLATA SA, representada legalmente por Jorge Antonio Zamora Tardío, impugnando la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-191/2012 de 25 de junio, de fojas 1 a 8, emitida por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, la contestación a la demanda de fojas 91 a 94 vta., los antecedentes procesales y de emisión de la resolución impugnada.
I. CONTENIDO DE LA DEMANDA.
Que, Jorge Zamora Tardío, en representación legal de Molinos Río de La Plata SA, en mérito a Testimonio de Poder Especial 403/2013 de 8 de febrero otorgado por ante la Notaría de Fe Pública 42 a cargo de Mariana Iby Avendaño Farfán del Distrito Judicial de La Paz, interpone demanda contenciosa administrativa contra la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-191/2012 de 25 de junio, de fojas 1 a 8, emitida por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), al amparo de lo dispuesto por la Ley 620, la Ley 025, los arts. 778 al 781 del Código de Procedimiento Civil, arts. 69 y 70 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo y normas legales aplicables al caso. Luego de desarrollar los antecedentes administrativos, funda su demanda en los siguientes argumentos:
Expresa que por regla, una marca no puede registrarse si afecta indebidamente al derecho de un tercero; en ese sentido, una marca no puede registrarse si es idéntica o similar a una marca anteriormente registrada, para los mismos productos y servicios o para productos y servicios diferentes, pero cuya similitud conlleva el riesgo de asociación o confusión. En el caso presente, la concesión del registro de la marca GALLO (denominación), Clase Internacional 29, solicitada el 25 de mayo de 1992, con número de trámite SM-1292-1992, a nombre de Molinos Río de la Plata S.A.; imposibilita el registro de la marca GALLO (denominación) solicitada el 26 de febrero de 2010 por Víctor Guedes – Industria e Comercio SA, por cuanto existe entre ambos signos de identidad.
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina instituyó el principio de especialidad que generó también excepciones específicas, en el campo de la conexión competitiva y la protección de los signos notoriamente conocidos. Precisamente, en el análisis de la conexión competitiva existente entre los productos se produjo el conflicto en la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-191/2012 y, con ello se inobservó la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.
Luego de hacer mención a los fallos 22-IP-2007, 63-IP-2005 y 35-IP-2011 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, agregó que la marca GALLO, Clase Internacional 30, solicitada por Víctor Guedes – Industria e Comercio SA, -posterior al registro del demandante- pretende distinguir “Vinagres y condimentos” mientras que la marca GALLO, Clase Internacional 29, registrada a nombre de Molinos Río de la Plata SA, distingue los siguientes productos: “Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, salsas para ensaladas: conservas, comprendidos en la Clasificación Internacional 29”. Al tratarse ambos de productos comestibles, aunque no se encuentren en la misma clase del nomenclátor tienen conexión competitiva, tal como reconoce la Resolución DPI/OP/REV N°26/2012; empero, la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-191/2012 declara improbada la oposición y concede el registro de la marca GALLO (denominación), Clase Internacional 30, contraviniendo el art. 136 inc. a) de la Decisión 486 alegando que no existe conexión competitiva.
Agrega que existe conexitud en los canales de comercialización, de publicidad, vinculación entre productos y complementarios, pertenecen al mismo género de productos y tienen la misma finalidad, encontrándose el registro de la marca GALLO pedida por Víctor Guedes – Industria e Comercio SA, prohibida por ser idéntica a la marca previamente registrada por Molinos Río de la Plata SA
I.1. PETITORIO.
Solicita que se dicte Sentencia declarando probada la demanda; en consecuencia, se revoque la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-191/2012 de 25 de junio; y, ordene al SENAPI suspender el trámite de registro de la marca GALLO, denominación, Clase Internacional 30, Pub. 140569 a nombre de Víctor Guedes - Industria e Comercio S.A.
II. DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.
Que, se admitió la demanda contenciosa administrativa en la vía ordinaria de puro derecho, mediante providencia de fs. 62, corriéndose traslado a la autoridad demandada para que responda en el término de ley más el que corresponda en razón de la distancia; asimismo, se ordenó que la autoridad demandada remita los antecedentes que dieron lugar a la emisión de la resolución impugnada.
Por otra parte, mediante proveído de fojas 113, se dispuso se ponga en conocimiento de la firma VICTOR GUEDES INDUSTRIA E COMERCIO S.A., en calidad de tercero interesado, en el domicilio señalado, para que se apersone y asuma su defensa. A efectos de la citación y emplazamiento a la autoridad demandada y tercero interesado, se ordenó que por Secretaría de Sala se libre provisión citatoria, cuyo cumplimiento se encomendó al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Mediante memorial de contestación negativa a la demanda, de fojas 91 a 94 vta., se apersonó Jhilda Gabriela Murillo Zárate, Directora General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI, en virtud a Resolución Ministerial MDPyEP/DESPACHO/Nº 190.2012 de 26 de octubre 2012.
Establece los siguientes aspectos: i) Cuando los productos o servicios ofrecidos fueran diferentes, los límites del derecho del titular de la marca se encontrarían en el principio de especialidad. El titular de la marca registrada en una clase no está, por regla general, facultado para oponerse a la utilización de un signo idéntico en otra clase; ii) Pueden existir en el mercado marcas con denominaciones idénticas y que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando estas denominaciones se encuentren amparando productos o servicios comprendidos en distintas clases; iii) El signo solicitado para registro ampara productos clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que el opositor ampara productos de la Clase 29; iv) El consultante debe analizar la naturaleza o uso de los productos y servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos y servicios a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos y servicios en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes; y, v) En el caso presente, es evidente que los productos que distinguen los signos se encuentran consignados en diferentes clases de la clasificación internacional, y la marca solicitada, limita su protección a única y exclusivamente Vinagres y condimentos a diferencia de la marca opositora que distinguen otros productos comprendidos en la Clase 29. Si bien es cierto que los productos podrían compartir los mismos canales de comercialización para sus productos (tiendas, supermercados, almacenes, etc.) y medios publicitarios usados para su difusión como señala el demandante, es claro que por la naturaleza del producto no serían confundibles para el consumidor de los productos, por lo cual y poniéndose en lugar de un consumidor medio, éste no confundirá al adquirir el producto específico de “vinagre” pensando que esta comprando “mermelada, o carne”; por lo que en virtud de la sana crítica y uso de la lógica jurídica se concluye que existe diferencia entre ambas marcas.
II.1. PETITORIO.
Pide se rechace la demanda contenciosa administrativa, confirmando la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-191/2012 de 25 de junio, por estar enmarcada en la Decisión 486 de la CAN, Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial y Observancia del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, Ley 2341 y el Decreto Supremo (DS) 27113, Ley 1178, el Clasificador Internacional del Acuerdo de Niza y el Código de Procedimiento Civil.
II.2. RÉPLICA.
La parte demandante no respondió al traslado de fojas 96, en el plazo establecido por Ley; en ese sentido, mediante providencia de 5 de mayo de 2017, de fojas 159, se tiene por renunciado su derecho a la réplica.
II.3 DUPLICA.
En ese contexto, el demandado no formuló la dúplica.
II.4. TERCERO INTERESADO .
No obstante, su legal notificación de fojas 156, la firma VICTOR GUEDES INDUSTRIA E COMERCIO SA, en calidad de tercero interesado, representada por Ramiro Moreno Baldiviezo, no se apersonó a la presente demanda contenciosa administrativa.
III.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.
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