SE/0021/2019

SALA PLENA

SENTENCIA: 21/2019

FECHA: Sucre, 27 de Agosto de 2019

EXPEDIENTE Nº: 304/2014

PROCESO: Contencioso Administrativo

PARTES: Fondo Financiero Privado FASSIL S.A. contra

el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

(SENAPI)

PRIMER MAGISTRADO RELATOR: Ricardo Torres Echalar.

SEGUNDO MAGISTRADO RELATOR: Edwin Aguayo Arando.

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 13 a 17, interpuesta por Jorge Zamora Tardío en representación legal de la firma Fondo Financiero Privado S.A. "FASSIL SA", que impugna la Resolución Administrativa RA N° DGE/DEN/J-065NN/2013 de 13 de septiembre, pronunciada por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI); el decreto de admisión de fs. 79; la respuesta de fs. 96 a 100 vta.; el proveído que declaró la renuncia al derecho de la dúplica y Autos para Sentencia de fs. 131; la Resolución N° 3/2017 de 6 de junio, que dispuso la Consulta e Interpretación Prejudicial ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN) de fs. 135 a 136; la Interpretación Prejudicial remitida por la Comunidad Andina de Naciones (CAN) de fs. 139 a 145; los antecedentes procesales y los de emisión de la Resolución impugnada.

I. CONTENIDO DE LA DEMANDA.

1.1. Antecedentes de Hecho.

Que, Jorge Zamora Tardío, en representación legal de la firma Fondo Financiero Privado (FASSIL SA), en virtud al Testimonio de Poder N° 125/2014 de 5 de abril (fs. 21 a 24), se apersona por memorial de fs. 13 a 17, manifestando que al amparo de los arts. 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil (CPC), así como del art. 70 de la Ley N° 2341, formula demanda contencioso administrativa en contra de la Resolución Administrativa Nº DGE/DEN/J-065NN/2013 de 13 de septiembre, emitida por el SENAPI.

Señala que, el 26 de octubre de 2011 solicitó el registro de la marca "DEPÓSITO VERDE" para proteger: "Seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios, comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional en vigencia", a nombre de Fondo Financiero Privado FASSIL SA y publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia N° 340, bajo el número 150929, solicitud que fue denegada por Resolución Administrativa N° 470/2012, documento administrativo que debidamente notificado a la entidad solicitante, siendo esta determinación confirmada por la Autoridad que resolvió el recurso de revocatoria y confirmada totalmente en la instancia jerárquica.

1.2. Fundamentos de la Demanda.

La entidad demandante señala que la Decisión 486 Régimen Común de la Propiedad Industrial, constituye el marco normativo destinado a amparar la protección de la propiedad industrial en cada País Miembro de la Comunidad Andina (CA), de la Organización Mundial de Comercio y del Convenio de Paris para la protección de la Propiedad Industrial, y que el art. 136 de la mencionada Resolución establece claramente las causales de irregistrabilidad de una marca, por ello refiere que, la concesión del registro de la marca "DEPÓSITO VERDE", Clase Internacional 36 no incurre en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el art. 136 de la Decisión 486 ya que no existe conexión competitiva alguna con la marca TARJETA VERDE 1. Int. 36 la cual funda la denegatoria de la solicitud de registro presentada; pide que, se debe tomar en cuenta que los servicios que protege la solicitud de registro de la marca "DEPÓSITO VERDE" están limitados a: "seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios, comprendidos en la clase 36 de la clasificación internacional en vigencia".

Manifiesta que, la marca TARJETA VERDE, sobre la cual la Resolución Administrativa DPI/SD/Denegatoria-Nº. 470/2012 fundó la denegatoria de la marca solicitada, distingue servicios comprendidos en la clase internacional 36 como ser: "negocios financieros (financiamiento a negocios con rendimiento ambiental y financiero positivo) apoyo a iniciativas empresas e instituciones que promueven la conservación de los recursos naturales y aportan soluciones tecnológicas eco-eficientes". Sobre el punto refiere que, de las interpretaciones realizadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre la conexión competitiva, se puede evidenciar que conforme al principio de especialidad con la limitación de servicios queda eliminada toda conexión competitiva posible entre los servicios que ambas marcas pueden coexistir. En las sentencias 5-IP- 2012 Y 63-IP-2005, entre otras emitidas por el Tribunal Andino se ha señalado lo siguiente: "En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos que también pueden ser utilizados para servicios: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor; b) Canales de comercialización; c) Similares medios de publicidad; d) Relación o vinculación entre productos; e) Uso conjunto o complementario de productos; y f) Mismo género de los productos". En el caso, afirma evidenciar que al estar limitados los servicios que protegen las marcas "DEPOSITO VERDE" y "TARJETA VERDE", queda eliminada la conexión competitiva y por tanto es viable la coexistencia de ambas marcas.

Asimismo, menciona las razones por las que los servicios de las marcas DEPÓSITO VERDE y TARJETA VERDE, no son confundibles, en las siguientes:

a) Si bien los productos de las marcas DEPÓSITO VERDE y TARJETA VERDE se encuentran en la misma clase internacional 36, ambos están limitados y no abarcan toda la clase; TARJETA VERDE distingue: "negocios financieros (financiamiento a negocios con rendimiento ambiental y financiero positivo), apoyo a iniciativas empresas e instituciones que promueven la conservación de los recursos naturales y aportan soluciones tecnológicas ecoeficientes". Es decir que son servicios vinculados al giro de FONDO VERDE titular de la marca. FONDO VERDE no es intermediaria financiera, no capta ni puede captar recursos del público para depósitos en cuenta corriente, a plazo fijo o caja de ahorro como tampoco pueden colocar estos recursos en créditos a corto, mediano y largo plazo.

b) El público consumidor de cada una de las marcas es muy distinto; DEPÓSITO VERDE estará destinada al público interesado en ahorrar o tener en depósito seguro su dinero; en tanto que, TARJETA VERDE no es un servicio que se comercialice u oferte al público para ahorrar o depositar dinero, sino para "financiamiento a negocios con rendimiento ambiental y financiero positivo apoyo promueven la conservación de los recursos naturales y aportan soluciones tecnológicas eco-eficientes".

c) DEPÓSITO VERDE distingue servicios de intermediación financiera en los que se realiza captación de dinero del público, en tanto que TARJETA VERDE distingue servicios de en tanto financiamiento.

Por las razones expuestas considera que, puede aseverarse que ambas marcas: 1. No tienen los mismos canales de comercialización; 2. Sus medios de publicidad son distintos como también el público consumidor a los que van dirigidos; 3. Los servicios que distinguen no están vinculados; 4. Los servicios que distinguen tampoco se utilizan de modo complementario; y 5. Si bien están en la misma clase 36, no pertenecen al mismo género, TARJETA VERDE está directamente vinculada al financiamiento crediticio de proyectos medioambientales, mientras que la marca DEPÓSITO VERDE es un servicio de captación de dinero y depósito; en consecuencia, los servicios que distingue la marca TARJETA VERDE de FONDO VERDE, no tienen conexión competitiva con los servicios que se pretende proteger la marca DEPÓSITO VERDE de FONDO FINANCIERO PRIVADO FASSIL S.A., por lo tanto, ambas marcas no se encuentran en conexión competitiva y conforme al principio de especialidad no aplica ninguna causa de irregistrabilidad dispuesta en el encuentran en art. 136 de la Decisión 496 de la CA.

I.3. Petitorio.

Concluye solicitando que se declare probada la demanda y se revoque la Resolución impugnada DGE/OPO/J-065NN/2013, en mérito se ordene a la entidad demandada SENAPI conceder el registro de la marca solicitada.

II. CONTESTACIÓN LA DEMANDA.

Previamente a la contestación, por providencia de fs. 79 se admitió la demanda contenciosa administrativa en la vía ordinaria de puro derecho, corriéndose en traslado a la autoridad demandada para que responda en el término de ley más el que corresponda en razón de la distancia, ordenando asimismo que remita los antecedentes que dieron lugar a la emisión de la resolución impugnada. Por otra parte, a efecto de la citación y emplazamiento a la autoridad demandada, se ordenó que la misma deberá ser citada mediante provisión citatoria, cuyo cumplimiento se encomendó a través de la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Presentado el memorial de contestación a la demanda de fs. 96 a 100 vta., se tuvo apersonada a Jhilda Gabriela Murillo Zarate en representación legal del SENAPI, en virtud de la Resolución Ministerial N° 190.2012 de 26 de octubre (fs. 94 a 95) y teniéndose por respondida la demanda en forma negativa, con los siguientes argumentos:

En el memorial de contestación negativa a la demanda, la autoridad demandada señala que, de la revisión de antecedentes, se tiene que la marca registrada TARJETA VERDE es una marca mixta en virtud de que se compone de un elemento denominativo y un elemento gráfico (diseño particular de letras y diseño de una figura a manera de hoja en la parte posterior); sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, por ello, dice haberse evidenciado que la marca TARJETA VERDE posee como elemento predominante el denominativo compuesto por las palabras "TARJETA VERDE", por ser ésta la característica distintiva más importante del signo registrado.

Continua manifestando que, la marca solicitada "DEPÓSITO VERDE" se constituye en una marca denominativa, las cuáles son conocidas como nominales o verbales, toda vez que en su estructura se utilizan expresiones acústicas o fonéticas, en este caso formadas por dos términos, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual, por lo que nuevamente aclara que el término TARJETA es un elemento débil y evocativo dentro de la clase 36 internacional, relacionado con servicios financieros que emplean este medio, y DEPÓSITO, se constituye en un término genérico dentro de la clase 36 internacional, por lo que ninguno de éstos términos es de monopolio exclusivo y corresponde su exclusión dentro del análisis de cotejo, por lo que de acuerdo a las reglas de cotejo marcario determinados por la doctrina, se tiene lo siguiente: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, de ahí se tiene la similitud ortográfica, la similitud fonética y la similitud ideológica; Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente, Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas; y la Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.

Señala también que, antes de analizar la conexión competitiva que existe entre los signos en conflicto y reiterando lo argumentado en la Resolución Administrativa ahora impugnada, se tenga presente lo dispuesto por el Tribunal Andino en el proceso 22-IP-2007.

Finaliza indicando que de todo lo analizado y lo expuesto, se concluye la evidente existencia de conexión competitiva de servicios entre los signos en conflicto, donde además el consumidor medio asumiría que ambos servicios provienen de un mismo origen empresarial. Sobre el riesgo de confusión, se debe considerar distintos supuestos, entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, que serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios, (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios, (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. En consecuencia y del cotejo marcario realizado, evidencia que por las similitudes ortográficas y fonéticas entre TARJETA VERDE marca previamente registrada y DEPÓSITO VERDE del solicitante, se cumplen los supuestos esenciales para originar un riesgo de confusión, haciendo que la marca solicitada no pueda coexistir pacíficamente con la marca registrada, en consecuencia, la marca solicitada se halla inmersa dentro de la causal de irregistrabilidad establecida en el art. 136 inciso a) de la Decisión 486 de la CAN.

II.3. Petitorio.

Solicita se dicte sentencia rechazando la demanda y confirmando la Resolución Administrativa Jerárquica impugnada.

II.4. En el curso del trámite, se dio cumplimiento al procedimiento de puro derecho señalado por los arts. 781 y 354.II y III del CPC.

III. CONSULTA PREJUDICIAL.

Dando cumplimiento a la normativa de la CAN, este Tribunal mediante Resolución N 3/2017 de 6 de junio, dispuso se solicite dentro del presente caso la Interpretación Prejudicial del art. 136 inc. a) de la Decisión 486 "Régimen Común sobre Propiedad Industrial" ante el Tribunal de Justicia de la CAN, específicamente interpretación para determinar; si el signo DEPÓSITO VERDE (denominativo) solicitado a registro para distinguir servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, resultarían confundibles con la marca TERJETA VERDE (mixta), restringida previamente para restringir servicios de la misma clase.