SE/0024/2019

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

SENTENCIA Nº 24

Sucre, 26 de marzo de 2019

Expediente : 134/2016 - CA

Demandante : MELITTA EUROPA GmbH & Co. KG

Demandado : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

Tipo de proceso : Contencioso Administrativo

Resolución Impugnada: Resolución Administrativa DGE/CAN/J-No.

275/2015

Magistrada Relatora : María Cristina Díaz Sosa

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contenciosa-administrativa de fs. 154 a 166 vta. presentada por Miguel Apt Brofma en representación legal de MELITTA EUROPA GmbH & Co. KG, impugnando la Resolución Administrativa DGE/CAN/J-No. 275/2015 de 8 de diciembre, pronunciada por la Dirección General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI); la providencia de admisión de fs. 170, la contestación de fs. 310 a 319 vta., los memoriales de réplica y dúplica cursantes de fs. 322 a 325 vta. y 330 a 333., respectivamente, los antecedentes del proceso y de emisión de la resolución impugnada.

I. CONTENIDO DE LA DEMANDA

I.1. Fundamentos de la demanda.

A) Demanda tramitada de forma ultra petita.

El demandante manifiesta que el SENAPI, arbitrariamente, tramitó la acción de cancelación presentada por BAGLEY ARGENTINA S.A. de forma independiente, cuando en realidad esta fue presentada como un medio de defensa, conforme lo establece el art. 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), dentro de la demanda de Oposición Marcaria presentada por su empresa, contra el registro de la marca “BAGLEY MELITAS” solicitado por BAGLEY ARGENTINA S.A.

Refiere que dentro del trámite de oposición, BAGLEY ARGENTINA S.A. presentó su escrito de respuesta en la fecha límite de su vencimiento de plazo, alegando lo que creyó conveniente, empero de forma sorpresiva, un día después presentó una demanda de cancelación como medio de defensa, alegando el no uso de la marca “MELITTA” registrada a favor de la empresa que representa, misma que fue observada por la autoridad competente, habiendo BAGLEY ARGENTINA S.A. declarado expresamente en su subsanación, que esta no constituye una acción independiente, sino que fue interpuesta como medio de defensa en la demanda de oposición, habiéndose dado por válido el poder de representación presentado en la oposición, y acreditado el interés legítimo por la defensa a la oposición a su registro de marca, motivos por los que correspondía acumular el trámite de cancelación al de oposición, y resolverse de forma conjunta en el Recurso Jerárquico que declaró probada su demanda de oposición y negó el registro de la marca “BAGLEY MELITAS”, empero esto no ocurrió, motivo por el cual solicitó aclaración y complementación sobre este aspecto, habiendo respondido la Dirección General del SENAPI, que la acción de cancelación no fue interpuesta dentro de la demanda de oposición como medio de defensa dentro del plazo de contestación, razón por la que no forma parte del proceso, mereciendo un trámite independiente.

Alega que en este caso se evidencia la corrección y redirección de oficio por la propia autoridad, situación que viola el debido proceso, siendo inadmisible que la autoridad pueda orientar la causa en forma distinta a la que fue solicitada o demandada por el interesado, constituyéndose esto en un ilegal abuso de autoridad con el que se pretende conducir el resultado de una causa, por cuanto, si la acción de cancelación como medio de defensa fue presentada de forma extemporánea, correspondía su rechazo de forma oportuna y no su reconducción para dar vigencia a una acción ya precluida, siendo una de las reglas del debido proceso el respetar la relación procesal, quedando fijados los alcances del proceso con las pretensiones de la demanda y su contestación, sin que la autoridad administrativa tenga potestad para su modificación o corrección, como ocurre en el caso de autos.

Sostiene que lo precedentemente expuesto, demuestra que la autoridad actuó de forma “ultra petita”, ya que el interesado declaró expresamente que su demanda fue planteada como medio de defensa, no debiendo ser tramitada de forma independiente, considerando además que la cancelación se inicia solo a solicitud de parte, no pudiendo generarse de manera oficiosa por la autoridad competente, pues con ello se produjo indefensión, y violó el debido proceso, pues en su condición de demandado se sometió a la acción de cancelación y asumió defensa, entendiendo que esta fue presentada como un medio de defensa dentro de la oposición y no como un trámite independiente.

2. Demanda de cancelación tramitada sin cumplimiento de requisitos esenciales

Señala que en el hipotético caso de que se hubiera interpuesto la acción de cancelación de forma independiente, esta no cumple con los requisitos esenciales para su tramitación y resolución, por no haber acreditado la personería del demandante, ni el legítimo interés para su interposición, pues conforme los antecedentes descritos, la autoridad administrativa reconoció la personería del demandante y admitió la demanda en virtud a las aclaraciones efectuadas por BAGLEY ARGENTINA S.A., sobre la interposición de la cancelación como medio de defensa en el trámite de oposición, reconociendo el poder de representación adjuntado a este primer trámite y teniéndolo como depositado.

Al respecto, aclara que la modalidad o uso de un Poder en depósito, no es válida en procesos donde existe contención, conforme lo dispuesto en el art. 43 del Reglamento Interno del SENAPI, encontrándose el demandante obligado a presentar original o copia legalizada de dicho instrumentos, cosa que no aconteció por lo que la demanda y el proceso se desarrollaron sin el cumplimiento de este requisito esencial, lo que viola el debido proceso y demuestra el incumplimiento de los deberes de la autoridad de fidelidad, imparcialidad y transparencia.

Invocando el art. 43 del Reglamento Interno del SENAPI y el art. 17 del Reglamento del 2008, señala que en ambos casos se prevé que para la acción de cancelación tramitada de forma independiente es necesaria la presentación de Poder, mientras que para una cancelación formulada como medio de defensa no lo es, por lo que en el caso presente no es coherente la actitud del SENAPI, cuando habiendo presentado BAGLEY ARGENTINA S.A. su acción de cancelación sin poder de representación, se procedió a su tramitación sin observar el cumplimiento de este requisito, quebrantando el debido proceso y actuando de manera diferente a lo señalado en la norma, pues debió declararse su inadmisibilidad o improcedencia por incumplimiento de requisitos procesales o cuando menos anulable hasta el momento de su admisión, considerando además lo previsto en el art. 4 del Reglamento de Procedimiento Interno del SENAPI de 2008 o el capítulo X y art. 261 de su nuevo Reglamento, que establecen la condición de que el poder de representación para la acción de cancelación debe ser expreso, evidenciándose de la lectura del Poder presentado por el mandatario de BAGLEY ARGENTINA S.A. que no contiene la facultad expresa para iniciar acciones de cancelación.

En relación al interés legítimo, manifiesta que en el caso concreto el accionante en ningún momento acreditó un legítimo interés, alegando únicamente el supuesto no uso de la marca MELITTA, pese a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el PROCESO 131-IP-2007, estableció que quien inicie la acción de cancelación deberá acreditar un interés legítimo o un derecho subjetivo, para poder actuar, el cual deberá ser actual y no eventual o potencial.

Conforme a ello, observa que en la demanda de cancelación en ningún momento se manifiesta o declara el legítimo interés que tiene el actor para que la acción pudiera prosperar, por cuanto al ser un trámite independiente es imprescindible y necesaria su justificación, lo contrario expondría a los titulares de marca a un sistema caótico, inseguro e incluso extorsivo, pues cualquier personas por su sola decisión o capricho podría demandar la cancelación de registros por no uso.

Refiere que la Resolución Administrativa impugnada, no valoró el incumplimiento de este requisito legal, entendiendo que esta acción se encontraba inmersa en la defensa al trámite de oposición, siendo inadmisible que ahora se pretenda considerarla un trámite independiente, en cuyo caso debió exigirse la acreditación del interés legítimo del accionante, que al no haberse demostrado vicia todas lo actuado en el trámite de la acción de cancelación.

Señala que la Resolución Administrativa Nº DPI/OPI/REV 217/2014 de 1de octubre ya declaró IMPROBADA la demanda de cancelación por no contar el demandante con legítimo interés, empero esta resolución fue objeto de recurso jerárquico, habiendo la instancia jerárquica anulado la referida resolución y ordenado se emita un pronunciamiento debidamente motivado y fundamentado sobre el recurso de revocatoria, direccionando con ello, la forma de resolución para que se declare la cancelación de marca.

3. En cuanto a la Prueba

Denuncia, que pese a haber presentado ampulosos medios de prueba que acreditan el uso de la marca en el mercado nacional, no solo en el período de los 3 años anteriores a la demanda, la Resolución Jerárquica impugnada, se dedicó a observar y descalificar cada una de las pruebas, de forma irregular y con argumentos desacertados y excesivos, sin observar los principios que orientan el procedimiento administrativo y con la intención de desestimar las pruebas en el afán de declarar la cancelación de la marca.

Considera que la aceptación de cualquiera de las pruebas aportadas, demuestra de manera suficiente y oportuna el uso de la marca, como sucede con las copias de las facturas internacionales de fs. 27, 32, 35, 47 y 48 emitidas por la fábrica MELITTA, verificables a partir del código de barras registrado en la misma factura, pero que fueron desestimadas por no ser originales y carecer de legalización, pese a su obtención de una fuente oficial.

Reitera que la Resolución Jerárquica, contiene fundamentos y valoraciones que demuestran una actuación parcializada e irregular, con el fin de perjudicar los intereses de su mandantes, ya que ratifica el fallo de revocatoria, argumentando que las pruebas aportadas correspondían únicamente a las gestiones 2012 y 2013, cuando debió probarse el uso y disposición de productos desde el 10 de octubre de 2010 al 10 de octubre de 2013, no obstante que entregó pruebas desde el 2009 que fueron desestimadas.

Al respecto, manifiesta que el Tribunal de Justicia de la CAN, en relación al art. 165 de la Decisión 486 de la CAN, ha establecido que si el titular de la marca demuestra que la ha usado cumpliendo con los elementos de forma, intensidad, temporalidad y ejercicio necesarios, no puede prosperar la acción de cancelación; entendiendo además que el uso de la marca, se materializa mediante la prueba de la venta o comercialización de bienes o servicios a título oneroso, por lo que no exige que para evitar la cancelación de la marca, deba demostrarse su uso continuo durante los tres años anteriores, siendo suficiente acreditar el uso en un período relevante en la forma e intensidad necesarias, sin embargo, pese a que todas las pruebas demuestran el uso y comercialización de productos con la marca MELITTA (copias de factura, permiso de inocuidad, documentos de aduana, fotografías supermercados que comercializan el producto, etc.), todas fueron descalificadas por no ser originales, y cuando lo son, por no contar la legalización de la institución correspondiente, desconociendo los principios de Verdad Material, Economía e Informalismo, señalados en el art. 4 de la Ley Nº 2341 LPA, así como los criterios de amplitud, flexibilidad e informalismo para la admisión y producción de pruebas, dispuestos en el art. 88 – II del DS Nº 27713 RLPA, atentando contra su capacidad de prueba y generándole indefensión.

Refiere que entre los ilegales argumentos invocados para rechazar su prueba, se encuentran los siguientes: 1. Presentación de Copias de facturas, rechazadas por no encontrarse legalizadas por autoridad competente, sin especificar quien debió legalizarlas, toda vez que el original de las mismas se encuentran en posesión del comprador, debiendo considerarse para ello la Sentencia Constitucional Plurinacional 1049/2015-S3 de 3 de noviembre, que resuelve un caso similar.; 2. Inadecuada valoración de las pruebas, toda vez que presentaron copias legalizadas de pólizas de importación, copias de facturas del fabricante y otros con el objetivo de acreditar la legal importación del producto a territorio boliviano con fines de comercialización, empero esta fueron rechazadas por ser copias simples y en algunos casos por no contar con traducción oficial, pese a que algunos de ellos se encuentran legalizadas, violentando el principio de informalismo.; 3. Pruebas calificadas de extemporáneas, pues ha presentado el contrato de licencia para que Mellita Do Brasil S.A. fabrique y utilice la marca MELITTA, inicialmente en fotocopias simples, que luego fueron debidamente legalizada ante autoridades consulares y traducida oficialmente, prueba descalificada por extemporánea, sin considerar el art. 90 del D.S. Nº 27113 que permite la presentación de prueba pertinente, protestando su reciente obtención, habiéndose rechazado prueba de publicidad por no mostrarse en ella al fabricante; 4. Pruebas de reciente obtención, rechazadas por no haberse prestado el juramento correspondiente, cuando este aspecto es de índole civil y no se encuentra dispuesto en el art. 90 de DS Nº 27113, como requisito para su admisión, además de ser facultad de la autoridad administrativa el ordenar su diligenciamiento si fuera necesario.

Sostiene que lo anterior evidencia la actitud caprichosa y subjetiva de la autoridad administrativa, que como resultado le provoca indefensión y desconoce el debido proceso por violar normas y garantías constitucionales, habiendo demostrado la actuación ilegítima e irregular de las direcciones del SENAPI.

Transcribe los artículos 4, 47, 62, 88 y 90 de la Ley Nº 2341 LPA, y los artículos 1 y 2 del DS Nº 28138, y concluye que en el trámite impugnado no se observaron los principios uniformadores del procedimiento administrativo ni el derecho a la amplia producción de prueba, habiéndose exigido formalismos incompatibles con la flexibilidad e informalismo que caracteriza al procedimiento administrativa, menos se ha orientado la causa a la búsqueda de la verdad material, arribándose a conclusiones que causan irreparables perjuicios a sus mandantes y total desprotección de sus derechos, lo que conlleva afectación a su patrimonio, ya que bajo tales criterios se expropiaría una marca de reconocido prestigio en beneficio de quien usurparía la misma aprovechando la fama y el prestigio logrados.

I.2. Petitorio.

Concluye solicitando se declare PROBADA la demanda, y en consecuencia se Revoque la Resolución Administrativa Nº DGE/CAN/J-275/2015 de 8 de diciembre, y en consecuencia se declare Improbada la demanda de cancelación interpuesta por la empresa BAGLEY ARGENTINA S.A. en contra del Registro de la Marca “MELITTA” con Reg. 37700-C para la clase internacional 30.

II. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

La Directora General Ejecutiva del SENAPI, se apersonó al proceso y respondió negativamente a la demanda con memorial presentado el 12 de septiembre de 2016, cursante de fs. 310 a 313, argumentando lo siguiente:

Tras describir los antecedentes en sede administrativa, e identificar los argumentos de la demanda contenciosa administrativa, citando el art. 165 de Decisión 486 de la CAN señala que de la revisión de antecedentes se evidencia que la parte demandante de la cancelación no la presentó como medio de defensa, sino de manera independientes (fuera del plazo para interponerla como medio de defensa), por lo que al no estar enlazada a la demanda de oposición mereció una tramitación independiente, con el fin de no vulnerar los derechos de los administrados.

En relación al Poder de representación, refiere el art. 13 de la Ley Nº 2341 LPA y 67 del DS Nº 27113 RLPA, son claros al establecer la necesidad de acompañar el Testimonio de Poder para realizar actuaciones administrativas, habiendo sido este solicitado al demandante de la cancelación, quien indicó que este se encontraba en la misma institución dentro del expediente de oposición, motivo por el cual fue admitida la acción, certificando con ello que efectivamente el poder de representación se encontraba en la entidad, no siendo plausible lo referido ahora por la parte contraria.

Sobre la valoración de la prueba, invocando consideraciones doctrinales sobre la acción de cancelación de registro de marca, y transcribiendo los artículos 166 y 167 de la Decisión 486 de la CAN, además del art. 4 inc. c) y d) de la Ley Nº 2341 LPA, señala que realizó un análisis detallado de la prueba presentada, debiendo el ahora demandante, acreditar el uso de la marca “MELITTA” durante el periodo comprendido entre el 10 de octubre de 2010 hasta el 10 de octubre de 2013.

Detalla la prueba presentada por la parte ahora demandante y la valoración efectuada de cada prueba, estableciendo que estos medios debieron acreditar el uso real, constante e ininterrumpido de la marca materia de la cancelación, en el referido periodo de los tres años, empero del análisis efectuado advierte que solo se acreditó el uso de la marca MELITTA en los meses de septiembre y noviembre de 2012, además de febrero y noviembre de 2013, incumpliendo lo establecido en la normativa.