SE/0024/2025

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA

SENTENCIA Nº 24/2025

Sucre, 12 de mayo de 2025

Expediente : 73/2016-CA

Demandante : Walter Alconz Marca

Demandado : Servicio Nacional de Propiedad

Intelectual

Tipo de proceso : Contencioso Administrativo

Resolución Impugnada : RA DGE/OPO/J-219/2015 de 2 de

octubre.

Relator : Mgdo. Germán Saúl Pardo Uribe

I. VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 1 a 6 y subsanada a fs. 24, interpuesta por Walter Alconz Marca a través de su representante legal contra el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) representada por Jhilda Gabriela Murilla Zárate; impugnando la Resolución Administrativa (RA) DGE/OPO/J-219/2015 de 2 de octubre (fs. 11 a 20), la contestación a la demanda de fs. 59 a 67, la notificación al tercero interesado cursante a fs. 53, el Auto Supremo de 23 de abril de 2019, de fs. 83 a 86, que realizó la interpretación prejudicial en el presente caso, la Consulta Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “Proceso 88-IP-2023” de fs. 115 a 116 vta., el decreto de autos para Sentencia de 18 de febrero de 2025, cursante a fs. 118 de obrados; los antecedentes del proceso y todo lo que en materia fue pertinente analizar.

II.- CONTENIDO DE LA DEMANDA

Walter Alconz Marca interpone la presente demanda, manifestando que:

La RA DGE/OPO/J-219/2015 omitió pronunciarse sobre el derecho preferente de cancelación favorable al demandante en virtud a la RA N° 1015/2013 de 08 de noviembre, que declaró cancelada por falta de uso la marca registrada “PEROÉ” clase 25 con registro N° 99431-C a nombre de César Patricio Uauy Uauy y/o Héctor Uauy Uauy y por aplicación del art. 168 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) se adquiere un derecho preferente sobre dicha marca, pero el SENAPI no cumplió con lo dispuesto por los arts. 143 y 144 de la referida Decisión 486 cuando se solicitó el registro de la marca PEROÉ (denominación y diseño).

Señaló que las resoluciones emitidas por el SENAPI incurren en lo establecido por el art. 16.h) de la Ley N° 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA), pues no obtuvieron una respuesta fundada y motivada a las peticiones y solicitudes formuladas e incurrieron en inobservancia también de los arts. 4 y 62.o) del Decreto Supremo (DS) N° 27113, que están concordantes con el art. 24 de la Constitución Política del Estado (CPE) y conforme el principio de verdad material, se remiten a la búsqueda de las marcas registradas en el portal web de las oficinas de propiedad industrial de la República de Chile denominada INAPI para demostrar el vínculo del demandante con la firma chilena.

Concluyó solicitando se declare probada la demanda; en consecuencia, revocar la RA DGE/OPO/J-219/2015 de 2 de octubre y consecuentemente las Resoluciones que le preceden dictadas por el SENAPI.

III. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

El SENAPI representado legalmente por Jhilda Gabriela Murillo Zárate, como su Directora General Ejecutiva y representante legal, por memorial de fs. 59 a 67, contestó negativamente la referida demanda, alegando que:

El SENAPI, al realizar el examen previo o de forma, debe limitarse únicamente a verificar si los requisitos formales fueron cumplidos; esto es, que se encuentren contenidos en la solicitud y no deberá realizar una evaluación de fondo de la solicitud, examen que se realizará en una fase posterior.

Señaló que el Tribunal Andino en los supuestos que existan dudas o malas interpretaciones sobre la aplicación de la normativa comunitaria, emitió fallos (interpretaciones prejudiciales) para que exista uniformidad en la interpretación y aplicación de la norma por parte de las autoridades que administran el régimen de propiedad intelectual en la CAN, las cuales tiene aplicación obligatoria y vinculante en los países miembros de la CAN, y no como erradamente lo afirma el demandante que no correspondía la aplicación de una interpretación de la norma ajena al proceso. En ese sentido, refirió que existen muchas interpretaciones prejudiciales del Tribunal Andino de Justicia sobre el tema en cuestión y a manera de ejemplo citó Proceso 185-IP-2007, Proceso 37-IP-2009, Proceso 027-IP-2012, Proceso 36-IP-2013, Proceso 18-IP-2014, que coinciden en afirmar que el signo, objeto de derecho preferente, tiene que ser idéntico a la marca que se canceló, los elementos denominativos y los gráficos deben coincidir, toda vez que la cancelación recayó sobre un signo específico e individualizado y es sobre ese signo que el derecho preferente debe ser ejercido y debe incluir los mismos productos o servicios que correspondían a la marca cancelada, aunque puede, obviamente, comprender menos; por lo que, mal puede decir el recurrente que no tenía conocimiento sobre este requisito y que dentro del proceso fue aplicada una interpretación prejudicial ajena, más cuando ésta hace referencia al tema abordado en el caso de autos.

Continuó señalando que, el Estado Plurinacional de Bolivia, fue participante del “Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena” de 28 de mayo de 1979, actualmente denominado “Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina” en mérito al Protocolo Modificatorio suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996, en la que Bolivia es parte, consiguientemente, en la obligación de sujetarse a las disposiciones del último cuerpo de normas mencionado y así lo prevé su art. 32 del citado Tratado de Creación, pues establece que toda interpretación vía prejudicial tiene el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, disposición que en mérito al art. 410.II de la CPE es de aplicación en el Estado boliviano en razón que mediante Ley N° 1872 de 15 de junio, se aprobó y ratificó el Protocolo Modificatorio del Tratado de Creación suscrito y describió la Interpretación Prejudicial 121-IP-2014 e indicó que se determinó de forma correcta la denegatoria de oficio del signo solicitado.

Previa descripción del proceso 54-IP-2013, señaló que el SENAPI en aplicación al principio de verdad material realizó la búsqueda de los registros de las marcas PEROÉ inscritos en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) de la República de Chile, de donde se evidenció la titularidad de los señores César y Héctor Uauy Uauy, quienes posteriormente trasfirieron la marca PEROÉ a la firma opositora; y a partir del examen de registrabilidad efectuado, de las pruebas y argumentos vertidos que presenta y efectúa el solicitante con respecto al vínculo comercial entre los señores Uauy Uauy y los parientes de éste, se evidenció que la solicitud incurre en la causal de irregistrabilidad establecida en el art. 136.d) de la Decisión 486 y precisamente de tales pruebas se evidenció la titularidad de los señores César y Héctor Uauy Uauy, quienes luego trasfirieron la marca PEROÉ a la firma opositora por lo que, lo manifestado que se incurrió en faltas procesales carece de fundamento.

Finalmente señaló que, de la lectura de la resolución recurrida se actuó en sujeción a la Constitución, a la Ley y al derecho, realizando una fundamentación correcta en cuanto a la valoración de la prueba aportada, no siendo plausible lo referido por el demandante y posteriormente describió lo previsto en el proceso 180-IP-2021 respecto a la interpretación prejudicial, facultativa y obligatoria, siendo obligatoria para este Tribunal de última instancia, sin que se afecte o atente contra su independencia, pues en este caso, el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario de su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél.

Concluyó solicitando se declare improbada la demanda contenciosa administrativa; y, en consecuencia, se confirme la RA DGE/OPO/J- 219/2015 de 02 de octubre emitida por el SENAPI.

IV. APERSONAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO

El tercero interesado, pese a su legal notificación conforme consta a fs. 53 de obrados, no respondió a la demanda contenciosa administrativa interpuesta ni se apersonó al presente proceso.

V. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES

V.1. Resolución Administrativa

El 29 de noviembre de 2013, Walter Alconz Marca, solicitó el registro de la marca de producto “PEROÉ” (Mixta) para distribuir productos de la Clase Internacional 25 de Niza: “Vestidos, Calzados, Sombreros”, solicitud que fue publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia bajo el número de publicación 167449 en fecha 07 de marzo de 2024.

Posteriormente, en fecha 21 de abril de 2014 se apersonó Pablo Kyllmann Díaz en representación legal del COMERCIAL FIRST JEANS LIMITADA, presentando oposición de registro de la marca solicitada argumentando que la marca solicitada incurriría en las causales de irregistrabilidad establecidas en los arts. 135.b, e, i), 136.a) y f), 137 y demás pertinentes de la Decisión 486, en atención a sus registros 747550, 755953 y 863135 otorgados por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de la República de Chile, conforme consta de fs. 27 a 29 del Anexo 1.

El 27 de enero de 2015, el SENAPI emitió la RA N° 21/2025, que declaró improbada la oposición planteada por COMERCIAL FIRST LIMITADA y denegar de oficio la solicitud de registro de la marca PEROÉ (denominación y diseño) dentro de la Clase Internacional 25, conforme lo previsto en el art. 136.d) de la Decisión 486, de conformidad a las fs. 119 a 133 del Anexo 1.

V.2. Resolución Administrativa del Recurso de Revocatoria

Contra la anterior Resolución, Walter Alconz Marca interpuso recurso de revocatoria, que fue resuelto mediante la RA DIP/OP/REV-N° 079/2015, de 14 de mayo, que rechazó el mismo y confirmó en su totalidad la Resolución Administrativa inicialmente emitida por el SENAPI; tal como se acredita de fs. 149 a 154 del Anexo 1.

V.3. Resolución Administrativa del Recurso Jerárquico

Walter Alconz Marca, a través de su representante legal interpuso recurso jerárquico, resueltos mediante la RA DGE/OPO/J-219/2015 de 02 de octubre emitida por el SENAPI, que rechazó el recurso interpuesto, confirmando la RA DPI/OPO/REV N° 079/2015 de 14 de mayo, tal como consta de fs. 11 a 20 de obrados.

V.4. Antecedentes Procesales emitidos en este Tribunal

En el curso del proceso contencioso administrativo, se dio cumplimiento al procedimiento de puro derecho señalado en los arts. 781 y 354.II y III del Código de Procedimiento Civil (CPC-1975), conforme consta por providencias a fs. 68 y 118 de obrados.