SE/0025/2018

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Sentencia Nº 25

Sucre, 2 de abril de 2018

Expediente : 076/2015-CA

Proceso : Contencioso Administrativo

Demandante : Compañía Industrial Altiplano S.A.

Demandado : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución Impugnada : DGE/OPO/J-N°286/2014, de 28 de agosto

Magistrada Relatora : María Cristina Díaz Sosa

Pronunciada en el proceso Contencioso Administrativo seguido por Compañía Industrial Altiplano S.A., a través de su apoderado Domingo Sixto Salcedo Rada; impugnando la Resolución Administrativa DGE/OPO/J- N°286/2014, de 28 de agosto de 2014, emitida por la Directora General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).

VISTOS: La demanda de fs. 59 a 73 vta., la respuesta de fs. 275 a 279; la Consulta Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones CAN, de fs. 305 a 327, los antecedentes procesales y de emisión de la resolución impugnada.

I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.

Dentro del Trámite de solicitud de registro de la marca “K-NINO” (mixta), clase internacional 05, para proteger: “Productos Veterinarios”, solicitada por Miguel Serrano Cronembold, se presentó demanda de oposición andina por parte de la Compañía Industrial Altiplano S.A., argumentando ser titular de dicha marca que se encuentra registrada en la República del Perú, bajo el certificado N° 001187918, en la clase 5; emitiéndose en consecuencia la Resolución Administrativa N° 005/2014, de 6 de enero, por la Dirección de Propiedad Industrial del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual – SENAPI (fs. 14 a 20), mediante la que se resuelve declarar improcedente la demanda de oposición andina planteada por la Compañía Industrial Altiplano S.A., representada por Domingo Sixto Salcedo Rada, y consiguientemente conceder el registro de la marca “K-NINO” (mixta), en la clase 18 de la Clasificación de Niza, a nombre de Miguel Serrano Cronembold para proteger únicamente “Productos veterinarios”, previo cumplimiento de los requisitos de ley.

Interpuesto Recurso de Revocatoria por la parte opositora (fs. 20 a 22 vta.), la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI, mediante Resolución Administrativa DPI/OP/REV-N° 79/2014, de 2 de abril, resolvió rechazar el Recurso de Revocatoria interpuesto por la firma Compañía Industrial Altiplano S.A., en consecuencia confirma en todas sus partes la Resolución Administrativa N° 005/2014, de 6 de enero.

Formulado recurso jerárquico por la parte opositora (fs. 30 a 33), mediante Resolución Administrativa DGE/OPO/J-N° 286/2014, de 28 de agosto (fs. 38 a 44), la Dirección General Ejecutiva del SENAPI, resolvió rechazar el Recurso Jerárquico interpuesto por la Compañía Industrial Altiplano S.A., consiguientemente confirma totalmente la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-N° 79/2014, de 2 de abril.

Resolución última contra la cual se formula la demanda Contenciosa Administrativa que ocupa a este Tribunal.

En el curso del proceso contencioso administrativo se dio cumplimiento al procedimiento de puro derecho señalado por los arts. 781 y 354. II y III del Código de Procedimiento Civil (CPC).

Se cumplió también con la citación a Miguel Serrano Cronembold, en calidad de tercero interesado.

Concluido el trámite, se decretó Autos para Sentencia, conforme se tiene de la resolución saliente a fs. 271; además de haberse procedido a la solicitud de interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dado que la problemática del caso implica la aplicación de normativa andina.

II. ARGUMENTOS DE LA DEMANDA Y CONTESTACIÓN.

Demanda Contenciosa Administrativa.

Señala que el 16 de mayo de 2013, Miguel Serrano Cronembold se apersonó al SENAPI, solicitando el registro de la Marca “K-NINO” (mixta), clase internacional 05, siendo esta solicitud publicada en la GACETA OFICIAL DE BOLIVIA, bajo el número de publicación 161948.

Señala que por memorial de 30 de agosto de 2013, la Compañía Industrial Altiplano S.A., se apersonó interponiendo demanda de oposición andina basado en los arts. 146 y 147 de la Decisión 486, en contra del registro de la marca “K-NINO” (mixta), clase internacional 05, manifestando que es legítimo propietario de la marca “K-NINO en la clase internacional 05, bajo certificación de inscripción Nº 00117918 del INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL PERÚ (INDECOPI)” y que la marca solicitada por Miguel Serrano Cronembold incurre en las prohibiciones de los arts. 135 lit. b), art. 136. lit. a) y f) de la Decisión 486 por generar riesgo de confusión indirecta.

Manifiesta que contestada la demanda de oposición y corridos los trámites de Ley, la oposición fue resuelta mediante Resolución Administrativa Nº 005/2014 Expediente Nº 161948, que declara IMPROCEDENTE la demanda de oposición y Concede la solicitud de registro de la marca K-NINO (mixta), clase internacional 18 a Miguel Serrano Cronembold, dicha resolución fue impugnada por la Compañía Altiplano S.A. a través de los recursos de Revocatoria y Jerárquico, siendo rechazados en ambas oportunidades.

La Compañía Industrial Altiplano S.A. acusa que la autoridad demandada realizó una interpretación subjetiva del art. 147 de la decisión 486 al considerar que la oposición formulada en base al registro de la marca “K-NINO” (denominación y diseño) clase internacional 05, registrada en Perú, debe reunir dos requisitos que no se encuentran insertos en la norma señalada, los cuales son: a) la identidad de la marca y b) la identidad de productos, en relación al registro original en el país de origen (Perú).

Denuncia que el SENAPI, actuó con parcialidad emitiendo criterios contrarios a la legalidad, ya que en un anterior caso sometido a su conocimiento, se manifestó una posición distinta a la actual, pese a estar frente a una misma situación, con las mismas partes, violando de esta manera la sana crítica y la razonabilidad suficiente, dejando a su representada en una situación de inseguridad jurídica y produciendo una violación al debido proceso.

Manifiesta que la autoridad demandada no consideró la jurisprudencia andina que sustenta que no es necesaria la existencia de una marca idéntica y que la finalidad de la oposición andina es proteger al consumidor de un error o confusión directa o indirecta en relación tanto al origen empresarial como a la conexión competitiva.

Respuesta de la entidad demandada (SENAPI)

Admitida la demanda mediante resolución de 15 de abril de 2015 cursante a fs. 77, es corrida en traslado a la autoridad demandada y al tercero interesado, quienes fueron legamente citados; apersonándose Jhilda Gabriela Murillo Zarate, Directora General Ejecutiva y representante legal del SENAPI, quien previo relato de los antecedentes del caso, responde negativamente a la demanda incoada, bajo los siguientes fundamentos:

En cuanto a los presuntos requisitos extralegales exigidos por el SENAPI para acreditar el interés real, la entidad demandada refiere que todos los fallos emitidos por dicha institución, se encuentran acordes y sujetos a la Decisión N° 486 y sus respectivas interpretaciones prejudiciales, como ocurrió en el caso, por lo que se rechaza lo manifestado por el demandante respecto a una incorrecta interpretación de la norma.

En ese sentido, señala que la resolución recurrida en su página 5, hizo mención al proceso 68-IP-2010, que de manera clara señala que el interés real debe considerarse acreditado con el sólo acompañamiento de la solicitud de registro de una marca idéntica a la marca que sirvió de base para la oposición andina y para distinguir los mismos productos y servicios.

Respecto a la acreditación del interés real, citando lo señalado por el art. 147 de la Decisión N° 486, refiere que tal interés se acredita mediante la solicitud de registro de la marca que se encuentra registrada en algún país miembro y no así en un signo similar o semejante; sin embargo, en el caso si bien ambos refieren al signo “K-NINO” (mixta), empero los productos que el signo solicitado pretende proteger en la base de datos del SENAPI, son disímiles a los que la marca registrada “K-NINO” (base de la oposición) protege o ampara, por lo que el opositor no habría cumplido con los requisitos establecidos por la norma comunitaria andina que rige la materia. En cuanto a la cita del proceso de oposición N° 154457 sustanciado también en el SENAPI, refiere que se tratan de casos con distintas características, citando posteriormente lo señalado en el proceso 110-IP-2008, respecto a la autonomía de las oficinas nacionales competentes.