SE/0025/2019

SALA PLENA

SENTENCIA: 25/2019

FECHA: Sucre, 21 de agosto de 2019

EXPEDIENTE Nº: 752/2014

PROCESO: Contencioso Administrativo

PARTES: SOCIEDAD PRODUCTOS FAMILIA S. A. contra Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI)

MAGISTRADO TRAMITADOR: José Antonio Revilla Martínez

VISTOS EN SALA PLENA: la demanda contencioso administrativo de foja 42-47 presentada por la SOCIEDAD PRODUCTOS FAMILIA S. A., impugnando la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-184NN/2013 de 13 de diciembre, pronunciada por la dirección general ejecutiva del servicio nacional de propiedad intelectual (SENAPI) ; la admisión de fojas 49; la contestación de fojas 65 a 68; réplica de fs. 195 a 198 vta. ; duplica de fs. 203 a 206; los antecedentes del proceso y emisión de la resolución impugnada.

CONTENIDO DE LA DEMANDA.

1. Antecedentes de hecho de la demanda.

Milenka Saavedra Muñoz en representación de PRODUCTOS FAMILIA S. A. Señala que el 13 de noviembre del 2012 dicha empresa presentó oposición contra la solicitud de registro para la marca CHIQUITÍN (mixta), CLASD 5 a nombre de la sociedad PRINCEL LTDA.

Refiriendo a ello, que mediante resolución Administrativa Nº 200/2013 de 13 de abril, Se declaró probada la oposición interpuesta POR PRODUCTOS FAMILIA S. A., denegado la solicitud de registro de la marca CHIQUITÍN (mixta).

El 20 de junio de 2013 ante el recurso de revocatoria Interpuesto contra dicha resolución por la sociedad PRINCEL LTDA., mediante Resolución Administrativa DPI/OP/REV-N° 176/2013 de 19 de julio fue rechazado, confirmándose en todas sus partes la Resolución Administrativa Nº 200/2013 de 13 de abril.

Emergente de ello, la sociedad PRINCEL LTDA. Interpuso Recurso Jerarquíco, ante el cual mediante resolución administrativa DGE/OPO/J-184NN/2013 de 13 de diciembre fue aceptado, revocando de forma total la resolución administrativa DPI/OP/REV-No. 176/2013 de 19 de julio, declarando En consecuencia improbada la demanda de oposición presentada por PRODUCTOS FAMILIA S. A. Y concediendo la solicitud de registro de la marca CHIQUITÍN (mixta), Clase 5 de PRINCEL LTDA.

2. Fundamentos de la demanda.

PRODUCTOS FAMILIA S. A. a través de su representante, solicita considerarlo determinado en las dos instancias administrativas previas a la resolución jerárquica, señala que la marca solicitada para registro CHIQUITÍN, induce al riesgo de confusión y asociación con la marca previamente Registrada PEQUEÑÍN de PRODUCTOS FAMILIA S. A., no pudiendo ser registrada por estar inmersa en la prohibición prevista en el artículo 136 lit. A) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Ello indica que el signo solicitado CHIQUITÍN es absolutamente similar a la marca PEQUEÑÍN, toda vez que son palabras sinónimos, con un significado idéntico entre sí y pertenecen a la misma categoría gramatical, es decir traducen algo o alguien “tiene poco tamaño “ (Sic), puesto que al Escuchar una persona la palabra pequeño, piensa directamente en algo chico o reducido de tamaño, no existiendo por lo tanto elementos de diferenciación alguna de sustento para que el signo solicitado CHIQUITÍN, se ha considerado un signo distintivo y pues acabo existir pacíficamente en el mercado boliviano con la marca PEQUEÑÍN, ya registrada para los mismos productos en la clase 5 y para otras directamente relacionadas con la clase 3 y 6.

Por otra parte, refiere que el elemento denominativo predomina sobre el elemento figurativo, puesto que la palabra CHIQUITÍN Y PEQUEÑÍN causan mayor impacto en sus diseños, dejando un mismo recuerdo en la mente del consumidor por su similitud ortográfica y fonética.

A ello, refiere que la resolución jerárquica se limita a realizar el cortejo de comparación entre ambas marcas, desconociendo y obviando la existencia de otros registros para la marca PEQUEÑÍN ( Denominación) clases:16, 25; PEQUEÑÍN EXPLORADORES (mixta) clases: 03, 16; PEQUEÑÍN ACOSTADITOS ( mixta) clases: 03, 16; PEQUEÑÍN AVEBTUREROS (mixta) clases: 03, 16; PEQUEÑÍN PREMIUM LO MÁS PARECIDO A NO TENER PAÑAL (Slogan) clase 16.

Señalando además, la aplicación parcializada de las 4 reglas de cotejo de signos establecidas en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; donde los productos “pañales desechables” (Sic), Qué es que pretenden distinguir con la marca CHIQUITÍN, constituyen parte de los productos químicos que protege de forma general la marca PEQUEÑÍN de PRODUCTOS FAMILIA S. A. Dentro de la clase 5, siendo que además son titulares de la marca PEQUEÑÍN además en las clases 3 y 16, directamente relacionadas con los productos higiénicos de la clase 5, toda vez que cuentan con los mismos canales de distribución el mismo público consumidor, por lo que se compartirían centros de expendio, medios de publicidad y similar naturaleza y género de productos, siendo ello contrario a las normas vigentes.

Señalando finalmente que se atenta contra el consumidor con relación al origen empresarial de la marca CHIQUITÍN identificándolo como la marca PEQUEÑÍN, así como PRODUCTOS FAMILIA S. A., transgrediendo el artículo 13 de la ley Nº 453.

I.3 Petitorio

Concluye solicitando se declare PROBADA su demanda, revocando la resolución ADMINISTRATIVA DGE/OPO/J-184NN/ 2013 de 13 de diciembre y disponiéndose deniegue el registro de la marca CHIQUITÍN clase 5ta nombre de la sociedad PRINCEL LTDA., con costas y demás consideraciones de ley.

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

1. Fundamentación

Jhilda Gabriela Murillo Zárate, apersonandose al proceso en su condición de Directora General Ejecutiva del Servicio Nacional Intelectual, respondió negativamente la demanda, señalando que:

En relación al cortejo de comparación entre marcas en conflicto, que la marca PEQUEÑÍN es denominativa, y la marca CHIQUITÍN es mixta, cuya combinación de estos elementos al ser apreciados en conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciar las de las existentes en el mercado, prevaleciendo en el caso en cuanto la marca CHIQUITÍN como elemento de mayor influencia el denominativo.

A ello haciendo mención a las reglas de comparación y cortejo marcario, refiere que las marcas en conflicto coinciden en el mismo número de sílabas (3) con identidad en sus últimas letras”I” y “N”, sin embargo, al observar que las palabras PEQUEÑÍN – CHIQUITÍN son disímiles por contar con estructuras morfológicas, secuencias vocálicas y silábicas diferentes, no son semejantes en el plano ortográfico, y por lo tanto no inducen a confusión visual en el consumidor. Agregando que, por la diferencia ortográfica y gramatical en el caso, no genera similar Impacto auditivo resultado fácilmente diferenciales, No dejando el mismo recuerdo en la mente del consumidor medio.

Acotando que en relación a la confusión ideológica, por la que se evocaria una idea relacionada a un sector de la población al que van dirigidas las marcas en conflicto, es decir bebés, generando ambas las marcas la misma idea en la mente del consumidor, provocando con ello su confusión, señala que las expresiones evocativas no pueden ser monopolio de un solo empresario y que ambas marcas evoquen una idea similar no puede ser el único fundamento para impedir el registro de una marca por supuestamente inducir a confusión al público consumidor, más aún al determinarse que las marcas no se perciben de igual forma, debido a su estructura ortográfica diferente y al ser pronunciadas producen sonidos diferentes, lo cual no induce a error ni origina confusión al consumidor al ser denominaciones distintas.

Asimismo refiere que las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente; y que el número de sílabas y la identidad de sus últimas letras, no provocan confusión, así como que al haberse determinado que las marcas no son semejantes ni idénticas no correspondería analizar la conexión competitiva, al no concurrir los dos factores para establecer la causal de riesgo.

A ello señala que la marca CHIQUITÍN estuvo registrada desde el 11 de mayo de 1993 bajo el número 54849-C por la firma LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE LTDA., evidenciándose de tal forma su coexistencia pacífica en el mercado con la marca PEQUEÑÍN, no habiéndose ocasionado perjuicios entre los titulares de las marcas, mi confusión al consumidor durante 10 años, infiriendo sé que por la convivencia estuvieron ambas marcas a través del tiempo, no existen razones para rechazar la solicitud de la marca CHIQUITÍN de la firma PRINCEL LTDA.

Refiriendo finalmente que, sobre el correcto cotejo de marcas se evidencia que la marca solicitada CHIQUITÍN no es similar a La Marca Registrada PEQUEÑÍN Al poseer elementos que le otorgan suficiente distintividad, y al existir diferencias entre las marcas en el conjunto que hacen que el consumidor medio pueda distinguirlas, pudiendo la marca que solicita registro coexistir pacíficamente con la marca del opositor.

II 2. Petitorio

Finalmente solicita se dicte sentencia rechazando la demanda y confirmando la resolución administrativa DGE/OPO/J-184NN /201 de 13 de diciembre.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.

Los antecedentes cumplidos en sede administrativa y jurisdiccional que cursan en el cuaderno del proceso, informa lo siguiente:*

El 14 de marzo de 2012, PRODUCTOS INDUSTRIALES DE CELULOSA – PRINCEL LTDA., solicitó ante el SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (SENAPI) el registro de la marca del producto “CHIQUITÍN “ (mixta) para distinguir pañales desechables de clase 5 del Arreglo de Niza Relativo de las Marcas.

El 2 de octubre de 2012, dicha solicitud fue publicada en la gaceta oficial de Bolivia 426, y dentro del término oportuno PRODUCTOS FAMILIA S. A. Presentó oposición.

El 30 de abril de 2013, el director de SENAPI mediante la Resolución 200/2013, aceptó la oposición planteada por, PRODUCTOS FAMILIA S. A., denegando la solicitud del registro del signo CHIQUITÍN (mixta) solicitado por PRINCEL LTDA.

El 20 de junio del 2013, PRINCEL LTDA, presentó recurso de revocatoria en contra de la resolución 200/2013 de 30 de abril, el cual fue rechazado mediante resoluciónDPI/OP/REV-176/2013 el 19 de julio, confirmando en todas sus partes la resolución 200/2013 que se niega el registro del signo CHIQUITÍN (mixta).

El 14 de agosto de 2013, PRINCEL LTDA. Interpuso recurso jerárquico contra la resolución administrativa DPI/OP/REV-176/2013 de 13 de diciembre, En cuál fue aceptado mediante resolución administrativaDGE/OPO/J-184NN /2013 de 13 de diciembre revocando la resoluciónDPI/O/REV-176/2013, concediendo por tanto el registro del SIGNO CHIQUITÍN (mixta) a favor de PRINCEL LTDA.

El 7 de agosto de 2014, PRODUCTOS FAMILIA S. A. Presentó demanda contenciosa administrativa en contra de la resolución administrativa DGE /OPO /J-184NN /2013 de 13 de diciembre.

Durante el recurso del proceso contencioso administrativo, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia mediante Auto Nº 117/2015 de 13 de mayo(fs. 149 a 150), solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de los incsn b) e I) del artículo 135, e inc. A) del artículo 136, ambos de la decisión 486 régimen común sobre propiedad industrial.

Ante la solicitud efectuada por el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina remitió a este alto tribunal la interpretación prejudicial 551-IP-2015. (fs. 165 a182).

DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA

De los antecedentes del proceso, la fundamentación de derecho y reconocida como se encuentra la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena para la resolución de la controversia, tomando en cuenta la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste las características de juicio de puro derecho, en el que el Tribunal analiza la correcta aplicación de la ley a los hechos expuestos corresponde realizar el control de legalidad sobre los actos ejercidos por las instancias de impugnación SENAPI.

Consecuentemente, se establece que el objeto de controversia se refiere a determinar: 1.- Si la marca CHIQUITÍN no está sujeta a registro al estar inmersa en la prohibición prevista en el artículo 136 literal a) Dile a decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL AL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

En virtud del artículo 33 del tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Tribunal Supremo de Justicia mediante Auto Nº 117/2015 de 13 de mayo(fs. 149 a 150), Solicito a interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de los Inc. B) e I) del artículo 135, y del inc a) del artículo 136 de la decisión 486 “ Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, emitiendo este último la interpretación solicitada signado por el proceso como 551-IP-2015 (fs. 165 a 182), Estableciendo la procedencia de la interpretación En cuanto a literal a) del artículo 136 de la decisión 486, por su pertinencia; No aquí de las literales b) e I) de su artículo 135 al no estar en discusión la posibilidad de que los signos sean engañosos.

Conforme a ello, y en sujeción a lo dispuesto por el artículo 35 del tratado de creación del tribunal de justicia de la comunidad andina, en el presente fallo, se aplicará la interpretación En mención; debiendo En consecuencia, dar cumplimiento a lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 128 del estatuto del tribunal de justicia de la comunidad andina.