SE/0027/2018

SALA PLENA

SENTENCIA: 27/2018.

FECHA: Sucre, 31 de enero de 2018.

EXPEDIENTE: 898/2014.

PROCESO : Contencioso Administrativo.

PARTES: Societé Des Produits NESTLE S.A. contra el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).

MAGISTRADO RELATOR: Marco Ernesto Jaimes Molina.

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fojas 11 a 18 vta., planteada por la empresa Societé Des Produits Nestlé S.A. impugnando la Resolución Administrativa Nº DGE/CANC/J-098/2014 de 19 de marzo, la contestación de fojas 108 a 112, réplica de fs. 117 a 121 vta., dúplica de fs. 165 a 170, apersonamiento del representante legal de la firma GLORIA S.A. como tercero interesado, Interpretación Prejudicial 181-IP-2106 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los antecedentes del proceso.

I. CONTENIDO DE LA DEMANDA.

I.1. Antecedentes de hecho de la demanda.

La empresa demandante (Societé Des Produits Nestlé S.A.) señaló que el 6 de mayo de 2013 fue notificada con la Acción de Cancelación por no uso planteada por la firma GLORIA S.A. contra el registro de la marca GLORIA (denominación), clase internacional 29 y con registro 40540-C., a la que respondieron adjuntando documental consistente en declaraciones de importación del producto Leche Evaporada en la gestión 2011, facturas del año 2009 emitidas por Nestlé Bolivia S.A. a la industria de Aceite S.A. por la venta del indicado producto; facturas del año 2010 emitidas por Nestlé Bolivia S.A. a diferentes empresas (del número 239 al 545) por la venta del mismo producto. Igualmente, facturas del año 2011, 2012 y 2013.

Consideró necesario hacer notar que la marca GLORIA (denominación) ha sido registrada a nombre de Societé Des Produits Nestlé S.A. a nivel mundial por ser la empresa propietaria y que manufactura dichos productos también a nivel mundial. En ese entendido, la empresa, en la actualidad y en los tres años anteriores a la fecha de la demanda de cancelación, comercializa los productos en el país a través de Nestlé Bolivia S.A. como empresa económicamente relacionada con Societé Des Produits Nestlé S.A., por ser licenciataria de las marcas registradas a nombre de esta última en Bolivia y adicionalmente, ser ambas parte del mismo grupo empresarial.

El 20 de agosto de 2013, adjuntó fotocopias legalizadas de los siguientes testimonios que demuestran el vínculo comercial que existe entre la Societé Des Produits Nestle S.A. y Nestlé Bolivia S.R.L.:

• 41/92 correspondiente a la escritura pública de constitución de Nestlé Bolivia S.R.L., suscrita por Nestlé S.A. de Suiza.

• 418/99, relativo a la protocolización de contrato general de licencia celebrado entre la Societé Des Produits Nestle S.A., NESTEC S.A. y Nestlé Bolivia S.R.L.

• 182/2003 sobre escritura pública de constitución de una sociedad anónima por acto único de los fundadores con base en una transformación de una sociedad de responsabilidad limitada y consiguiente aumento de capital por incorporación de un nuevo socio, que se celebra en Nestlé Bolivia.

Indicó que el 12 de septiembre de 2013, se notificó la Resolución Administrativa 404/2013 con la que el SENAPI aceptó la acción de cancelación y ordenó la cancelación del Registro 40540-C, con base en el supuesto hecho de que no se habría presentado documentación alguna que corrobore la relación existente entre la Societé Des Produits Nestle S.A. y Nestlé Bolivia S.R.L. Aclaró que un día después de la fecha de emisión de la citada resolución, se adjuntó al trámite la documentación señalada precedentemente, que cursa en el expediente y que fue presentada un día después de que el expediente ingresara a despacho para resolución por lo que se amparó en el principio consignado en el art. 4-d) de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) y solicitó, el análisis del contenido de la documentación presentada el 20 de agosto de 2013.

Continuó señalando que el 29 de octubre de 2013, el SENAPI emitió la Resolución Administrativa DPI/CAN/REV 307/2013 de 24 de octubre, rechazando el recurso de revocatoria, reiterando los mismos argumentos sin observación alguna al uso efectivo de la marca GLORIA (denominación).

Planteado recurso jerárquico, que fue resuelto con el acto administrativo impugnado en el presente proceso, con el que en forma contradictoria con la Decisión 486, no valoró las pruebas presentadas.

I.2. Fundamentos de la demanda.

i. Contradicción. Señaló que en el caso 64667-C, correspondiente a la demanda de cancelación planteada por GLORIA S.A., en la que se adjuntó copia de la misma documentación del presente proceso, se emitió la Resolución Administrativa 014/2014, en la que con base en los medios probatorios presentados, se concluyó que se había demostrado el vínculo comercial entre la firma titular del registro Societé Des Produits Nestle S.A. y la firma emisora de las facturas de comercialización del producto leche evaporada GLORIA de Nestlé Bolivia.

Añadió que se colige que no se ha cumplido con el presupuesto determinado por el art. 165 de la Decisión 486 de la CAN para la cancelación de la marca. Por todo lo anterior, el SENAPI canceló parcialmente el registro de la marca mencionada por el no uso de los demás productos protegidos en la Clase internacional 29, excepto el producto Leche Evaporada ya que las pruebas aportadas para el uso de la marca GLORIA y la comercialización del indicado producto fueron demostradas oportunamente.

De ese modo se evidencia la inminente contradicción relativa a las pruebas presentadas, las cuales, como resuelve el SENAPI en la Resolución Administrativa 014/2013, demuestran el uso efectivo de la marca GLORIA; sin embargo, aun así se canceló el registro 64667-C, lo cual es totalmente contradictorio.

ii. Hechos y aspectos legales de consideración. Apuntó que la cuestión en discusión es el uso de la marca GLORIA en Bolivia, el cual se corroborará de acuerdo a lo dispuesto por el art. 166 de la Decisión 486, correspondiendo la carga de la prueba al titular del registro. Añadió que el art. 167, se señala que el uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestran la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.

Señaló que en la resolución recurrida se indicó correctamente que el uso de la marca materia de cancelación, deberá ser acreditado en un periodo de tres años precedentes a la fecha de interposición de la acción de cancelación; concluyéndose que el punto a ser analizado en el proceso es exclusivamente, el uso de la marca objeto de cancelación.

Contrario a lo que señala GLORIA S.A., las pruebas que demuestran el uso efectivo de la marca GLORIA en Bolivia fueron aportadas y además, se estableció conforme con el art. 165 que el licenciatario es Nestlé Bolivia S.A. y, la autoridad ha resuelto en anteriores casos, con base al análisis exclusivamente de ese hecho.

Añadió que en el apartado “Oportunidad para la presentación de pruebas”, el SENAPI señaló que el Tribunal Andino ha vertido criterio respecto al procedimiento de cancelación en el proceso 100-IP-2013 y en cuanto al término de presentación de pruebas ha expresado que el término es de sesenta días y que además, se debe demostrar únicamente el uso de la marca. Indicó que la resolución recurrida es totalmente contradictoria con la Decisión 486 y por tanto, la autoridad que emitió la misma incurrió en grave falta, ya que se debe valorar la prueba que demuestra el uso efectivo de la marca; sin embargo, la resolución declaró cancelada la marca porque las pruebas presentadas no contienen la marca GLORIA pero si consta el producto Leche Evaporada, producto que se comercializa en Bolivia bajo la marca GLORIA y por tanto, las pruebas documentales adjuntas al expediente de cancelación, demuestran el uso efectivo de la marca GLORIA durante los últimos tres años anteriores a la fecha de interposición de la misma.

iii. Verdad material. La Constitución Política del Estado ha incorporado como principio procesal, en su art. 180-I, el de verdad material por el que se establece la prevalencia del derecho sustantivo o de fondo sobre el objetivo o formal de la actividad jurisdiccional, en concordancia con los arts. 9-4) y 13-I de la norma constitucional.

Añadió que conforme a la Interpretación Prejudicial 15-IP-99, la normativa andina no establece cuál sea el procedimiento para la presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas; por ello, se adjuntó prueba relativa al uso efectivo de la marca cumpliendo lo establecido en la normativa vigente y cumpliendo de manera satisfactoria con la carga de demostrar: a) que la utilización del signo distintivo es frecuente y representativa, en términos cuantitativos y/o económicos, teniendo en cuenta en todo caso, la naturaleza de los productos o servicios amparados por la marca.; b) Que el uso del signo ha tenido lugar al menos en uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina y, c) Que el uso de la marca registrada se ha dado por lo menos en los tres años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación.

En cuanto a la autenticidad de los documentos presentados y, ante la afirmación de GLORIA S.A. en sentido de que no se ha producido ningún mecanismo que valide los documentos como originales y que carecerían de valor por no estar legalizados por la autoridad correspondiente, cabe señalar que la autenticidad de los documentos según el art. 252 del Código de Procedimiento Civil, no solo surge de la firma sino de la certeza del autor del documento, luego, en el caso, los documentos aportados por el titular de la marca, habrán de tenerse como auténticos en la medida en que al haberlos aportado como propios y emanados de ella, surge la certeza de quién fue el que los elaboró (Interpretación Prejudicial 230-IP-2005); es decir, que la sola aportación de pruebas es demostración de la existencia de las mismas, y de lo que se quiere probar con ellas. La autenticidad de la prueba no se deduce más que de la prueba en sí y del contexto en el que se ha conseguido la misma, de modo que si la empresa pudo aportar la prueba en cuestión, es con base en el principio de buena fe.

Señaló que la prueba aportada no solamente es verdadera y legítima sino que cumple con los requisitos de legalización por la entidad que los emitió; es decir, Nestlé Bolivia a través de su Departamento Contable y, adicionalmente cuenta con la verificación de la autenticidad de un Notario de Fe Pública.

De esa forma, en primera instancia toda la prueba relativa a la comercialización del producto bajo la marca GLORIA registrada a nombre de Societé Des Produits Nestlé S.A., y comercializada por Nestlé Bolivia S.A, fue aceptada por la autoridad. Negar el uso de la marca en el país, iría además, en contra del interés general, ya que negar o rechazar la prueba “… de uso como fin principal dentro del proceso de cancelación y rechazarla además ignorando el principio de verdad material, iría en detrimento del público general como consumidor…” (sic).

I.3. Petitorio.

Solicitando interpretación prejudicial obligatoria, pidió se declare probada la demanda

II. De la contestación a la demanda.

El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), contestó negativamente a la demanda con memorial presentado el 19 de febrero de 2015, y haciendo un repaso de los antecedentes del proceso, de la naturaleza jurídica de la acción de cancelación; de las condiciones para la prueba de uso de una marca y reproduciendo parcialmente la resolución impugnada en el punto “Valoración de la Prueba Aportada”, señaló lo siguiente:

Que la instancia administrativa efectuó la valoración pertinente de la prueba. En relación a la contradicción referida por la demandante apunto que, se hizo una referencia impertinente a un proceso distinto al presente, con número 64667-C; es decir, un registro de marca que se tramita en forma separada cuyo análisis o asimilación a la presente causa, excedería la competencia de la autoridad jurisdiccional, puesto que el objeto del proceso puede únicamente analizar el proceso de cancelación del Registro 40540-C de la marca GLORIA.

Solicitó la interpretación prejudicial obligatoria del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

II.1. Petitorio. La autoridad demandada solicitó se declare improbada la demanda y se mantenga firme y subsistente la resolución impugnada en el proceso.

III. APERSONAMIENTO Y CONTESTACIÓN DEL TERCERO INTERESADO.

Con memorial presentado el 9 de marzo de 2016, se apersonó al proceso el representante legal de la firma GLORIA S.A., y señaló:

Que el escrito presentado por la Societé Des Produits Nestlé no puede constituir demanda porque no cumple los requisitos establecidos por el art. 327 del Código de Procedimiento Civil porque no designa con exactitud la cosa demandada, los hechos en que se funda, no cuestiona los fundamentos de la resolución jerárquica, tampoco las normas vulneradas por el SENAPI y no invoca el derecho porque no cita la base legal o la norma en que ampara su pretensión.

Señaló que la empresa demandante presentó extemporáneamente su prueba toda vez que como ha reconocido entregó la misma el 20 de agosto de 2013, un día después de la emisión de la resolución. Citó que el SENAPI, al respecto ha sentado una línea jurisprudencial clara en las Resoluciones DPI/CANCEL/REV-Nº 144/13 de 25 de junio, 143/2013 de 25 de junio, Resolución DGE/CANC/J-0241-2012 de 31 de agosto, Resolución DPI/OP/REV-Nº 211/2013 de 9 de agosto.

Señaló que la Societé Des Produits Nestlé y Nestlé Bolivia S.A. no son la misma persona porque tienen nombres diferentes, una está constituida en Suiza y la otra en Bolivia, los activos y pasivos son diferentes, sus derechos y obligaciones son diferentes.

Apuntó que la documentación no demostró un vínculo efectivo no obstante de que no corresponde la valoración porque los Testimonios 41/92, 418(99 y 182/2003 no fueron ofrecidos como prueba en el memorial de respuesta. La inspección administrativa fue realizada sobre documentos diferentes a los mencionados. Acto seguido formuló observaciones sobre cada una de las pruebas señalando que el Testimonio 418/99 de contrato de licencia no acredita el vínculo directo porque ninguna de las partes era titular de ninguna marca a nombre de NESTEC S.A., la licenciataria es Nestlé Bolivia SRL y no Nestlé Bolivia S.A. El contrato de licencia es de 29 de noviembre de 1999, por tanto Nestlé Suiza y Nestec no pueden extender una licencia a favor de una sociedad que no existía en esa época, pues Nestlé Bolivia S.A. fue constituida el 1 de octubre de 2003. El contrato de licencia no está registrado en el SENAPI y no era idóneo porque era irregistrable porque no identifica las marcas ni los números de registro, no se menciona a GLORIA.

Señaló también, la existencia de documentos sin valor legal como son las Pólizas de Importación porque no están legalizadas por la Agencia Despachante de Aduanas sino por un funcionario de Nestlé, además señalan como proveedor a Nestlé Perú que es un extraño en el proceso; las facturas de 2009 a 2013 no son originales ni están legalizadas; las órdenes de compra de Hipermaxi y Ketal son simples documentos internos de Nestlé y no hacen ninguna prueba.

Acusó la existencia de documentos sin valor legal, porque los Notarios no pueden legalizar documentos cuyos originales no existan en sus archivos o registros a su cargo. Citó los AASS 88 de 20 de abril de 2011 y 026/2012 de 12 de abril (Sala Liquidadora).

Concluyó señalando que la parte contraria se ha saltado todas las formalidades del proceso, amparado en el supuesto principio de informalismo que no puede estar por encima del principio de legalidad; el uso de la marca no fue demostrado dentro de los 60 días hábiles que señala la Decisión 486.

III.1. Petitorio.

Solicitó se declare improbada la demanda.

IV. PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO.