SE/0027/2020

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Sentencia N° 27

Sucre, 20 de marzo de 2020

Expediente: 045/2016-CA

Proceso: Contencioso Administrativo

Demandante: BANCO ECONOMICO S.A.

Demandado: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI

Resol. Impugnada: Resolución Administrativa N° DGE/OPO/J-151/2015

Magistrado Relator: Lic. Esteban Miranda Terán

VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 39 a 51, la contestación de la entidad demandada de fs. 56 a 63, el memorial de apersonamiento de la empresa BANESCO HOLDING en calidad de tercero interesado, fs. 71 a 74, la réplica de fs. 134 a 136, la dúplica de fs. 140 a 141, el Auto Supremo N° 471/2016 de 5 de diciembre de fs. 144 a 149, a través del que se solicita Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (TJCA); la Interpretación Prejudicial emitida por el TJCA de 23 de octubre de 2019 de fs. 152 a 159, el decreto de Autos de fs. 142; los antecedentes, tanto jurisdiccionales como administrativos y;

I.-CONTENIDO DE LA DEMANDA

El 22 de febrero de 2016, BANCO ECONOMICO S.A., a través de su apoderado Juan Carlos de la Vía Pereira, interpone demanda contenciosa administrativa impugnando la Resolución Administrativa N° DGE/OPO/J-151/2015, de 9 de julio, bajo los siguientes argumentos:

a. Falta de valoración de la prueba

Señaló que, las pruebas presentadas de fs. 30 a 45 de obrados, fs. 69, 70, 71-76, 108 a 122 no son suficientes, para el SENAPI, sin establecer un criterio especifico porque no son suficientes conforme a la cita de la SC N° 0427/2010-R; que efectúa, en relación a la verdad material.

Manifestó que, la autoridad recurrida debió realizar un análisis real y efectivo, apartándose de las actuaciones de carácter administrativo formal; como el que quiere imponer, al desacreditar su prueba exigiendo que sean solo facturas y documentos contables, sin considerar el acceso a la página de internet como el que adjuntaron y donde al hacer búsqueda del término BANECO, los primeros vínculos de uso salen relacionados a su empresa y no al oponente, pruebas ofrecidas por su empresa.

En relación al principio de informalismo; señaló que, la regla mencionada por esta jurisprudencia "In dubio pro actione", establece la necesidad de valorar y considerar la prueba presentada dentro del marco de la ley y sobretodo favorable al ejercicio del derecho a la acción y descartar la valoración de la prueba aportada por su parte; indicando que la misma es insuficiente, actuó con arbitrariedad, contrario a este principio básico del procedimiento administrativo, conculcando su derecho a la defensa y al debido proceso; es más, no establece el criterio de lo que sería suficiente para la autoridad; pecando por tanto, de ser un criterio meramente subjetivo y discrecional, violando el principio del debido proceso al no justificar racionalmente su decisión.

Afirmó que, se violó el principio de razonabilidad en la Resolución impugnada, al omitir considerar lo mencionado en el Decreto Supremo Reglamentario a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA) que indica: "Los servidores públicos deben valorar razonablemente las circunstancias de hecho y la norma jurídica aplicable al caso y disponer medidas proporcionalmente adecuadas al fin perseguida por el orden jurídico." siendo una característica de la decisión humana basada en la lógica, la sana crítica y en materia administrativa aplicando el principio "in dubio pro actione"; manifestarse y valorar la prueba aportada por su parte, velando por la verdad material, actuando de forma equivocada, sin valorar la prueba.

Alegó que, la autoridad impugnada considera la jurisprudencia aplicada al caso 44-IP-2007 en relación a la aplicación del artículo 135 de la Decisión 486 aplicable al caso, para fundamentar su posición de que no se hizo uso real y efectivo de la marca en el mercado, sin considerar lo indicado en el caso del mismo Tribunal de Justicia Andino en el caso 60-IP-2010 que indica: "...corresponderá a quién alegue la existencia, la prioridad o a quién ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que le nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el país donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados...”, es decir, que en aplicación de los principios administrativos antes indicados, como la verdad material, la racionalidad, la proporcionalidad y el in dubio pro actione, las mismas deben ser valoradas por la autoridad impugnada dentro del marco de las normas citadas anteriormente, guiado por la norma y los principios mencionados, debió realizar su análisis, aspecto que ha omitido, actuando solo por un criterio subjetivo sin sustento legal.

Señaló que, la prueba de fs. 30 a 45 de obrados, fs. 69, 70, 71-76, de 108 a 122, cumple con los principios; empero, para la autoridad impugnada dice ser insuficiente, sin considerar cuál es el criterio contrario; es decir, qué entiende por suficiente, dejando un manto de duda e incertidumbre que atenta al derecho a la seguridad jurídica; toda esta prueba establece que, tenemos y acreditamos el uso real, efectivo y constante del rótulo comercial siendo susceptible por tanto su protección dentro del marco del art. 135 de la decisión 486.

B.- De la oposición al rotulo comercial

Manifestó que, se ratifican los criterios de la autoridad inferior, la misma que ha expresado que existe confusión; sin embargo, este criterio cambiaría radicalmente de respetar la misma decisión de la autoridad inferior que dispone la suspensión de la ejecución de la resolución hasta que se resuelva la acción de cancelación por falta de uso iniciada en contra de la marca opositora, en el trámite de cancelación por falta de uso con número de trámite 73590-C, por ante la misma autoridad, así lo reconoce la autoridad inferior en su resolución DPI/OPO/REV N° 18/2015 cuando suspende la ejecución de la resolución impugnada hasta que exista un criterio aplicable de la suspensión en este proceso de oposición.

Alegó que, una vez emitido el criterio y resuelta la acción de cancelación presentada por su parte, el resultado sería totalmente distinto; por ello, es de suma importancia respetar el criterio de suspensión caso contrario se atenta al debido proceso y la verdad material, aseguró que no existiría marca oponente puesto que BANESCO HOLDING C.A. no usa su marca en Bolivia y no está autorizada para tal uso por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, lo que implica que el proceso de oposición les sería desfavorable a los oponentes y contrario a la confirmación expresada por la autoridad jerárquica.

Expresó que, la autoridad impugnada sin conocer el resultado de la acción de cancelación contra la marca oponente genera una incongruencia en las decisiones lo que implica una inseguridad jurídica y violación al debido proceso al emitir un criterio sin las bases que el mismo SENAPI considera necesarias; es decir, con el resultado del trámite de cancelación de la marca oponente.

c. De la suspensión por la demanda de cancelación

Afirmó que, en aplicación al art. 59 parágrafo II de la Ley de Procedimiento Administrativo, la autoridad impugnada debió suspender la emisión inclusive de la Resolución ahora recurrida considerando que está en debate el derecho del oponente en el proceso de cancelación que plantearon contra la marca oponente y no solo suspender la ejecución de su acto recurrido sino esperar que se establezca si el derecho del oponente estuvo vigente para continuar con la presente causa; en tal sentido, no debió emitirse resolución alguna hasta que se resuelva primero la cancelación por falta de uso; al no proceder a la suspensión del acto recurrido como manda el art. 59 parágrafo II de la LPA, se ha incurrido en una causal de anulabilidad establecido en el art. 36 parágrafo I de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA).

En relación a los términos "suspender la ejecución del acto recurrido"; señaló que debió tomarse en cuenta que, acto recurrido implica considerar la primera resolución emitida, constituyendo éste el acto recurrido; y no así, la resolución de revocatoria, la que emerge como consecuencia del acto recurrido; por lo que, no debió ser emitida la resolución de revocatoria y menos la resolución en grado jerárquico, interpretándose de forma errónea, disponiendo la suspensión del acto recurrido, sin hacerse esta suspensión efectiva, al emitirse la resolución jerárquica que confirmó la resolución de revocatoria, sin antes definir la suerte de la marca oponente en el otro proceso de cancelación por falta de uso.

No consideró la autoridad demandada que iniciada la acción de cancelación de la marca "BANESCO" de BANESCO HOLDING C.A. en fecha 12 de diciembre de 2014, no correspondía la emisión de ninguna resolución en grado jerárquico en el proceso de oposición entre tanto no se resuelva la cancelación, máxime si conforme a la resolución DPI/OPO/REV-18/2015 se dispuso la suspensión del "acto recurrido".

Afirmó que, el Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial y observancia del SENAPI, aplicable a este caso por la data del asunto, en su art. 25, muestra la falta de seguridad jurídica cuando la cancelación por falta de uso no tiene plazo en su tramitación, en contra de los administrados porque sus demandas no pueden verse afectadas ni resueltas de forma indefinida sino que debe existir el mismo tratamiento y aplicación a todos los procesos contenciosos generados en el SEN API.

Acusó violación de los principios de legalidad por no considerar la disposición de la autoridad inferior de suspender el acto recurrido y aplicar el art. 59 parágrafo II de la LPA, implicando la violación al debido proceso, a la seguridad jurídica que es obligación de cualquier entidad estatal en la protección de los derechos de propiedad industrial o cualquier otro donde debe someterse a decisión de la administración pública con plazos pertinentes.

Petitorio

Concluyó solicitando: "declarar probada nuestra demanda, anulando la Resolución Administrativa No. DGE/OPO/3-151/2015 Expediente No. 167615 de fecha 09 de julio de 2015, (---), debiendo mantenerse subsistente la disposición de la Resolución No. DPI/OPO/REV-No. 18/2015 de fecha 13 de enero de 2015 en relación a la suspensión del acto recurrido en cumplimiento del artículo 59 parágrafo II de la Ley de Procedimiento Administrativo, emitido por la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI, hasta pronunciarse resolución y resultado de cosa juzgada en el trámite de cancelación de la marca "BANESCO" clase internacional 36, seguido por mi mandante BANCO ECONOMICO S.A. contra BANESCO HOLDING CA. Expediente No. 73590 — C… “(TEXTUAL)

I.2 CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

Admitida la demanda mediante decreto de 25 de febrero de 2016 de fs. 54, es corrida en traslado a la autoridad demandada y al tercer interesado, quienes fueron legamente citados, apersonándose Jhilda Gabriela Murillo Zárate, Directora General Ejecutiva, y representante legal del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, para contestar negativamente a la acción incoada en su contra, con los argumentos siguientes:

Manifestó respecto a las impresiones de páginas web, no tienen respaldo de autoridad competente, como tampoco tiene fecha cierta y que no son pruebas de uso continuo.

Respecto a la oposición señaló que, la petición del demandante no podría ser registrada si ya existe un registro a favor de un tercero con signo distintivo idéntico o similar al solicitado, y que la coexistencia induciría a confusión al público.

I.3 Petitorio

Concluye su argumentación, solicitando se dicte sentencia “rechazando la demanda planteada y confirmando la Resolución Administrativa Jerárquica N° DGE/OPO/J- 151/2015, de 9 de julio de 2015, emitida por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual...”.(sic)

I.4 Réplica y Dúplica

En la réplica y dúplica formuladas por las partes se reiteraron los argumentos anteriores; el decreto de Autos de 3 de mayo de 2017 de fs. 146 y el Auto Supremo N° 193 de 25 de julio de 2017 de fs. 149.

Apersonamiento tercer interesado BANESCO HOLDING C.A.

Corrido en traslado la demanda al tercer interesado, se apersonó Pilar Soruco Etcheverry apoderada de la firma BANESCO HOLDING CA, para contestar negativamente a la acción incoada, con los argumentos siguientes:

Propugnó la correcta valoración de la prueba y fundamentación de la Resolución Administrativa Jerárquica N° DGE/OPO/J-151/2015, de 9 de julio de 2015, por parte de la Dirección Ejecutiva del SENAPI, señalando que ésta contiene una correcta fundamentación y una adecuada valoración de la prueba.

Señaló que, la marca base BANESCO (denominación) CI.Int.36 Reg.73590-C de 22 de julio de 1999, Ren. 76256-A, vigente hasta 22 de julio de 2019, contando con derechos sobre la marca; observó la falta de legítimo interés de Banco Económico SA, en la interposición de la demanda de oposición.

Concluyó solicitando se declare improbada la demanda y se confirme la ejecutoria de la Resolución Administrativa Jerárquica N° DGE/OPO/J-151/2015, de 9 de julio de 2015, emitida por la Dirección General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual.