SE/0031/2019

SALA PLENA

SENTENCIA: 31/2019

FECHA: Sucre, 20 de noviembre de 2019

EXPEDIENTE N°: 121/2013

PROCESO: Contencioso Administrativo

PARTES: Empresa Lavaseco Universal Limitada. Contra el Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones del Ministerio de Desarrollo Productivo y Ecónomo Plural

MAGISTRADA RELATORA: María Cristina Díaz Sosa.

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La demanda contenciosa administrativa cursante de fs. 44 a 48 vta., interpuesta por la Empresa LAVASECO UNIVERSAL LIMITADA, representada por Alessandra María Russo Asbun, que impugna Resolución Administrativa de Infracción- JER-N0 005/2012 de 14 de noviembre, emitida por el Viceministro de Comercio Interno y Exportaciones del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural; la contestación de fs.100 a 104; réplica de fs. 110 a 111; Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de fs. 142 a 163; los antecedentes procesales y de emisión de la Resolución impugnada.

CONTENIDO DE LA DEMANDA.

Demanda y petitorio.

Señala que, a fin de evitar que posibles terceros puedan hacer uso indebido, copiar o imitar en su totalidad o parte de la marca "LAVASECO UNIVERSAL", ha adquirido el derecho exclusivo y la respectiva protección legal, sobre dicha marca, con el registro realizado ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual "SENAPI", obteniendo la resolución 3254-2007, con número de Registro 110523-C de la clase 37, conforme a las previsiones de los arts. 154 y 155 de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Intelectual de la Comunidad Andina.

Ante la certeza de que cuenta con la protección del Registro de Marcas Nacional a cargo del SENAPI, al amparo del art. 238 de la Decisión 486, presentó ante la Dirección Jurídica del SENAPI de la ciudad de Santa Cruz, proceso administrativo de infracción a derechos de propiedad intelectual, en contra de la empresa RAPID SERVICE, de propiedad de Pedro Manuel Yañez León, debido a esta empresa unipersonal infringe y ha estado infringiendo el derecho protegido de su poderdante sobre la marca "LAVASECO UNIVERSAL Ltda", siendo una empresa de limpieza en seco; la empresa infractora Rapid Service al dedicarse al rubro de limpieza en seco de ropa, al igual que la empresa Lavaseco Universal SRL., le ocasiona un gran perjuicio, por lo que debería ser considerado como un acto de competencia desleal y de confusión sobre la marca. Siendo apreciada claramente la confusión con relación al establecimiento de Lavaseco Universal, de acuerdo a las fotocopias que se acompaña, obtenidas mediante Acta Circunstanciada de 10 de mayo de 2011, fotocopias en las que claramente se parecía el uso de la MARCA “LAVASECO”, para distinguir su negocio, donde Rapid Service presta sus servicios de limpieza, en evidente y flagrante infracción del derecho exclusivo adquirido legalmente.

Manifiesta que este hecho fue denunciado al SENAPI de manera oportuna, y dicha entidad descentralizada olvidando su misión protectora conforme lo establece el D.S 27938 en su art. 4 que señala: "el SENAPI administra en forma desconcentrada e integral de la propiedad intelectual, en todas sus componentes mediante estricta observancia de los regímenes legales de Propiedad Intelectual, de la vigilancia de su cumplimiento y de ia efectiva protección de los derechos de exclusiva referidos a ia propiedad intelectual, a los Derechos de Autor y Derechos Conexos.....debido a que en primera instancia resolvió mediante Resolución Administrativo No IF-014/2011 Ref. EXP. No. 06/2011 de 18 de septiembre, dictada por la Dirección Jurídica del SENAPI, declarar improbada la existencia de infracción a los derechos de propiedad intelectual planteado contra RAPID SERVICE de propiedad de Pedro Manuel Yañez León, sin que dicha empresa cuente con un registro de marca, siendo este hecho reconocido por la Autoridad Ad quo en el primer considerando de la Resolución referida, al señalar que: "En la base de datos y libro de registro de marcas de! SENAPI se pudo establecer que el demandado Pedro Manuel Yañez León no cuenta con registro o solicitud de Marca LAVASECO".

Que, a pesar de los fundamentos de la demanda de infracción, en ningún momento hizo mención a la CARENCIA SUPUESTA DE CONFUSIÓN A LOS CLIENTES utilizando como argumento de que el SENAPI no tiene competencia para conocer una infracción de uso de una marca, siendo que contradictoriamente la Autoridad Juzgadora haciéndole una concesión, pone como argumento "LA CARENCIA DE CONFUSIÓN", por ser LAVASECO una denominación genérica.

Remarca que Rapid Service LAVASECO en 1 hora, no constituye una marca que se encuentre registrada y que cuente con la protección establecida por la Decisión 486 a diferencia de LAVASECO UNIVERSAL LTDA., protección con la que sí cuenta conforme a la Resolución 3254-2007, con N° de Registro 110523-C, de la clase 37. Por otro lado, el demandado, no sólo coloca LAVASECO en una hora en su local, sino también coloca en puertas y ventanas lo cual sí crea gran confusión entre usuarios, pues se trata de empresas con rubros idénticos que corresponden a la clase 37 "Protección para Servicio de Limpieza en Seco de Ropa".

Prosigue indicando que el Tribunal Andino en el proceso 101-IP-2002 sobre Interpretación prejudicial de los arts. 81, 82 a) y 93 de la decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de los Contencioso Administrativos de Quito, (Distrito 1), Republica del Ecuador, señaló que "no debe olvidarse la importancia de la palabra como elemento principal de determinar la confundibilidad o no entre las marcas en litigio", por lo tanto la palabra LAVASECO al ser idéntica a la utilizada por el señor Pedro Manuel Yañez León de la empresa Rapid Service, en un rubro idéntico al de su mandante, cual es el de limpieza en seco, crea enorme confusión; al respecto, el Tribunal Andino respecto la Distintividad establece “es uno de los requisistos contemplados en el art. 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y a su vez constituye la función principal de la marca, la misma que está destinada a diferenciar en el mercado los productos o servicios de otros de la misma clase o similares, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor” el Tribunal ha reiterado en varias sentencias sobre el particular. "El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos". ''Por tanto el signo, la marca necesariamente deben ser perceptibles del consumidor, que no es otra cosa la capacidad de un signo para ser captado por los sentidos".

Para que esto suceda es necesaria la materialización y exteriorización, debido a que para la recepción sensible se utiliza en forma más general el sentido de la vista.

De lo expresado anteriormente se colige que cuando el consumidor acude a Lavaseco Universal y luego a Rapid Lavaseco en una hora, entrará en confusiones a través del sentido de la vista, sentirá que ambos son negocios similares.

Señala que el propio Tribunal Andino dentro del proceso 5-IP-2002 sobre Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala Contencioso Administrativo, Sección Primera. Establece por una parte sobre la "similitud ideológica, que se da entre signo que evocan las mismas o similares ¡deas y cita: "que la similitud ideológica es aquella que deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra". En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos que, aunque visual o fonéticamente sean similares induciendo a error al público consumidor.

Adiciona que por contar con un registro que persigue protección de una marca en Propiedad intelectual acorde a las normas que rigen la materia conforme a las previsiones establecidas en el art. 140 de la Decisión 486, Régimen común sobre propiedad intelectual, se ve mellada ya que pese a contar con la misma se permite a terceros que carecen de registro, el uso de una marca o denominación ya registrada, máxime SI PRODUCE CONFUNSIÓN POR TRATARSE DE UNA MARCA QUE PERTENECE AL MISMO RUBRO DE LIMPIEZA DE ROPA, eludiendo la solicitud del registrado que busca se cumpla con la protección y se respete su derecho de exclusividad de uso de la marca UWASECO; sin embargo de ello el Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, mediante Resolución Administrativa Infracción-JER No 005/2012 de 14 de noviembre, expediente No IF-06/2011, a tiempo de resolver el Recurso Jerárquico planteado por el demandante a la Resolución Revocatoria IF-REV-01/2012 de 13 de enero, confirma dicha resolución Administrativa, con los argumentos: "que a los derechos de protección intelectual no existe similitud en cuanto a la marca LA VASECO Universal Ltda. y Rapid Servicie LA VASECO en 1 hora, ambas empresas no serían susceptibles de confusión’-, haciendo referencia igualmente al art. 144 de la Decisión 486 que determina "La acción por infracción prescribirá a /os 2 años de la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso a los 5 años". Situación que no viene al caso pues la infracción es permanente y continuada, por tanto, bajo ningún aspecto puede la prescripción ser considerada.

Prosigue indicando que la marca "Lavaseco" Universal al ser marca conocida por el consumidor dentro del rubro de limpieza de ropa protegida dentro de la clasificación internacional la Clase 37 de Niza, no puede ser considerada como una palabra genérica, es más el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación prejudicial solicitada por el Consejo de Estado de Colombia, anuncio los elementos que producen riesgo de confusión entre marcas.

De todo lo expuesto, concluye que se ha visto desprotegido y privado al derecho del uso exclusivo de la marca "LAVASECO UNIVERSAL" la cual le ha conferido el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual "SENAPI", conforme las previsiones de los arts. 154 y 155 de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Intelectual de la Comunidad Andina.

I.2. Petitorio.

Finalmente peticiona, declarar probada la demanda, al constituir la Resolución Administrativa de Infracción -JER-No 005/2012 una clara violación al derecho a la marca LAVASECO UNIVERSAL.

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA Y PETICIÓN.

Admitida la demanda mediante providencia de 13 de marzo de 2013, es corrida en traslado a la autoridad demandada, quien fue legamente citada, apersonándose Humberto Zambrana Calvimonte, Viceministro de Comercio interno y Exportaciones, para responder negativamente a la acción incoada en su contra, manifestando que:

En el proceso administrativo que se ventiló sobre infracción a los derechos de propiedad intelectual, la autoridad pudo deducir que no existe similitud en cuanto a la marca "LAVASECO UNIVERSAL LIMITADA" Y "RAPID SERVICE LAVASECO EN 1 HORA", ya que no existe riesgo de confusión.

Además, señala que el art. 244 de la Decisión 486, determina que la acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.