SE/0031/2020

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA

SENTENCIA 31/2020

Expediente : 81/2015

Demandante : Compañía Industrial Altiplano SA.

Demandado (a) : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

Tipo de proceso : Contencioso Administrativo.

Resolución impugnada : DGE/OPO/J-285/2014 de 28 de agosto

Magistrado Relator : Dr. Ricardo Torres Echalar

Lugar y fecha : Sucre, 12 de febrero de 2020.

VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fojas 61 a 76 y vlta, impugnado la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-Nº 285/2014 de 28 de agosto, que corre de fs. 39 a 46, el memorial de contestación de fojas 143 a 152 y vlta, la notificación al tercero interesado de fs. 128, la Consulta Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) de fs. 157 a 172, los antecedentes procesales y de emisión de la resolución impugnada.

CONTENIDO I

I.1.- Antecedentes.

a) En fecha 10 de mayo de 2013, Miguel Serrano Cronembold, se apersonó al SENAPI, solicitando registro de marca “K-NINO” (Mixta), clase internacional Nº 03 para distinguir jabones y shampoos para mascotas, solicitud que fue publicada en la gaceta. Por memorial de 30 de agosto de 2013, la compañía Industrial Altiplano SA. se apersonó, interponiendo demanda de oposición andina del registro de marca “K-NINO”. En consecuencia la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI, emitió la Resolución Administrativa Nº 006/2014, la cual en su parte resolutiva dispone, declarar improcedente la demanda de oposición planteada por la Compañía Industrial Altiplano SA., representada por Domingo Sixto Salcedo Rada y concede el registro de marca “K-NIMO”, en la clase 3 de la Clasificación de Niza, a nombre de Miguel Serrano Cronembol, para proteger únicamente jabones y shampoos para mascotas. B) Interpuesto el recurso de revocatoria por Domingo Salcedo Rada, el mismo fue resuelto por la Resolución Administrativa DPI/PREV-N 80/2014 de 2 de abril, que en su artículo único dispone, rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por la firma Compañía Industrial Altiplano SA., en consecuencia confirma en todas sus partes la Resolución Administrativa Nº 006/2014 de 6 de enero de 2014. C) Interpuesto el recurso jerárquico por la parte perdidosa, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI, emitió la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-Nº 285/2014 de 28 de agosto, la cual en su parte considerativa dispone rechazar el recurso jerárquico interpuesto por la firma Compañía Industrial Altiplano SA, en consecuencia, CONFIRMA la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-Nº 80/2014 de 2 de abril de 2014.

I.2.- Fundamentos de la Demanda

En mérito a los antecedentes expuestos, la Compañía Industrial Altiplano SA., representada por Domingo Sixto Salcedo Rada, en virtud al Testimonio Poder Nº 1693/2013 otorgado ante la Notaría de Fe Pública Nº 12 de la ciudad de Santa Cruz, interpuso demanda contenciosa administrativa argumentando que:

El art. 147 de la decisión 486 del Acuerdo de Cartagena, sostiene que la única característica para acreditar el interés real en una oposición andina, es interponer la oposición y simultáneamente realizar la solicitud de registro de la marca indicada, lo que implica que por este hecho ya se tiene acreditado el interés real, entendido como el interés real de utilizar la marca para los mismos productos en el mercado boliviano, sin otra condición como la que pretende el SENAPI. El 30 de agosto de 2013, se presentó la solicitud de registro Nº SM-S 200365-2013, acreditando su interés real.

Con relación a una marca semejante, el Director de Propiedad Intelectual resolvió que la marca no necesariamente debe ser idéntica, sino debe conservar sus elementos esenciales, aclarando que la marca que tienen registrada, conserva casi en su totalidad las características esenciales y por tanto se apega a lo establecido en la jurisprudencia del Tribunal Andino, el SENAPI, además desproporcionalmente, exige que debe ser para proteger los mismos productos de la marca originalmente registrada en el país de origen y que deba ser en la misma clase internacional.

El SENAPI, en la emisión de la resolución jerárquica, expone dos limitaciones que impiden acreditar el interés real: a) La identidad de marca, al respecto la administración pública del SENAPI, reconoció que la solicitud de marca que acompaña a la oposición andina se encuadra en el art. 147 de la decisión 486, al igual que la jurisprudencia, pero en el recurso jerárquico se exige que la marca sea idéntica para acreditar el interés real y b) La identidad de productos, en relación al registro original en el país de origen que es Perú, actuando de manera contraria al expediente signado con el número 154457, el cual tiene las mismas características, manifestando una posición distinta a la actual, lo que genera violación a la sana crítica y la razonabilidad, inseguridad jurídica y violación al debido proceso, debiendo observarse en consecuencia la jurisprudencia del Tribunal Andino en el proceso 152-IP-2012, así como el 153-IP-2004, tomándose en cuenta que la figura de la oposición andina tiene como finalidad básica, la producción al consumidor, de tal manera que no caiga en error al consumir productos y servicios provenientes de los diferentes países miembros. Esta oposición puede ser directa o indirecta, lo que no limita a que sea sobre los mismos productos descritos en la marca registrada, concluyendo que entre las marcas en controversia existe conexión competitiva, por lo que su coexistencia en el mercado inducirá a riesgo de confusión, por lo que la marca solicitada por Miguel Serrano Cronembol, se halla dentro la prohibición de registro establecido en el art. 136 literal a) de la decisión 486 de la CAN, al existir un riesgo de confusión indirecta.

Continúa señalando que, el art. 47 de la decisión 486, establece dos requisitos para acreditar el interés real: 1.- Que exista un riesgo de inducir en error al público consumidor, siendo evidente que existe el riesgo, ya que la marca en disputa es K-NINO idéntica, tanto fonéticamente como conceptualmente, referidas a mascotas o perros en particular, en ese sentido aunque no pertenecen a la misma clase internacional, tienen similitudes medios de publicidad, teniendo ambas marcas la misma finalidad, las cuales están dirigidas al mercado de animales domésticos y finalmente comparten canales de comercialización similares como veterinarias, es decir que la clase 05 y 03 están íntimamente relacionadas, por lo que conlleva al consumidor a una confusión indirecta.

Señalan también que, se presentó la oposición con Expediente Nº 161947 en forma simultánea con la solicitud de marca, lo que solventa el interés legítimo y real en el mercado boliviano y comunitario.

Respecto al interés real del mercado, implica que no se refiere a la exclusividad de los productos o servicios, sino a la simple presentación de la solicitud de registro de marca, como interés en el mercado para introducir, comercializar, fabricar productos con la marca y distribuirlos en el comercio interno del país donde se presentó la solicitud ya sean idénticos o similares.

Concluye que la resolución emitida por el SENAPI, se encuentra alejada de los principios de la sana crítica, razonabilidad, suficiente coherencia y congruencia, proporcionalidad, legalidad, violando los derechos al debido proceso, legítima defensa y seguridad jurídica.

I.3. Petitorio

Solicita se declare PROBADA la demanda, revocando totalmente y dejando sin efecto el acto administrativo impugnado, Resolución Administrativa Nº DGE7OPO/J Nº 285/2014 y por consiguiente denegar la solicitud de registro de marca “K-NINO” (mixta).

I.4. De la contestación de la demanda.

La Resolución DGE/OPO/J-Nº 285/2014, en su parágrafo 6 hizo mención al proceso 68-IP-2010, en el cual se señala que el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del país miembro donde haya formulado oposición, que se traduce en la solicitud de registro de éste, del signo que se viene tramitando en el país miembro y que es el fundamento de la oposición, en ese sentido el interés real se encuentra acreditado con el solo acompañamiento de la solicitud de registro de una marca idéntica a la marca que sirvió de base para la oposición andina y para distinguir los mismos productos o servicios. Respecto a lo productos idénticos, la firma opositora demostró la titularidad de la marca “k-NINO” (mixta) dentro de la clase internacional 05, de la revisión de la base de datos se advierte que la firma opositora solicitó el registro del signo “K-NINO” (mixta) para proteger productos dentro de la clase internacional 05, en ese sentido el interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquier país miembro, o de la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error, en cuyo caso el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del país miembro donde haya formulado la oposición, que se traduce en la solicitud de registro de este.

Continúa manifestado, que en el caso presente, ambos refieren al signo “K-NINO (mixta), dentro de la clase internacional 05, empero los productos que el signo solicitado pretende proteger en la base de datos , son distintos a los que la marca registrada protege o ampara, no cumpliendo el opositor con los requisitos establecidos por la norma comunitaria y la jurisprudencia andina, por otro lado la oposición ha sido solventada en base a la solicitud de la clase internacional 03 con trámite SM-200365-2013.

Respecto al proceso de oposición 154457, sustanciado por el SENAPI, fue objeto de un análisis independiente, ya que el objeto del presente análisis es diferente de un caso al otro y refiere a la acreditación del interés real.

Solicitan también al igual que el demandante, se remita al Tribunal Andino, para la interpretación prejudicial obligatoria.

I.5.- Petitorio.

En virtud de los argumentos expuestos, pide se rechace la demanda planteada y se confirme la Resolución emitida por el SENAPI.

I.6- Interpretación Prejudicial.