SE/0039/2019

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

SENTENCIA N° 39

Sucre, 22 de abril de 2019

DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES:

Expediente : 318/2017 - CA

Demandante : Sophia Holdings Sociedad Anónima de Capital Variable

Demandado : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

Tercero Interesado : Laboratorios ALFA Sociedad Anónima

Tipo de proceso : Contencioso Administrativo

Resolución Impugnada: DGE/CANC/J-0135/2017 de 31 de mayo

Magistrada Relatora : María Cristina Díaz Sosa

VISTOS EN SALA:

La demanda contenciosa administrativa cursante de fs. 160 a 168, interpuesta por la Sociedad Sophia Holdings, Sociedad Anónima (SA) de Capital Variable (CV) a través de Claudia Carolina Finfera Gonzáles, apoderada de Héctor Ernesto Hernández Magos, representante legal de la sociedad, que impugna la Resolución Administrativa DGE/CANC/J-0135/2017 de 31 de mayo, pronunciada por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI); la contestación de fs. 227 a 237; citación al tercero interesado de fs. 259; réplica de fs. 289 a 293; dúplica de fs. 302 a 309; Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 441-IP-2018, de fs. 322 a 327; antecedentes del proceso y de sede administrativa; y,

ARGUMENTOS DE LA DEMANDA Y CONTESTACIÓN:

1. Demanda y petitorio

La demanda contenciosa administrativa presentada el 9 de octubre de 2017, por la Sociedad Sophia Holdings, SA de CV, aclarando que, ante la Cancelación por no uso del registro de la marca “Lagricel Ofteno” (denominativa), debidamente registrada por Laboratorios Sophia SA de CV, en fecha 20 de febrero de 2003, bajo el registro Nº 89298-C, renovada el 20 de febrero de 2013 con Nº 87478-A, para distinguir productos en la clase 5; registro que el 19 de abril de 2017 fue transferido mediante Resolución de Transferencia Nº PI-TM-377/2017 a favor de Sophia Holdings, SA de CV, actual titular de la marca descrita. Tomando en cuenta que el proceso de cancelación fue iniciado con anterioridad a la transferencia de la marca, toda la prueba de uso, corresponde a las gestiones 2012, 2013, 2014 y 2015, periodo en el que la marca correspondía a Laboratorios Sophia, quien comercializaba su producto farmacéutico a través de su distribuidor, la empresa Corporación Mercantil Sudamericana CORMESA Ltda., desde el año 2005, año desde que no dejó de hacerlo.

El demandante manifiesta que el SENAPI aplicó incorrectamente la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) sobre el marco normativo Constitucional, haciendo referencia concreta: a) Al Principio de Verdad Material, de aplicación obligatoria. Abundando, cita textualmente la Sentencia Constitucional (SC) 0427/2012-R: “el principio de verdad material previsto por el art. 4 inc. d) de la Ley de Procedimiento Administrativo, determina que la administración pública investigará la verdad material, en virtud a la cual, la decisión de la Administración debe ceñirse a los hechos y no limitarse únicamente al contenido literal del expediente, incluso más allá de lo estrictamente aportado por las partes, siendo obligación de la administración la averiguación total de los hechos, no restringiendo su actuar a simplemente algunas actuaciones de carácter administrativo formal que no son suficientes para asumir decisiones”.

Amparado en este principio, sostiene que el SENAPI omitió valorar dos pruebas fundamentales, debidamente presentadas que acreditan el uso comercial de la marca, refiriéndose concretamente a: 1. La certificación emitida por el titular de la marca, que no fue considerada, por la institución administrativa, por considerarla una declaración unilateral que “no acredita la relación comercial”; y 2. Las facturas que evidencian la distribución del producto en Bolivia; pruebas que valoradas integralmente, demuestran fehacientemente el uso comercial del medicamento Lagricel Ofteno, dentro del periodo (2012-2015).

Manifiesta que el SENAPI no se pronunció ni valoró el uso comercial de la marca en el mercado nacional, de acuerdo a lo establecido en el art. 167 de la Decisión 486, al no valorar los documentos que demuestran este extremo; exigiendo erradamente, la demostración de la relación comercial entre el titular de la marca (Laboratorios Sophia) y el distribuidor en el territorio nacional (COMERSA Ltda.); distorsionando y sustituyendo el concepto de uso comercial por el de relación comercial.

Adicionalmente adjunta más prueba, consistente en: Contrato de distribución de productos farmacéuticos suscrito entre Laboratorios Sophia y Global Mercury Corp., el 1 de enero de 2014, vigente por 5 años; contrato con el que Global Mercury Corp., suscribe a su vez, un contrato de distribución con COMERSA Ltda., el 1 de enero de 2014, con una vigencia de 1 año.

Copias legalizadas de los Testimonios Nos. 1513/2017 y 1514/2017, que protocolizan las actas de certificación de hechos, que, a decir de la demandante, dan fe de la existencia y contenido de las facturas de venta de los productos identificados con la marca Lagricel Ofteno, emitidas por Laboratorios Sophia a favor de sus distribuidores en Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia, para la comercialización de los productos identificados con esta marca.

b) Sostiene que el marco normativo constitucional, ordena la aplicación del Principio de Informalismo Administrativo; citando la SC 992/2005-R, como jurisprudencia y señalando que el SENAPI debió entender que este principio está concebido para subsanar errores u omisiones formales del administrado, siempre que las cuestiones esenciales se hayan cumplido; en el caso concreto, manifiesta que lo esencial es el haber probado el uso real, efectivo y constante de la marca Lagricel Ofteno en el territorio boliviano; y lo formal sería, la presentación de documentos debidamente legalizados, que refleje de manera formal o documentada la relación comercial y la comercialización de dichos productos, que no hacen al fondo y no puede ser motivo para afectar un derecho de propiedad intelectual, legalmente adquirido.

Petitorio.- El demandante solicita que se declare probada la demanda, se revoque y deje sin efecto la resolución administrativa impugnada.

2. Contestación a la demanda y petitorio

El representante legal del SENAPI, Carlos Alberto Soruco Arroyo, se apersona al proceso el 16 de marzo de 2018 y responde la demanda en forma negativa, con los siguientes argumentos:

a) Sobre la valoración de la prueba. Sostiene que en consideración a que la demanda de cancelación planteada por Laboratorios ALFA Ltda., es de 18 de mayo de 2015, el periodo que debió acreditarse el uso de la marca Lagricel Ofteno (denominativa), corresponde al comprendido entre el 18 de mayo de 2012 al 18 de mayo de 2015; debiendo ser acreditada por el titular, el licenciatario o por otra persona autorizada.

Señala que, para este fin, deben cumplir los principios de sometimiento pleno a la Ley y el de verdad material, establecidos en el art. 4.c) y d) de la Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo. Respecto al principio de verdad material, cita un texto de la SC 1120/2012, que en conclusión dispone que, este principio, reconocido en el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), busca el análisis de los hechos ocurridos en la realidad, anteponiendo la verdad de los hechos antes que cualquier situación; obviamente, sin eliminar aquellas formas procesales establecidas por Ley, que tienen por finalidad resguardar derechos y garantías constitucionales. Concluye señalando que el principio de verdad material se aplica, en el caso concreto, en tanto no afecte ningún derecho o garantía constitucional, como el debido proceso, establecido en la Ley Nº 2341, a fin de no afectar los derechos de ninguno de los administrados.

Respecto a la valoración de la prueba presentada por Laboratorios Sophia SA de CV al momento de contestar a la demanda de cancelación, en grado de revocatoria y en jerárquico; sostiene que el Testimonio Nº 1264/2015 de 12 de octubre, de Protocolización de una Certificación de Relación Comercial, realizado por Héctor Ernesto Hernández Magos como representante de Laboratorio Sophia SA de CV, donde se sotiene que este laboratorio mantenía una relación comercial con la empresa boliviana Corporación Mercantil Sudamericana “CORMESA” Ltda.; consistente en la exportación desde México a Bolivia del producto farmacéutico “Lagricel Ofteno”; prueba que al ser una manifestación unilateral del demandado y emitida posteriormente a la interposición de la demanda de cancelación; no correspondía su admisión en mérito al art. 89.d) del DS Nº 27113 y art. 62 de la Ley Nº 2341.

Con relación a todas las facturas presentadas con vista de Notario de Fe Pública, señala que todas tienen como emisor a la Corporación Mercantil Sudamericana “CORMESA” Ltda., empresa con la que Laboratorios Sophia SA de CV tendría una relación comercial, para lo que adjunta copia legalizada del Contrato de Distribución de Productos Farmacéuticos de 19 de enero de 2009, que en su punto 5.1, establece textualmente que su duración es de tres años; señalando en el punto 5.3, las partes acuerdan que en caso de no firmarse un documento en el que conste el deseo de ambas de prorrogar la vigencia del contrato o celebrar uno nuevo, la relación de las partes se dará por terminada. Al respecto refiere que el contrato dispone expresamente que su vigencia era a partir del 19 de enero de 2009 hasta el 19 de enero de 2012; que no existe una tácita reconducción del contrato de distribución, por lo que no acredita que la relación comercial se hubiera prorrogado, más si no adjunta ningún otro documento idóneo, que demuestre que la relación se extendió en el tiempo.

Señala que al ser el art. 165 de la Decisión 486, claro al establecer que el uso de la marca debe estar realizada por el titular, un licenciatario o por otra persona autorizada; extremos que no se demuestran con el contrato de distribución, por ser temporal la vigencia de la relación comercial; consecuentemente, las facturas emitidas por CORMESA Ltda., no acreditan el uso de la marca por parte del Laboratorio Sophia SA de CV, dentro de los tres años anteriores a la interposición de la demanda de cancelación de 18 de mayo de 2015, vale decir, dentro del periodo 18 de mayo de 2012 al 18 de mayo de 2015.

Por lo manifestado, concluye que los medios probatorios aportados, no constituyen prueba idónea que acredite el uso real y efectivo de la marca Lagricel Ofteno por parte del titular, licenciatario o persona autorizada, durante los tres años anteriores al inicio de la demanda de cancelación.

Petitorio.- El demandado solicita que se dicte sentencia “rechazando” (sic) la demanda y confirmando la Resolución Administrativa DGE/CANC/J-0135/2017 de 31 de mayo.

ANTECEDENTES PROCESALES EN SEDE ADMINISTRATIVA:

1.- El 18 de mayo de 2015, la sociedad Laboratorios ALFA Ltda., demandó la cancelación por falta de uso del registro de la marca LAGRICEL OFTENO, registrada en la clase 5, con Resolución N° 0368/2003 de 20 de febrero, bajo registro N° 89298-C, de propiedad de la firma Laboratorios Sophia SA de CV (fs. 1 a 4 del Anexo 1), subsanada el 10 de junio de 2015 (fs. 7 a 9 del Anexo 1).

2.- Notificado el represente legal de Laboratorios Sophia SA de CV con la demanda de cancelación el miércoles 1 de julio de 2015 (fs. 12 del Anexo 1), adjuntando la documental que cursa de fs. 13 a 236 del Anexo 1, el 28 de septiembre de 2015, a través de María Elena del Pilar Soruco Etcheverry, apoderada de la firma, contesta la demanda de cancelación, peticionando que se declare improcedente la acción de cancelación y se ratifique el registro de marca (fs. 237 a 252 del Anexo 1).

3.- Mediante Resolución Administrativa N° 226/2016 de 23 de mayo, se declara Probada la demanda de cancelación interpuesta por Laboratorios ALFA Ltda. y en ejecución de fallos se ordena proceder con la cancelación de la marca Lagricel Ofteno (denominativa) de Laboratorios Sophia SA de CV, registrada bajo N° 89298-C de 20 de febrero de 2003, para proteger productos de la clase internacional 5 (fs. 260 a 275 del Anexo 2).

4.- Formulado el recurso de revocatoria por la apoderada de Laboratorios Sophia SA de CV (fs. 289 a 291), la Dirección de Propiedad Intelectual del SENAPI, emite la Resolución Administrativa DPI/OPO/REV-Nº237/2016 de 30 de diciembre, que rechaza el recurso y confirma totalmente la Resolución Administrativa N° 226/2016 de 23 de mayo (fs. 314 a 342 del Anexo 2).