SE/0040/2019

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

SENTENCIA N° 40

Sucre, 22 abril de 2019

DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES

Expediente : 64/2017

Demandante : SWATCH AG. (SWATCH S.A. SWATCH LTD.)

Demandado : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

Tercero Interesado : APPLE INC.

Tipo de proceso : Contencioso Administrativo

Resolución Impugnada: DG/DEN/J-No. 172/2016 de 1 de agosto

Magistrada Relatora : María Cristina Díaz Sosa

VISTOS EN SALA

La demanda contenciosa administrativa cursante de fs. 24 a 28 vta., interpuesta por José María Caballero Alcocer en representación legal de SWATCH AG. (SWATCH S.A. SWATCH LTD.), que impugna la Resolución Administrativa DG/DEN/J-No. 172/2016 de 1 de agosto, pronunciada por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI); la contestación de fs. 86 a 92; citación al tercero interesado de fs. 80; réplica de fs. 95 a 98; dúplica de fs. 103 a 114; Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 347-IP-2018, de fs. 131 a 139 vta.; antecedentes del proceso y de sede administrativa; y,

ARGUMENTOS DE LA DEMANDA Y CONTESTACIÓN

1. Demanda y petitorio

Mediante demanda contenciosa administrativa presentada el 20 de febrero de 2017, el demandante José María Caballero Alcocer en representación legal de SWATCH AG. (SWATCH S.A. SWATCH LTD.), manifiesta que debe negarse el registro de la marca IWATCH solicitado por APPLE INC., debido a la existencia previa de la marca SWATCH, con los siguientes argumentos:

a) Es innegable la similitud de las marcas en conflicto SWATCH y IWATCH, la diferencia radica en una sola letra, misma que resulta insuficiente para permitir una correcta diferenciación entre ambas; al respecto, el art. 136 inc. a) de la Decisión 486, denominada Régimen Común sobre Propiedad Industrial, prevé que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: “a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

b) Respecto a los signos en idioma extranjero, el término en inglés “watch” significa reloj; empero, el signo que se solicita registrar, pretende distinguir productos de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, de la Clase 9, misma que comprende los siguientes productos: “aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos, discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismo para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores, software; extintores, software de computadoras; dispositivos de seguridad; monitores y dispositivos de monitoreo; cámaras, computadoras, hardware de computadoras; periféricos; dispositivos de comunicación inalámbrica, radios, dispositivos de audio y video; dispositivos de sistema de posicionamiento global; accesorios, partes componentes y fundas para todos los productos arriba mencionados”; entonces no se trata de un término genérico porque la traducción del mismo no describe un producto de los comprendidos en la Clase 9, sino que se trata de un término de fantasía, toda vez que es un vocablo extranjero cuyo significado no es de conocimiento de la mayoría del público consumidor, conforme la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (CAN), que refiere que en el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de ésta no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y en consecuencia procede el registro como marca de la denominación que se trate, citando al efecto el Proceso 69-OP-2001); de ello se concluye que los términos SWATCH y WATCH son términos de fantasía, pues se trata de vocablos en idioma extranjero.

No existe en antecedentes prueba que demuestre que WATCH es un término utilizado por el consumidor boliviano promedio como un término equivalente a reloj, las referencias vagas de algunas páginas web mencionadas por APPLE INC., no destruyen la presunción establecida por el Tribunal de Justicia de la CAN.

c) En cuanto a los términos genéricos, resulta inaceptable que el SENAPI recurra a un diccionario inglés – español para averiguar el significado del término WATCH y recién concluya que el término registrable es genérico porque los relojes no están comprendidos en la Clase 9, cuando varias interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la CAN, han establecido que los términos en idioma extranjero son de fantasía, por eso no está en disputa el término reloj, sino WATCH.

d) Sobre las familias de marcas y marcas derivadas, no existe ninguna disposición que confiera al solicitante de una marca, un derecho a priori por el sólo hecho de pertenecer a una familia de marcas; la doctrina de la familia de marcas se aplica dentro de una oposición, únicamente cuando el elemento común es capaz de indicar el origen de la familia; para esto el elemento común debe ser distintivo, original y exclusivo del titular; en éste caso, el término inicial “I”, no es un distintivo, más bien se trata de un término (I se refiere a internet e interactivo), carece de originalidad, sólo está constituido por una letra y el término tampoco es exclusivo, toda vez que lo comparten otros titulares como: IPROSTECT, i-ECO, IOS, IPAQ, IPOINT, IANYWHERE, ICOM, ISAT, IMAX, I INVICTA, IOMEGA, IPAD, i-Nix, IPLANET, i Hear, IBGSTAR, IGREEN, I-TRUCK.

Aún si se considera que la marca IWATCH forma parte de una familia de marcas, esto no le otorga el derecho automático a obtener registro de cualquier denominación por el sólo hecho de anteceder la letra “I”; ninguna disposición legal ni Interpretación Prejudicial de la CAN, avala este derecho y por tanto no puede ser argumento para conceder una marca, más aún si existe una marca previamente registrada que acusa innegable similitud como en el presente caso SWATCH.

Distinto es el caso de la marca derivada, donde sí existe esa posibilidad, pero también deben cumplirse requisitos, el propietario de la marca inscrita podrá presentar nueva solicitud de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales y además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada (Proceso 84-IP-2000).

En el mejor de los casos APPLE INC., tendría una familia de marcas, pero jamás una marca derivada; asimilar esta característica de la marca derivada (la posibilidad de un derecho previamente adquirido) a la familia de marcas, sentaría un mal precedente futuro, ello porque daría lugar a que APPLE INC., obtenga el registro de cualquier marca en cualquier Clase por el sólo hecho de consignar la letra inicial “I”; esta interpretación ilegal y arbitraria, debe ser corregida.

e) Debe aplicarse la comparación de los signos en conflicto e identidad en los productos; habiéndose demostrado que SWATCH y WATCH no son términos genéricos sino más bien de fantasía, están sujetos a la regla de comparación de conjunto, basta hacer una comparación de ambos signos para percatarse que el conjunto de ambos es prácticamente idéntico, no pudiendo coexistir ambas marcas SWATCH y IWATCH, dentro de un mismo mercado.

Existe similitud gráfica, porque ambas marcas están compuestas por la misma cantidad de letras, seis en total; las dos marcas son una sola palabra; de las seis letras que componen ambas marcas, cinco son exactamente las mismas y están colocadas en el mismo orden y posición; ambas contienen elementos que en el idioma español son poco frecuentes y por lo tanto otorgan a la marca SWATCH una distintividad, porque la letra W es rara en español y la terminación TCH es imposible de encontrar en nuestra lengua; el impacto visual que provocan ambas marcas es prácticamente idéntico; y, el término WATCH constituye la parte final de ambas marcas, a la cual únicamente se añadió una letra, pero la ubicación de WATCH, es la misma en ambas, situación que genera riesgo de confusión.

También es evidente la similitud fonética, por cuanto el conjunto en ambas marcas es indudablemente similar, basta pronunciarlas para constatar que suenan prácticamente igual.

Al efecto, refiere que deben considerarse los lineamientos establecidos por el Tribunal de Justicia de la CAN en cuanto a la comparación de signos: 1. Cada signo debe ser analizado en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética; 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; 3. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador, tomando en cuenta la naturaleza del producto; y, 4. Deben tenerse en cuenta, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan; en el presente caso, cualquiera que sea la forma de presentar la comparación, el resultado siempre será el mismo, porque el conjunto de ambas producen un impacto gráfico, fonético y conceptual muy similar, además, ambas marcas distinguen los mismos productos (Clase 9), ello sin duda aumenta el riesgo de confusión pues se trata de productos expedidos en los mismos lugares.

Finalmente, señala que en el Proceso 040-IP-2010, el Tribunal de Justicia de la CAN, indicó que: “Con base en la jurisprudencia emitida por éste Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”; y, adjunta copia legalizada de la Resolución Nº 1111910 emitida por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual que declaró probada la demanda de oposición interpuesta por SWATCH contra la solicitud de registro de la marca IWATCH en la Clase 9.

Petitorio.- El demandante solicita que se declare probada la demanda.

2. Contestación a la demanda y petitorio

La representante legal del SENAPI, Jhilda Gabriela Murillo Zarate, se apersona al proceso el 16 de mayo de 2017 y responde la demanda en forma negativa, con los siguientes argumentos:

a) En la base de datos del SENAPI Bolivia consta la siguiente información: SWATCH con registro Nº 50333-C de 3 de agosto de 1990, con segunda renovación Nº 77349-A, mediante Resolución PI-RA Nº 1585/2010 de 24 de agosto de 2010, misma que distingue productos en la Clase Internacional 14, “metales preciosos y sus aleaciones; joyas, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos”, a nombre de la firma SWATCH AG.; y, SWATCH con registro Nº 50333-C de 3 de octubre de 1989, con segunda renovación Nº 75172 de 24 de agosto de 2009, que distingue productos de la Clase Internacional 9, “lentes correctores (óptica) y de sol, monturas de lentes, estuches y cadenas; aparatos de grabación y reproducción de datos de toda clase, como radio, teléfono, aparatos de televisión, discos y cintas magnetofónicas”.

b) En cuanto a la marca y los requisitos para su registro, con base en los arts. 134, 153 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, constituye marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, así las palabras o combinación de palabras; es decir, que un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, y además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad; la distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

c) Sobre los signos en idioma extranjero, ante la pregunta ¿Qué es?, del término WATCH, que en su traducción al español significa reloj, el mismo no se constituye en un término genérico para el consumidor medio, toda vez que no se está relacionado con los productos que amparan dentro de la Clase Internacional 9; al efecto cita y transcribe las partes pertinentes de la Interpretación Prejudicial del Proceso 93-IP-2012; transcribe las partes pertinentes de la Interpretación Prejudicial del Proceso 47-IP-2006 y 47-IP-2013; por lo que concluye que WATCH es un término arbitrario para los productos dentro de la Clase Internacional 9; en consecuencia, corresponde referirse a los signos genéricos, que al no ser suficientemente distintivos, no son registrables como marcas a menos que estén conformados, además, por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio, ello conforme se estableció en la Interpretación Prejudicial del proceso 053-IP-2010.

d) Sobre la familia de marcas y la marca derivada, citando la jurisprudencia contenida en la Interpretación Prejudicial del Proceso 107-IP-2010, si bien existe parecido entre lo que es una familia de marcas y una marca derivada, se debe aclarar que los conceptos no son los mismos, toda vez que el primero hace referencia a un concepto más amplio y por su parte el segundo lleva una definición mucho más estricta; en tal sentido, de la revisión de la base de datos y libros de registro del SENAPI, se evidenciaron varios registros pertenecientes a la firma APPLE INC. (mencionadas en la Resolución Jerárquica impugnada), las cuales incorporan el prefijo “I” al inicio de las mismas, que son aplicadas a diferentes registros y distintas clases de nomenclátor, entre las cuales tenemos las Clases 9, 28, 35, 38, 39, 41, 42 y 45; en consecuencia, se concluye que los signos y marca amparadas por la firma APPLE INC., comprenden una familia de marcas, toda vez que incorporan el prefijo “I” al inicio de sus denominaciones.

e) Sobre el cotejo de las marcas en conflicto, se advierte que el signo solicitado IWATCH (Clase 9) y las marcas registradas SWATCH (Clase 9 y 14), son signos denominativos también conocidos como nominales o verbales, toda vez que en su estructura se utilizan expresiones acústicas o fonéticas, en este caso formadas por varias letras, que integran un conjunto o un todo pronunciable y pueden o no tener significado conceptual, citando la Interpretación Prejudicial del Proceso 70-OP-2004.

Con relación a la Regla 1 que refiere que la confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, la marca solicitada comienza con “I” y la ya registrada con “S”, situación que genera la diferencia necesaria; en cuanto a la similitud fonética, se evidencia que no serán pronunciadas o percibidas de manera semejante por el oído del humano, porque la raíz de la marca registrada es la consonante “S”, mientras que la raíz del signo solicitado es la vocal “I”, la cual hace referencia a la familia de marcas al cual pertenece y que lo identifica.

En cuanto a la similitud ideológica, corresponde considerar las Reglas 2, 3, y 4; y se concluye que, ambos signos no evocarán una idea semejante en la mente del consumidor medio relacionado a la Clase 9, más aun por la disimilitud ortográfica y fonética entre ambos; si bien los productos de los signos en conflicto poseen finalidades afines, ello constituye un indicio de conexión competitiva entre ellos, porque daría lugar a que sean encontrados en el mismo mercado; sin embargo, no existirá riesgo de confusión porque no se presentan los supuestos requeridos para su configuración, por lo que el signo solicitado IWATCH no se halla inmerso dentro de la causal de la irregistrabilidad prevista en el art. 136 inc. a) de la Decisión 486 de la CAN.

Petitorio.- El demandado solicita que se dicte sentencia “rechazando” (sic) la demanda y confirmando la Resolución Administrativa DG/DEN/J-No. 172/2016 de 1 de agosto.

ANTECEDENTES PROCESALES EN SEDE ADMINISTRATIVA

1.- El 5 de junio de 2013, la firma BRIGHTFLASH USA LL.C., solicitó el registro del signo distintivo IWATCH en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, con la siguiente lista de productos: “aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos, discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismo para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores, software; extintores, software de computadoras; dispositivos de seguridad; monitores y dispositivos de monitoreo; cámaras, computadoras, hardware de computadoras; periféricos; dispositivos de comunicación inalámbrica, radios, dispositivos de audio y video; dispositivos de sistema de posicionamiento global; accesorios, partes componentes y fundas para todos los productos arriba mencionados, comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional en vigencia”, publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia Nº 654, pág. 172, bajo el No. 169232 (fs. 1 a 8), subsanada el 5 de marzo de 2014 (fs. 27 y vta. Anexo).

2.- El 18 de julio de 2014, la firma SWATCH AG. (SWATCH SA y SWATCH LTD.), representada por Carlos Andrés Arze Díaz, presenta la demanda de Oposición contra la solicitud de registro de la marca IWATCH, por ser titular de la marca SWATCH en la Clase 9 y 14 con registro 50333­C el 3 de agosto de 1990 y renovada bajo el número 77439-A vigente hasta el 3 agosto de 2020 (fs. 33 a 34 vta. Anexo).

3.- El 2 de octubre de 2014, Pilar Soruco Etcheverry, en representación legal de la firma APPLE INC., contesta la demanda de oposición, peticionando que se declare improbada la misma y conceda el registro de la marca IWATCH (denominación) en la Clase 9 a nombre de APPLE INC., y que se suspenda la emisión de la Resolución hasta que se inscriba la transferencia de la marca IWATCH solicitada el 1 de octubre de 2014 (fs. 56 a 58 Anexo).

4.- Mediante Resolución Administrativa de Transferencia PI-TM Nº 106/2015 de 20 de mayo, la firma BRIGHTFLASH USA LL.C., transfiere a favor de la firma APPLE INC., el derecho propietario de la marca IWATCH (fs. 67 a 68 Anexo).

5.- Mediante Resolución Administrativa No. 404/2015 de 14 de octubre, se declara Improbada la Oposición de la firma SWATCH AG., y se concede la solicitud de registro de la marca IWATCH (denominación) dentro de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la firma APPLE INC., representada por Pilar Soruco Etcheverry (fs. 76 a 89 Anexo).

6.- Formulado el recurso de revocatoria por el representante legal de SWATCH (fs. 94 a 96 Anexo), la Dirección de Propiedad Intelectual del SENAPI, emite la Resolución Administrativa DPI/OPO/REV Nº33/2016 de 7 de marzo, que rechaza el recurso y confirma totalmente la Resolución Administrativa No. 404/2015 de 14 de octubre.

7.- Interpuesto el recurso jerárquico (fs.122 a 124 Anexo), la Dirección General Ejecutiva del SENAPI, mediante Resolución Administrativa DGE/DEN/J-No 172/2016 de 1 de agosto, rechaza el recurso y confirma totalmente la Resolución Administrativa DPI/OPO/REV Nº33/2016 de 7 de marzo (fs. 149 a 164 Anexo).

8.- Mediante Resolución de Concesión de Registro Nº 6789/2016 de 28 de diciembre, el Director de Propiedad Intelectual del SENAPI, ordena la emisión del Certificado de Registro Nº 170695-C, de la marca IWATCH, a favor de la firma APPLE INC.

9.- El proceso se tramita en sujeción a los arts. 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia; éste Tribunal Supremo de Justicia, mediante Resolución de 18 de mayo de 2018 (fs. 124 a 126 vta.), solicitó la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la CAN y se emitió la Interpretación Prejudicial respectiva dentro del Proceso 347-IP-2018, de 14 de diciembre de 2018 (fs. 131 a 139 vta.), que de conformidad con lo dispuesto por el art. 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es aplicada en la emisión de la presente Sentencia, debiendo además dar cumplimiento a la disposición del párrafo tercero del art. 128 del Estatuto vigente.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA