SE/0043/2018

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Sentencia Nº 43

Sucre, 7 de mayo de 2018

Expediente : 317/2015-CA

Proceso : Contencioso Administrativo

Demandante : NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

(Nissan Motor Co., Ltda.)

Demandado : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI

Resolución Impugnada : Resolución Administrativa N° DGE/DEN/J-160/2015

Magistrado Relator : Dr. Esteban Miranda Terán

Pronunciada en el proceso Contencioso Administrativo seguido por NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (Nissan Motor Co. Ltd.), impugnando la Resolución Administrativa N° DGE/DEN/J-160/2015, de 21 de julio de 2015, emitida por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).

VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 83 a 89, la notificación a tercero interesado de fs. 91, la respuesta de la entidad demandada de fs. 72 a 80, la réplica de fs. 83 a 87, la dúplica de fs. 130 a 133, el Auto Supremo N° 174/2016 de 8 de junio, mediante la cual se formula interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (TJCA), fs. 141 a 143, la Interpretación Prejudicial emitida por TJCA de fs. 149 a 165, el decreto de Autos de fs. 169, los antecedentes, tanto jurisdiccionales como administrativos y;

I.- CONTENIDO DE LA DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA:

El 3 de noviembre de 2015, la firma NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, “Nissan Motor Co. Ltda., a través de su apoderado, interpone demanda contenciosa administrativa impugnando la Resolución Administrativa Nº DGE/DEN/J-160/2015, de 21 de julio, bajo los siguientes argumentos:

Manifiesta que el 2 de julio de 2012, sus mandantes solicitaron el registro de marca para el signo distintivo denominado “INFINITI" (Denominación y Diseño), para proteger servicios comprendido en la clase 36 "servicios financieros incluyendo servicios de finanzas relacionados con automóviles, prestamos, arriendos y otros.

Argumenta que el SENAPI no consideró que en Colombia, la marca INFINITI clase 36 Registro N° 450107 a nombre de sus mandantes, coexiste pacíficamente con la marca INFINITE a nombre de VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION, manifiesta que lo propio sucede en Ecuador, donde sus mandantes tienen registrada la marca INFINITI clase 36 registro N° 3819-12 y la firma VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION, tiene registrada la marca INFINITE; con lo que quedaría demostrada la pacífica coexistencia entre ambas marcas en el comercio financiero; asimismo, señala que, existe un acuerdo firmado exclusivo para el territorio de nuestro país donde ambas firmas se comprometen en crear acciones para evitar confusión al público consumidor y manifiestan expresamente la pacífica convivencia entre ambas marcas.

Solicita se realice la investigación sobre la finalidad de las marcas y sus productos en conflicto considerando los productos de la marca solicitante y de la marca registrada, haciendo referencia a los criterios establecidos por la doctrina con relación a la conexión competitiva respecto a la inclusión de los productos, canales de comercialización y similares medios de publicidad, concluyendo que no existe riesgo de confusión directa.

Que, acusa al SENAPI de omisión en el análisis al no referirse a la coexistencia de marcas, que de acuerdo a las prerrogativas que le faculta la Ley N° 2341, de Procedimiento Administrativo, debió realizar la investigación de la verdad material para determinar lo justo en sus determinaciones, lo cual no sucedió y en ningún momento se pronunció sobre el acuerdo de coexistencia de marcas y los registros de marcas en los países miembros de la Comunidad Andina, para tener un mejor criterio sobre el caso en concreto y no así de forma mecánica y de memoria referirse a la doctrina y jurisprudencia andina y no aplicarla al caso concreto.

I.1. Petitorio.

Solicitó declarar probada la demanda, ”disponiendo revocar la Resolución Administrativa N° DGE/DENM/J-160/2015, de 21 de julio de 2015, dictada por la Directora General del SENAPI y consecuentemente las Resoluciones que le preceden dictadas por la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI”.

I.2. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.

Que admitida la demanda mediante decreto de 3 de diciembre de 2015, es corrida en traslado a la autoridad demandada y al tercer interesado, quienes fueron legamente citados, apersonándose Jhilda Gabriela Murillo Zarate, Directora General Ejecutiva y representante legal del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, para contestar negativamente a la acción incoada en su contra, con los argumentos siguientes:

Haciendo cita de los artículos 150, 134 y 136 inc. a) de la Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina, señala que así no hubiera oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad, argumentos que le permiten fundamentar la respuesta, aludiendo asimismo la interpretación prejudicial del artículo 136 inc. a) de la Decisión 486 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 156-IP-2005, con cuyos antecedentes se refiere a la coexistencia de las marcas en Colombia y Ecuador, indicando que este argumento no es suficiente para determinar el registro de una marca, porque las decisiones del SENAPI se sustenta en principio de Autonomía de fallos, porque las decisiones emitidas son autónomas tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidos por la propia oficina.

Respecto a la carta de consentimiento suscrita entre NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA y VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION en la cual la segunda da su consentimiento al registro del signo NISSAN INFINITI, aclara que la referida documentación no se encuentra con las legalizaciones y traducciones respectivas, conforme dispone el artículo 1294 del Código Civil cuando se refiere a documentos celebrados en el extranjero.

Sobre la aplicación del principio de verdad material, señala que tiene límites en relación a las formas establecidas por la norma, así como los lineamientos del Tribunal Constitucional ha pronunciado sobre el tema, correspondiendo aplicar en tanto no afecte ningún derecho o garantía constitucional, establecido en las normas que rigen la materia.

Argumenta que, si bien se acusa que el SENAPI no analizó adecuadamente la finalidad de los signos en cuestión, bajo los criterios identificadores de la presencia de dicha conexión, tomando en cuenta que los productos pertenecen al mismo género, servicios financieros, clase 36, resultado del examen de las marcas enfrentadas, generan una impresión de semejanza en su escritura y fonética que puede crear confusión en los consumidores de los productos en mención, por lo que la marca solicitada no ofrece la distintividad necesaria frente a la registrada, para coexistir en el mercado de manera pacífica, concurriendo la causal de irregistrabilidad establecida en el art. 136 literal a) de la Decisión 486 de la CAN.

I.2.1 Petitorio

Concluyendo su argumentación, solicitó que se dicte sentencia ”rechazando la demanda planteada y confirmando la Resolución Administrativa Jerárquica Nº DGE/DEN/J- 160/2015, de 21 de julio”.

I.3. Réplica y Dúplica

En la réplica y dúplica formuladas por las partes se reiteraron los argumentos anteriores. Conforme la providencia de 16 de mayo de 2016, dispuso que previo a decreto de Autos para Sentencia, se solicite consulta prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, suspendiendo la tramitación del proceso hasta que se absuelva la consulta prejudicial.