SE/0054/2018

SALA PLENA

SENTENCIA: 54/2018.

FECHA: Sucre, 31 de enero de 2018.

EXPEDIENTE: 929/2014.

PROCESO : Contencioso Administrativo.

PARTES: HERO MOTOCORP LTDA. contra el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).

MAGISTRADO RELATOR: Juan Carlos Berrios Albizu.

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 19 a 25 vta., subsanada a fs. 43 a 44 vta., la contestación de fs. 128 a 130 vta., la réplica y dúplica que cursan de fs. 135 a 136 vta. y 141 a 142 respectivamente, la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de fs. 196 a 209 vta., los antecedentes del proceso y de emisión de la resolución impugnada.

I. CONTENIDO DE LA DEMANDA.

HERO MOTOCORP LTDA, señala que el 12 de enero de 2010, se apersonó ante el SENAPI solicitando el registro de la marca “HUNK”, perteneciente a la clase 37 de la clasificación internacional de productos y servicios de Niza, para los servicios de reparación, mantenimiento e instalación de vehículos; solicitud, que una vez publicada en la Gaceta Oficial Nº 437 de 29 de octubre de 2012, fue reclamada en Oposición por la Sra. Martha Cecilia Torres con domicilio en el país de Colombia.

Refiere que, por Resolución Administrativa Nº 315/2013 de 28 de junio, el SENAPI declaró probada la Oposición, denegando la solicitud del registro de la marca “HUNK”; recurrida la resolución en revocatoria, por Resolución Administrativa DPI/OP/REV-No. 255/2013 de 13 de septiembre, es rechazada, bajo el argumento de que no se demostró la mala fe de la oposicionista, aspecto sobre el cual, el demandante afirma que presento prueba; interpuesto el recurso jerárquico por el demandante, la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-No 54/2014 de 10 de febrero, resuelve rechazar la misma confirmando la resolución impugnada.

I.1. Sobre la ausencia de los elementos esenciales del acto administrativo en la Resolución Jerárquica impugnada

La parte demandante alega al amparo del art. 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que la Resolución Jerárquica impugnada, no contiene los elementos esenciales del acto administrativo, haciendo alusión en síntesis a la causa y objeto.

I.1.1. La Causa.

En cuanto a este elemento, indica que la Resolución ahora impugnada carece de causa, al no tomar en cuenta los hechos y antecedentes del caso, extrañando el derecho aplicable, puesto que la opositora observó su solicitud de registro en base a argumentos y peticiones sin derecho que le asista legítimamente, ya que la empresa HERO MOTOCORP LTD. Corporación de la India no creó la marca “HUNK”, al contrario es especializada en el diseño y fabricación de motocicletas de diferentes características, capacidades y cilindradas, donde uno de los modelos fue denominado “HUNK”, con venta en la India y en otros países del mundo, que por su precio y prestaciones es apto para su venta y comercialización en el mercado de los países latinoamericanos y andinos en particular, es así que, considera que la pretensión de Martha Cecilia Torres (opositora) es el de impedir que el verdadero titular y propietario de la marca, la registre y proteja en Bolivia, por lo que intercede su acceso al mercado nacional; no obstante de haber presentado prueba, ésta no fue considerada por el SENAPI bajo el argumento de independencia con relación a otras oficinas de marcas internacionales, citando para ello una sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina inaplicable al caso concreto.

I.1.2 El objeto y la falta de valoración de la prueba.

Añade, que el objeto de la resolución jerárquica es ilícita, al incumplir con un concepto fundamental del derecho de marcas, como es la ordenación del mercado en bien de los consumidores y de los comerciantes que proveen de bienes y servicios; desglosa el art. 134 de la Declaración 486 y advierte, que no se puede permitir que Martha Cecilia Torres, se apropie de la marca “HUNK”, pues ocasionaría un riesgo inminente de confusión en el consumidor, pudiendo asociar la marca “HUNK” con la empresa “HERO”, además de que la opositora, pretendería vender a “HERO” en un precio exorbitante a la competencia instalando una fábrica de motos, en un acto de competencia desleal y de aprovechamiento de su prestigio, por dichos motivos la resolución impugnada no habría cumplido con la finalidad del acto administrativo.

Asimismo, manifiesta que se inobservó los principios del proceso administrativo y las reglas sobre la producción y valoración de la prueba contenidos en los arts. 4, 47.I y IV de la LPA y el art. 88 del DS Nº 27113 disposiciones que considera de mayor jerarquía.

Continuando con sus alegaciones, respecto al objeto ilícito de la resolución jerárquica impugnada, hace hincapié en que la prueba que aporto fue rechazada por no contar con las respectivas legalizaciones de ley, siendo copias simples y en idioma extranjero, lo cual que considera no responde a la dinámica de aportación y valoración de la prueba que debe regirse a criterios y principios de informalismo, amplitud y sana critica, cuyo objetivo es la averiguación de la verdad, sin regirse a formalidades de un proceso judicial; no obstante de ello, refiere que el SENAPI desestimó las pruebas en vulneración de la LPA y del DS Nº 27113.

Arguye que, ante su solicitud de verificación en el internet que “HUNK” es de “HERO” y no de Martha Cecilia Torres, en la parte considerativa de la resolución jerárquica, se indicó que el principio de verdad material no puede servir como mecanismo para trasladar a la administración, el deber de las partes de probar lo manifestado; aspecto que es cuestionado por la parte demandante en razón a que sin tener legitimación se le impidió el registro de la marca “HUNK” en Bolivia, pese a ser el verdadero dueño de la misma.

También afirma que en el penúltimo Considerando de la resolución impugnada, no enervó los fundamentos de fondo de las anteriores resoluciones recurridas, concluyendo que no pudo hacerlo porque rechazó las pruebas eludiendo su responsabilidad en la averiguación de los hechos y la verdad, al declarar probada la oposición ha consolidado un derecho ilegitimo.

Finalmente manifiesta que el objeto del acto administrativo impugnado, como es la resolución jerárquica, es ilícita, puesto que en la parte resolutiva se indica que la marca “HUNK” le pertenecerá en todo el mundo a HERO MOTOCORP excepto en Bolivia, donde dicha marca de motocicletas se registrará bajo la titularidad de una persona natural de Colombia, dejando de lado las disposiciones legales citadas sobre la admisión y valoración de la prueba; por consiguiente, constituye una resolución nula de pleno derecho por no contener objeto licito e incumplir con lo establecido por disposiciones de mayor jerarquía, incurriendo en la causal b) del art. 35 de la LPA.

I.3. Petitorio.

Solicitó se declare Probada la demanda y se deje sin efecto legal los alcances de la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-54/2014 de 10 de febrero de 2014, emitida por la Directora General Ejecutiva del SENAPI.

II. De la contestación a la demanda.

La representante legal del SENAPI, se apersonó al proceso y respondió negativamente la demanda, puntualizando sobre la marca opositora y marca solicitada, además del contenido de los arts. 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sobre la valoración de la prueba, advierte que la documentación de fs. 41 a 63, 82 a 87, 88 a 99 y 100 a 110, se encuentran en simples fotocopias, en idioma extranjero, impresiones de recortes de periódicos y de publicidad respectivamente, prueba que aclara, está sujeta al principio del sometimiento pleno a la ley que será valorada de ser idónea, objetiva, material y legal, ya que debe dar certeza y seguridad de su contenido y obtención, sin causar duda; empero, de acuerdo al art. 1311.I del Código Civil, la prueba documental no mereció valoración en razón a que no contaba con las correspondientes legalizaciones, puesto que la prueba de fs. 82-110 se encontraría en idioma extranjero e incumple con el art. 8 de la Decisión 486 de la CAN, consecuentemente es inadmisible.

Con relación a la verificación de la marca en la página web, advierte que el principio de verdad material, previsto en el art. 4 inc. d) de la LPA, no puede ser utilizado como un mecanismo para trasladar a la administración el deber de las partes de probar sus afirmaciones.

En cuanto a la titularidad del signo “HUNK”, la parte demandante afirmó que la opositora solicito de mala fe el registro de marca y que afecta a los derechos de la firma HERO MOTOCORP LTD, por lo que debe tomarse en cuenta los arts. 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, así como el proceso 03-IP-99 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, qué con relación a la mala fe aludida, no puede ser utilizada como un medio de defensa dentro de un proceso de oposición, ya que la presente causa se refiere a la denegatoria de registro de la marca “HUNK” dentro de la Clase 37 y no la mala fe del registro de la Oposición.

Adicionalmente, en cuanto a que el demandante posee varios registros de la marca “HUNK” en distintos países y las posibles repercusiones que pudiera causar que no sea registrada en Bolivia, cita el proceso 22-IP-2012 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, concluyendo que si se obtuvo el registro en un determinado país, no significa que también ocurra lo mismo en Bolivia y viceversa, por lo que considera que los fundamentos de la parte demandante carecen de fundamento legal.

Producidas la réplica y la dúplica, se emitió el Auto Supremo Nº 135/2015 de 7 de julio de 2015, cursante a fs. 147 a 148, en el que se dispuso solicitar mediante nota oficial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial del art. 136 literal a) de la Decisión 486 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, emitió la Interpretación que cursa de fs. 198 a 208.

Concluido el trámite de puro derecho se dictó autos para sentencia mediante providencia de fs. 210.

CONSIDERANDO III: De la revisión de los antecedentes, se evidencia que:

I. Por memorial de 12 de junio de 2012, Octavio Álvarez en representación de HERO MOTOCORP LTD solicitó ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, el registro como marca del signo denominativo “HUNK”, para distinguir los servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza: “Reparación, mantenimiento, instalación y servicio de vehículos”, (fs. 1 del Anexo).