SE/0059/2023

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA

SENTENCIA Nº 59/2023

Sucre, 15 de marzo de 2023

DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES

Expediente : 97/2019

Demandante : Banco FASSIL SA

Demandado : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual- ..SENAPI

Proceso : Contencioso Administrativo

Resolución

Impugnada : RA. DGE/OPO/J-363/2018 de 21 de .diciembre

Relator :Mgdo. Carlos Alberto Egüez Añez

I. VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 33 a 38, interpuesta por el Banco FASSIL SA, representado legalmente por Maria Antonieta Vera Villca, que impugna la Resolución Jerárquica DGE/OPO/J-363/2018 de 21 de diciembre, copia que cursa de fs. 42 a 50 vta. del expediente, pronunciada por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI); el memorial de contestación de fs. 129 a 140; la diligencia de citación con provisión compulsoria de fs. 92, al Banco de Crédito de Bolivia SA, en calidad de tercero interesado; el memorial de réplica de fs. 187 a 190 vta., la dúplica de fs. 197 a 199 vta.; los antecedentes administrativos y de emisión de la resolución impugnada; y,

II. CONTENIDO DE LA DEMANDA

El Banco FASSIL SA, representado legalmente por Maria Antonieta Vera Villca, en virtud a Testimonio Poder 119/2019 de 8 de mayo, suscrito ante Notaria de Fe Pública N° 34 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a cargo de Martha Ariane Antelo de Cattoretti, interpone demanda contenciosa administrativa en contra de la Resolución Jerárquica DGE/OPO/J-363/2018 de 21 de diciembre, pronunciada por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), manifestando que el SENAPI contraria a la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, que el Banco FASSIL SA podrá confirmar por las copias de los registros es propietario de las marcas CREFASSIL y MI CREDITO FASSIL, por lo que tiene el derecho exclusivo de uso y está plenamente legitimada para impedir el uso de marcas idénticas o similares sobre productos vinculado, o causar confusión o riesgo de asociación con el titular del registro tal como prevé el art. 155 del citado cuerpo normativo.

Señaló que en caso de procederse con el registro de la marca CREDITO FACIL BCP se vulnera los derechos de propiedad intelectual del Banco FASSIL SA, ya que generaría confusión directa en los consumidores y público en general, toda vez que dicha marca es fonética y conceptualmente idénticas en su composición, hecho que se analizó de manera incorrecta en la resolución ahora impugnada establecidos por el Tribunal Andino pag. 9 del PROCESO 321-IP-2015 que establece que: “Para realizar un adecuado cotejo de signos denominativos compuestos, se debe analizar el grado de relevancia o distintividad de las palabras que lo componen. Por lo tanto, el consultante deberá hacer un análisis integral de los signos para determinar la relevancia de sus componentes en el conjunto y, sobre todo, su incidencia en su distintividad”.

Manifestó que el Banco de Crédito de Bolivia solicita el registro de la marca CREDITO FACIL BCP en la clase internacional 36, es decir, en la misma clase en la que el Banco Fassil SA tiene registradas sus marcas, por lo que tendrán los mismos canales de comercialización, medios de publicidad y están dirigidas al mismo público consumidor; y considerando las características del mercado y de los servicios que prestan, el consumidor será inevitablemente engañado respecto a la vinculación que tienen entre sí, los servicios.

Adujo que el SENAPI, no hizo un análisis efectivo de la naturaleza de los servicios ofertados por ambos Bancos, por lo que no fue efectivo al momento de determinar el grado de vinculación existente entre los productos que amparan los signos en conflicto, por lo que tiene los mismos canales de distribución de sus productos, siendo evidente que ambas marcas se encuentran en conexión competitiva, por lo que la resolución jerárquica lesiona gravemente los derechos adquiridos por el Banco FASSIL SA.

Concluyó la demanda solicitando que se declare probada la demanda contenciosa administrativa y entrando al fondo de la controversia, se revoque la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-363/2018 de emitida por el SENAPI y la Resolución Administrativa DPI/OPO/REV-150/2018 pronunciada por el Director de Propiedad Industrial y en consecuencia, se ordene al SENAPI rechazar el registro de la marca CRÉDITO FACIL BCP CI Int.36 Pub.184704, solicitada por el Banco de Crédito de Bolivia SA.

III. DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

Por providencia de 26 de julio de 2019 a fs. 55, se admitió la demanda contenciosa administrativa en la vía ordinaria de puro derecho, corriéndose traslado a la autoridad demandada para que responda en el término de ley más el que corresponda en razón de la distancia, ordenando asimismo, que remita los antecedentes que dieron lugar a la emisión de la resolución impugnada. Por otra parte, a efecto de la citación y emplazamiento a la autoridad demandada, se ordenó que la misma deberá ser citada mediante provisión citatoria, cuyo cumplimiento se encomendó a través de la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Del mismo modo, se ordenó la notificación mediante provisión compulsoria al Banco de Crédito de Bolivia SA en calidad de tercero interesado en el domicilio señalado, ordenando se libre provisión compulsoria, cuyo cumplimiento se encomendó a través de la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Cumplida la diligencia de citación a la autoridad demandada, el SENAPI contestó la demanda a través de su representante legal Carlos Alberto Soruco Arroyo, en su condición de Director General Ejecutivo en virtud a Resolución Ministerial MDPyEP/DESPACHO/152/2017 de 9 de junio, emitido por el Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural (fs. 127 a 128); que a través de su memorial de contestación negativa de fs. 129 a 140, luego de realizar la relación de antecedentes administrativos, el resumen de la demanda y los fundamentos de la resolución impugnada sostiene que la autoridad administrativa debe tomar sus decisiones en base a la normativa vigente y en su defecto en base a la jurisprudencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que determina los alcances y la forma de interpretación de la norma comunitaria en materia de propiedad industrial, incluyendo entre ellos los criterios para el análisis de registrabilidad de términos considerados de uso común.

Para que un término sea considerado de uso común, el mismo debe estar incluido en al menos seis registros previos, vigentes y de diferentes titulares, en una misma clase internacional; por lo que de la base de datos y libros de registro del SENAPI, el término CREDITO, se constituye en un término de uso común para la clase internacional 36 por la existencia de tal término en seis registros vigentes, previos y de distintos titulares; no debiendo tomarse en cuenta tal extremo al momento de realizar el análisis entre los signos en conflicto.

Señaló que todo signo distintivo solicitado para registro debe reunir determinadas exigencias, en tal sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 17-IP-2013, refirió que los requisitos para el registro de los signos distintivos son los siguientes: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, a pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad es un elemento que forma parte de la esencia del signo, que hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos uy por medio de éstos penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Para determinar si un signo es descriptivo, tiene que formularse la cuestionante ¿Cómo es? Al servicio que pretende registrarse, de tal manera que si la respuesta a tal pregunta transmite alguna información y/o característica del servicio, dará lugar a que sea tomado como descriptivo. Así el signo CREDITO FÁCIL BCP (denominación) “Seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios”, la respuesta generada creará en la mente del consumidor medio, la idea que el servicio de una operación financiera u operación monetaria brindados por la entidad, encontrándose inmerso dentro la causal de irregistrabilidad prevista en la decisión 486 de la CAN.

Alegó que el signo solicitado CREDITO FACIL BCP y las marcas registradas CREDIFASSIL Y MI CREDITO FASSIL, son signos denominativos conocidos como nominales o verbales que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual, correspondiendo aplicar las reglas del cotejo marcario establecidas por la doctrina y la jurisprudencia.

Refiere que el término CREDITO es de uso común y FACIL es descriptivo, analizando los signos en conflicto CREDIFASSIL - MI CREDITO FASSIL Y CREDITO FACIL BCP los mismos, cuentan con elementos semejantes y que aplicando una visión en conjunto advertimos que el signo solicitado cuenta con distintividad necesaria respecto a las marcas registradas. En relación a la fonética tienen un sonido similar; sin embargo, el término CREDITO es de uso común y FÁCIL es descriptivo, y al ser pronunciadas de manera conjunta advierte que no son percibidos de manera semejante por el oído humano; y tampoco tiene una similitud ideológica, concluyendo que no podrán ser percibidos de manera semejante en la mente del consumidor medio. Por otro lado, indicó que de la revisión y análisis de la causa, la parte recurrente no presentó prueba que demuestre que la marca sea considerada como una marca notoriamente conocida.

Precisó que la resolución impugnada arribó a la conclusión que el término CRÉDITO es considerado como común respecto a la Clasificación Internacional 36, y que el término FACIL es considerado como descriptivo; es decir, no tiene poder identificatorio; toda vez que, se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualquiera de sus propiedades o características, por lo que no se consideró ninguno de los dos términos al momento de formularse el cotejo marcario entre los signos en conflicto.

Alega que los titulares de marcas compuestas de uso común o genérico y los que evocan una cualidad del producto o servicio, no pueden impedir su inclusión en marcas de terceros, invocando confundibilidad, ya que se les estaría otorgando un privilegio que se traduce en monopolización de términos genéricos o descriptivos; como es el término FACIL, que comprende el signo solicitado; toda vez que la sola concurrencia de conexión competitiva de los signos en disputa, no es sinónimo de riesgo de confusión.

Concluyó solicitando se declare improbada la demanda contenciosa administrativa; en consecuencia, se confirme la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-363/2018 de 21 de diciembre, toda vez que enmarco su decisión en la Decisión 486 de la CAN, Ley 2341, Decreto Supremo 27113 y el reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial del SENAPI.

IV. INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO

El Banco de Crédito de Bolivia SA, representado legalmente por Johnny Martínez Tapia en su calidad de tercero interesado, se apersonó manifestando que el SENAPI se enmarcó en la misión propia de la institución, así como en la normativa vigente a la causa.

Señaló que el término CREDITO es un producto que forma parte de los servicios de una entidad financiera, y por ello su uso puede ser realizado por cualquier entidad financiera que cuente con la autorización respectiva por parte del regulador. El término FÁCIL, es un término adjetivo, mismo que cumple su función al especificar o resaltar las propiedades que se le atribuyen al sustantivo. En el presente caso, la alusión CRÉDITO FACIL BCP hace referencia a una cualidad del producto que se traduce como el CRÉDITO que no requiere gran esfuerzo para ser gestionado y por tanto resulta sencillo para el cliente; por lo que al ser un término genérico no puede ser objeto de dominio absoluto o exclusivo por persona alguna. Y el tercer término BCP, es el elemento distintivo de la marca y que por su propia difusión como Marca evita cualquier tipo de confusión en el cliente o consumidor final.