SE/0059/2026

9 Í TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA SENTENCIA 59/2026 Sucre, 18 de mayo de 2026

DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES Expediente : 327/2017-CA Demandante : SOUTH AMERICAN EXPRESS S.A.

Demandado : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual Proceso : Contencioso Administrativo Resolución : Resolución Administrativa DGE/OPO/JImpugnada 106/2017 de 25 de abril Relator : Medo. Germán Saúl Pardo Uribe I. VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 53 a 59, interpuesta por SOUTH AMERICAN EXPRESS S.A., a través de su representante legal, contra el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual impugnando la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-106/2017 de 25 de abril de fs. 32 a 42; el Auto de Admisión de 30 de octubre de 2017 afs. 62; la contestación de fs.

060 a 08 vta., presentado por ANDLAND OVERSEAS S.A., en su condición de tercero interesado; la contestación de fs. 103 a 109, presentado por Servicio Nacional de Propiedad Intelectual; la Réplica de fs. 126 a 128; la Dúplica de fs. 131 a 134; el Decreto de 3 de septiembre de 2018 a fs. 137, que dispuso Autos para Sentencia; el Auto de 7 de octubre de 2019 de fs. 153 a 156 vta., que solicitó interpretación perjudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; el Auto PROCESO 67-IP-2022 de 23 de junio de 2025 de fs. 180 a 182 vta., emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; los antecedentes administrativos y procesales.

IL. CONTENIDO DE LA DEMANDA

En la demanda de fs. 53 a 59, SOUTH AMERICAN EXPRESS S.A.

(SAFE), expuso lo siguiente:

1. En el acápite denominado: ANTECEDENTES (sic), hizo constar que:

a) El 1 de julio de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial de Bolivia, la solicitud de registro del signo distintivo TRIALON, presentada por ANDLAND OVERSEAS S.A. (tercero interesado).

b) SAE interpuso ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), oposición al registro de la marca TRIALON, porque ..resultaba sumamente similar... (sic), a la marca TRIAXON anteriormente registrada y renovada legalmente por SAE.

c) El 19 de agosto de 2015, el tercero interesado contestó la oposición, argumentando que SAE carecería de derecho y legitimación, porque la marca TRAXON de SAE, fue cancelada anteriormente.

d) El 23 de septiembre de 2015, SAE solicitó la suspensión del proceso administrativo de oposición, porque: ...se encontraba en trámite el proceso contencioso administrativo relativo a la cancelación de la marca TRIAXON, hasta que se emita la correspondiente sentencia por parte del Tribunal Supremo de Justicia y se cuente con una sentencia ejecutoriada que defina si SAE tenía o no legítimo interés en función de si quedaba cancelada o no su marca TRIAXON... (sic).

e) El 23 de junio de 2016, el SENAPI emitió la Resolución Administrativa 253/2016, que declaró improcedente la demanda de oposición de registro interpuesta por SAE y concedió el registro de la marca TRIALON en favor del tercero interesado; puesto que:

i) SAE no tenía legitimación para interponer la demanda de oposición, porque la marca base de la oposición había sido cancelada en sede administrativa; ii) Pese a la demanda

9 Y contenciosa administrativa, el SENAPI ejecutó el acto administrativo de anotación de cancelación conforme al principio de auto tutela; iii) No concurrirían las causales de irresgistrabilidad previstas en el art. 136 del Régimen Común de Propiedad Industrial de Comunidad Andina de Naciones (CAN).

f) El 17 de octubre de 2016, SAE interpuso Recurso de Revocatoria, exponiendo los siguientes argumentos: i) El SENAPI tenía la obligación de suspender el proceso administrativo hasta que el Tribunal Supremo de Justicia resuelva la demanda contenciosa administrativa contra el acto administrativo que dispuso la cancelación de la marca TRIAXON, conforme a la jurisprudencia constitucional y ordinaria contenida en la Sentencia Constitucional (SC) 702/2004-R de 12 de mayo y en el Auto Supremo (AS) 353 de 7 de octubre de 2014 (omitió identificar la sala emisora), respectivamente; ii) El SENAPI omitió realizar el análisis de registrabilidad extrínseca antes de conceder el registro de la marca TRIALON, incumpliendo el art. 150 de la Decisión 486 de la CAN.

g) El 15 de noviembre de 2016, el SENAPI emitió la Resolución Administrativa 206/2016, que rechazó el Recurso de Revocatoria y confirmó la resolución impugnada; empero: i) Omitió emitir pronunciamiento sobre la jurisprudencia constitucional y ordinaria; ii) Señaló que el art. 59.11 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), no faculta la suspensión de actos administrativos por la interposición de una demanda contenciosa administrativa; iii) Procedió con el cotejo marcario, concluyendo que no existe riesgo de confusión entre la marca TRIALON y las marcas TRINZÓN, TRIMESO, ni TRICOZOL; aspecto que, otorga la razón a SAFE, porque acredita que la resolución de primera instancia no contiene la fundamentación correspondiente.

h) El 22 de diciembre de 2016, SAE interpuso Recurso Jerárquico, argumentando que: i) No es posible ejecutar un acto administrativo impugnado en un proceso contencioso administrativo:

...ASPECTO FUNDAMENTA PARA DETERMINAR SI SAE CUENTA O NO CON LEGÍTIMO INTERES PARA INTERPONER EL PROCESO DE OPOSICIÓN EN CONTRA DE TRIALON... (sic); ii) Las facultades otorgadas por el art. 59.II de la LPA, no son contrarias al principio de auto tutela y permiten que un acto administrativo se suspenda para evitar grave perjuicio al administrado; iii) No correspondía realizar el cotejo marcario en etapa de impugnación administrativa; empero, aún así no se aceptó el recurso de revocatoria.

2. En el acápite denominado: EN CUANTO A LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA (sic); señaló que el 25 de abril de 2017, la Dirección Ejecutiva del SENAPI emitió la Resolución Administrativa 1060/2017, que rechazó el recurso jerárquico y confirmó la resolución impugnada; conforme lo siguiente:

a) Emitió pronunciamiento sobre la jurisprudencia constitucional y ordinaria respecto a la suspensión de la ejecución de un acto administrativo impugnado en un proceso contencioso administrativo; empero, de manera incongruente, señaló que no correspondía la suspensión solicitada, porque las resoluciones inferiores en el presente caso, no habrían sido impugnadas en un proceso contencioso administrativo, sin considerar que: ...NO DEBIÓ ASUMIR QUE SAE NO CONTABA CON LEGÍTIMO INTERES POR EL HECHO QUE SU MARCA TRIAXON HAYA SIDO CANCELADA EN SEDE ADMINISTRATIVA, CUANDO DICHA RESOLUCIÓN NO SE ENCONTRABA, NI SE ENCUENTRA TODAVÍA EJECUTORIADA... (sic); más aún, si en el proceso contencioso administrativo que impugnó la cancelación de la

PD marca TRIAXON; el Tribunal de Justicia de la CAN emitió la Interpretación Prejudicial otorgando la razón a SAE.

b) El SENAPI se limitó a señalar que se realizó un cotejo marcario exhaustivo y detallado de las marcas vigentes; empero, omitió desglosar dicho cotejo marcario; es decir, en ninguna parte del expediente se encuentra el cotejo marcario exhaustivo, que debió realizarse en un principio.

Solicitó DEJAR SIN EFECTO la Resolución impugnada y se disponga la suspensión del procedimiento administrativo de oposición TRIAXON contra TRIALON.

II. CONTESTACIÓN

Por escrito de fs. 103 a 109, el SENAPI contestó la demanda de acuerdo a lo siguiente:

1. En el acápite: RELACIÓN DEL PROCESO (sic); relacionó los antecedentes administrativos ocurridos desde solicitud de registro del signo TRIALON del tercero interesado y la demanda de oposición interpuesta por SAF, hasta la Resolución impugnada.

2. En el acápite: ARGUMENTOS DE HECHO Y DERECHO (sic);

resumió los argumentos expuestos por SAE en su demanda contenciosa administrativa.

3. En el acápite: Sobre la marca y los requisitos para su registro (sic); señaló que el art. 134 de la Decisión 486, dispone que la marca constituye cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado; aclarando que, la naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca, en ningún caso será obstáculo para su registro.

Continuó señalando que, podrán constituir marcas, los siguientes signos: las palabras o combinación de palabras; es decir, un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y; además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de

trregistrabilidad previstos en los arts. 139 y 136 de la Decisión 486 de la CAN; aclarando que, la distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

Citó el art. 136.a) de la Decisión 486 de la CAN y parte de la Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la CAN en el proceso 93-1P-2012.

4. En el acápite: Sobre la irregularidad de signo por identidad o semejanza (sic); señaló el art. 136.a) de la Decisión 486 de la CAN, prevé que no son registrables los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación; en ese sentido, citó parte de la Interpretación Prejudicial Proceso 70-IP-2008.

5. En el acápite: Sobre la suspensión del procedimiento administrativo, expediente No. 176380 (sic); aseveró que el proceso de cancelación de la marca TRIAXON, cuenta con la resolución jerárquica que determinó su cancelación, habiendo agotado la impugnación administrativa, se procedió con la anotación de la cancelación en libros de registro en el SENAPIL en ese sentido, citó partes del AS 137/2014 de 8 de agosto (no identificó la sala emisora), que versa analiza la suspensión de ejecución prevista en el art. 59 de la LPA.

Argumentó que: a) La ejecución del Acto Administrativo se encuentra dispuesto por los arts. 51, 54 y 55 de la LPA; b) En el caso se agotó la impugnación administrativa hasta la emisión de resolución jerárquica correspondiente; c) La interposición de cualquier recurso no suspende la ejecución del Acto Administrativo impugnado; y d) Conforme al art. 55.1 de la LPA, el Acto Administrativo tiene validez y es ejecutable a partir de su

notificación; en ese contexto, el SENAPI concluyó que no correspondía suspender el procedimiento iniciado con la demanda de oposición al registro TRIALON, porque SAE no contaba con la titularidad del registro de propiedad industrial.

6. En el acápite: Sobre el examen de registrabilidad extrínseco (sic); insertó un cuadro que expone las marcas y sus registros contenidos en el Certificado SN/BUSZ/LPZ 1439-2016 de 12 de octubre y aseveró que dichas marcas registradas no podrían causar riesgo de confusión y/o asociación con el signo solicitado TRIALON.

Aclaró que la Certificación de búsqueda es un acto referencial y no es definitiva para el registro o no de un signo solicitado; más aún, el signo solicitado, se encuentra sujeto a un examen de registrabilidad que debe realizarse conforme a normativa, doctrina y jurisprudencia.

7. En el acápite: Sobre la consulta obligatoria al Tribunal de Justicia de la CAN q(sic); citó partes de la Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la CAN en el Proceso 180-IP-2011 y aseveró que el Tribunal de Justicia de la CAN, estableció la obligación de realizar la consulta y suspender el proceso hasta que se absuelva la consulta prejudicial.

Impetro se rechace la demanda contenciosa administrativa y la solicitud de suspensión del procedimiento administrativo presentada por SAE; por otra parte, el SENAPI pidió confirmar la Resolución impugnada.

IV. TERCERO INTERESADO

Por escrito de fs. 66 a 68 vta., el tercero interesado contestó la demanda exponiendo lo siguiente:

De acuerdo con el art. 146 de la Decisión 486, es requisito tener legítimo interés para presentar una oposición al registro de una marca; entonces, SAE carece de fundamento legal y legítimo para

oponerse en la solicitud de registro de la marca TRIALON; porque el registro de su marca TRIAXON, fue cancelado.

Expuso antecedentes, normativa y jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la CAN, respecto al proceso de cancelación de la marca TRIAXON de SAE; concluyendo que la determinación emitida por el SENAPI de cancelar la marca TRIAXON, es correcta; en cuyo contexto, aseveró que el argumento expuesto por SAE en la presente demanda contenciosa administrativa, no tiene sustento.

Solicitó declarar improbada la demanda de SAE y confirmar la ejecutoria de la Resolución DGE/OPO/J-106/2017, emitida por el SENAPI.

V. RÉPLICA, DÚPLICA, AUTOS PARA SENTENCIA E INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

1. Réplica

SAE presentó la Réplica de fs. 126 a 128, reiterando los argumentos de su demanda contenciosa administrativa y rebatiendo los argumentos expuestos por el SENAPI, en su contestación.

Solicitó declarar probada la demanda contenciosa administrativa y dejar sin efecto la Resolución impugnada. -

2. Dúplica

El SENAPI presentó la Dúplica de fs. 131 a 134, reiterando los argumentos y petitorio de su memorial de contestación.