SE/0061/2024

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA

SENTENCIA Nº 61/2024

Sucre, 16 de mayo de 2024

DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES

Expediente : 353/2018

Demandante : Sociétés Des Produits Nestlé

Demandado : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

Proceso : Contencioso Administrativo

Resolución

Impugnada : RA DGE/DEN/J-NO. 215/2018 de ..27/07/2018

Relator :Mgdo. Carlos Alberto Egüez Añez

I. VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 27 a 38 vta., interpuesta por SOCIÉTÉS DES PRODUITS NESTLÉ S.A., representada legalmente por Luz Mónica Rivero de Rocabado, la admisión de fs. 65, la contestación del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual de fs. 118 a 133 vta., la Interpretación Prejudicial de fs. 229 a 239, el decreto de autos de fs. 201, los antecedentes procesales y de emisión de la resolución impugnada.

II.- CONTENIDO DE LA DEMANDA

La empresa demandante después de hacer conocer los antecedentes administrativos, refiere que el SENAPI empleó en su examen de registrabilidad y denegatoria del signo solicitado, la verificación y existencia de la marca con registro No. 68617-C "BOOST" (denominativa) dentro de la Clase Internacional 5, que distingue los productos: “Preparaciones para destruir vermin, fungicidas, herbicidas, nematizadas, productos para proteger plantas, reguladores para proteger plantas contra patógenos de plantas, de titularidad de la firma Syngenta Participation AG.”, la cual no interpuso oposición contra el signo solicitado.

Señala que el SENAPI realizó una errónea aplicación del art. 136 inc. a) de la Decisión 486 al denegar el signo solicitado, realizando una errónea aplicación de las reglas establecidas en la doctrina y jurisprudencia del Derecho Comunitario, así como la falta de motivación de sus actos al no pronunciarse sobre todos los argumentos vertidos en su Recurso Jerárquico, en especial con lo referido a la Conexión Competitiva de Productos y la clara diferenciación de los productos distinguidos por la marca registrada "BOOST", de aquellos que el signo solicitado pretende distinguir, generándole indefensión y vulnerando su derecho a la legítima defensa del administrado y el debido proceso.

Indica que si se continúa profundizando el cotejo, es claro que el signo registrado bajo el número 68617- C "BOOST" resulta de un término o palabra simple y cuando se observa el signo solicitado abstrayéndonos de los elementos figurativos, resaltan claramente más de un término o palabras "NESTLÉ HEALTH SCIENCE BOOST", por tanto, se trata de un signo con elementos denominativos compuestos, dejando de lado los demás términos que componen el signo solicitado, la ubicación de las palabras y naturaleza de las mismas.

Acusa que el SENAPI omite en el cotejo la Regla 1, referida a la confusión, que resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, que en el caso de autos, la primera palabra de la marca solicitada es NESTLÉ y en el diseño se ubica en la parte superior totalmente visible, la misma que además es la palabra que identifica el origen empresarial y que el público fácilmente conoce y recuerda, además de contar con las palabras en inglés "HEALTH SCIENCE", consideradas como palabras de fantasía, y que forman parte de la marca solicitada que no debieron ser descartadas del cotejo marcario, y si bien existe coincidencia en el término "BOOST", las demás palabras del signo solicitado le otorgan la suficiente distintividad y diferenciación del signo registrado, conforme lo establecido por el Tribunal Andino, aspecto que el SENAPI omite al pronunciarse sobre estos extremos y prefiere remitirse únicamente a la extensión de las palabras, para apoyar que las palabras más corta por lo general tiene mayor impacto en la mente del consumidor, refiriéndose al cotejo únicamente entre las palabras BOOST-BOOST, llegando a una conclusión alejada de los hechos.

Asimismo refiere que el SENAPI concluyó que existe similitud entre BOOST - BOOST y declara que los términos NESTLE HEALTH SCIENCE del signo solicitado no desvirtúan la similitud, sin dar mayores argumentos al respecto, utilizando el SENAPI a discreción las reglas aplicables a cotejo de signos distintivos figurativos cuando se trata de reglas y aplicación de las mismas a cotejo de signos denominativos, contradicción que constituye una vulneración de sus derechos y violación al principio de legalidad y congruencia, ocurriendo lo mismo al referirse a la similitud fonética e ideológica de los signos cotejados en los que SENAPI se ha abstraído de los términos compuestos NESTLÉ HEALTH SCIENCE BOOST, que en el caso concreto, el consumidor que adquirirá los productos bajo su marca es "selectivo" ya que es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos que desea adquirir.

Refiere que ambas marcas están limitadas y no fueron solicitadas para toda la clase 5 de la clasificación internacional de Niza y no guardan coincidencia ni algún grado de relación, por ello no existe confusión para el consumidor, porque ambas empresas son notoriamente conocidas a nivel mundial, no siendo posible la confusión al no tener las mismas finalidades, ni canales de comercialización, en sentido de que los productos de la marca registrada son vendidos en tiendas o almacenes especializados agrícolas y los productos de la empresa demandante son vendidos en centros de expendio para la salud como las farmacias o bóticas, o en determinados a la salud y alimentación en los supermercados, por lo que el argumento de que exista un posible riesgo para la salud, omite el análisis minucioso y motivado que la jurisprudencia exige para los productos de la Clase 5, generando indefensión a la empresa, que se ha visto privado de una respuesta motivada y clara del por qué los productos resultan confundibles.

Señala que el SENAPI en un caso similar, como es la Resolución Administrativa N° DGE/DEN/J-318/2017 de 20 de diciembre de 2017, Expediente 186998 (Marca METROPOL) se analizaron los productos de la marca METRABOL (REG 98568-C), clase 5 que distingue productos "medicinales naturales para uso humano y la marca METROPOL, clase Internacional 5 que distingue "fungicida de uso agrícola, por lo que no existía fundamento alguno para que se proceda a la denegatoria del signo "NESTLE HEALTH SCIENCE BOOST" en claro alejamiento de las normas legales y jurisprudenciales del Ordenamiento Jurídico de la CAN.

Respecto al argumento sobre el almacenamiento, se ignora que este almacenamiento de los productos de ambos signos, nunca será el mismo, y que los productos son publicitados y tienen el fin ilustrativo para evidenciar que el riesgo de confusión o error por parte del consumidor medio, siendo una ligereza con la que SENAPI deniega la marca del demandante, evitando expandir una marca que desarrolla a nivel internacional y perjudicando a los consumidores, al no existir riesgo de confusión ni peligro de asociación entre los signos cotejados, siendo posible que ambos coexistan pacíficamente en un mercado determinado.

Concluyó solicitando se declare probada la demanda en todas sus partes y se anule la Resolución Administrativa del SENAPI DGE/DEN/J-NRO. 0215/2018 emitida en fecha 27 de julio y se emita una nueva velando por el cumplimiento del debido proceso.

III. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

Que, admitida la demanda, se corrió traslado a la Autoridad demandada para que responda en el término de ley, quien contestó bajo los siguientes fundamentos:

Conforme se desprende de los antecedentes del proceso la Resolución Administrativa DGE/DENJ N° 215/2018 de 27 de julio de 2018, se adecua y ampara en la normativa Supranacional emanada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como en los presupuestos de fundamentación, motivación y congruencia, ratificándose en la misma.

Rechaza que el SENAPI, se habría abocado al término "BOOST de ambos signos cotejados, soslayando los demás términos de su signo "NESTLE HEALTH SCIENCE”, sin embargo, mediante la Resolución Administrativa se hizo notar la existencia de una coincidencia en el único término que compone la marca registrada "BOOST" con el término predominante que tiene mayor realce en el diseño del signo solicitado "BOOST", siendo ésta circunstancia la que generaría un mismo recuerdo en la mente del consumidor medio, causando la impresión de tener el mismo origen empresarial o algún vinculo, generando un evidente riesgo de confusión y asociación, conforme lo afirmado y relacionado con el proceso 30-IP-2016 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

También se debe enervar el argumento de la parte demandante, en sentido que el SENAPI de forma contraria a la Norma Comunitaria, haya considerado que el cotejo marcario debe ser realizado entre los elementos denominativos, empero, inmediatamente se habría acudido a comentarios respecto al elemento figurativo de su marca: aludida observación, también se encuentra superada por el contenido de la Resolución Impugnada a través de la cual se acudió al Proceso 07-IP-2010 del Tribunal de Justicia de la CAN, que establece si bien el elemento denominativo suele ser el más característico en una marca mixta, empero, en algunos casos se otorga prioridad al elemento gráfico por su tamaño y otras características que pueden ser definitivas sobre el particular se debe recordar que por las características del signo solicitado (denominación y diseño) "NESTLÉ HEALTH SCIENCE BOOST se llegó a la convicción que, el elemento con mayor realce no solamente por su carácter más corto (una sola sílaba), su fuerza, asimismo, su ubicación y tamaño en el diseño solicitado tiene mayor predominancia el elemento "BOOST” y dentro del cotejo marcario contenido en el Resolución Administrativa, se tomaron en cuenta todos los elementos denominativos del signo "NESTLÉ HEALTH SCIENCE BOOST", es decir, los mismos fueron considerados como parte integral del signo solicitado, aplicando la regla 1 respecto a la confusión resultada de la impresión de conjunto despertada por las marcas (similitud ortográfica, fonética e ideológica), regla 2, las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente regla 3, deben tornarse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas, regla 4, quien aprecie el parecido que debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos y si bien en un signo con denominación compuesta, a la primera palabra que conforma la misma, tiene mayor realce, sin embargo como se reflejo mediante el proceso 36-11-2016 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se tiene que no es el único presupuesto para establecer el elemento predominante, sino que son una pluralidad de supuestos que están previstos en el normativa comunitaria.

El demandante otorga énfasis al término "NESTLÉ del signo solicitado acudiendo al Proceso 264-1P-2015 del Tribunal de Justicia de la CAN, e indica que las palabras en inglés "HEALTH SCIENCE” consideradas como términos de fantasía, sin embargo se debe resaltar que aún se trate de una marca famosa, en todos los casos la oficina nacional competente debe proceder a formular el examen de registrabilidad inherente, conforme lo prevé el artículo 150 de la Decisión 486 de la CAN y jurisprudencia sentada por Tribunal de Justicia da la CAN.

Refiere que el proceso 305-IP-2014 que determina que las marcas están dirigidas generalmente al consumidor medio o sea al común y corriente de cualquier clase de productos o servicios, no se aplica para el caso de productos farmacéuticos, para los cuales se exige un mayor cuidado, dado el eventual riesgo para la salud de los consumidores, por lo que debe ser rechazado, toda vez que al pertenecer ambas marcas a la Clase Internacional N° 5 (como específicamente acontece en el presente caso), debe hacerse un examen comparativo riguroso, con la finalidad de evitar el riesgo de confusión en el consumidor, línea jurisprudencial que también se halla comprendida en el proceso 154-IP-2012 del Tribunal in Justicia de la CAN.

Refiere que debe formularse un cotejo marcario para cada caso en particular en ese contexto, el alegar que "las otras marcas" registradas también contengan el elemento "BOOST", es insuficiente tratar invocar carencia de motivación, más aún, cuando se determinó de forma fundamentada a través de la Resolución Administrativa que concurre el riesgo de confusión y/o asociación respecto al cotejo marcario de signos correspondientes a la Clasificación Internacional N° 5, conforme estable la Interpretación Prejudicial 240-IP-2013 respecto al principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario lo que significa que si se ha obtenido registro marcario en otro país miembro esto no significa que deba conceder dicho registro en los otros países, en ese contexto, lo argumentado por del demandante queda absuelta de forma idónea por el Tribunal de Justicia de la CAN y con relación a que no existiría fundamento alguno para determinar la denegatoria del signo solicitado y que los productos veterinarios, agrícolas y nocivos para el consumo humano, están regulados por el SENASAG, circunstancia que no habría sido tomada en cuenta por el SENAPI , queda claro que el cotejo marcario entre signos que pertenezcan a la Clasificación N° 5 "aunque no sean del mismo género", debe sujetarse a la Normativa Comunitaria, por ser parte del bloque de Constitucionalidad.