SE/0069/2026

3TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA SENTENCIA 69/2026 Sucre, 19 de mayo de 2026

DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES

Expediente : 82/2024

Demandante : GADOR SA

Demandado : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

Proceso : Contencioso Administrativo

Resolución : Resolución Administrativa DGE/OPO/J-154/2023

Impugnada de 25 de julio

Relator : Meda. Rosmery Ruiz Martínez I. VISTOS: La demanda Contenciosa Administrativa de fs. 72 a 80 vta.

con la subsanación de fs. 91 a 92, interpuesta por GADOR SA, a través de su representante legal, impugnando la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-154/2023 de 25 de julio, de fs. 1 a 15, emitida por la Dirección General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual; el Auto de Admisión de 29 de abril de 2024 a fs. 93; la contestación de la entidad demandada de fs. 317 a 322; la incomparecencia del tercero interesado, empresa Específicos Stendhal SA de CV pese a su legal notificación; el Auto Interlocutorio de 22 de octubre de 2025 de fs. 369 a 371, que dispuso prescindir solicitar interpretación prejudicial conforme el art. 136.a) de la Decisión 486 de la presente causa al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y también dispuso Autos para Sentencia de fs. 369 a 371; los antecedentes administrativos y procesales.

IL. CONTENIDO DE LA DEMANDA

La demanda Contencioso Administrativa de fs. 72 a 80 vta., interpuesta por GADOR SA (GADOR), a través de su representante legal, contra la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-154/2023 de 25 de julio, expone, en lo principal, los siguientes argumentos:

Señaló que la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-154/2023 de 25 de julio, al ratificar la Resolución Administrativa DPI/OPO/REV- 154/2022 de 1 de diciembre y esta, a su vez, la Resolución Administrativa 196/2019 de 30 de abril, constituye una desviación significativa de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que a su vez implica una vulneración al derecho al debido proceso, particularmente en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia.

Sostuvo que el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) desatendió los argumentos presentados por GADOR en la respuesta a la demanda inicial y en los sucesivos recursos administrativos.

Asimismo, indicó que la Resolución Administrativa DGE/OPO/J- 154/2023 de 25 de julio, reconoció el término REL como de uso común, pero lo incluyó erróneamente en el análisis comparativo de marcas, en contravención a la jurisprudencia del Tribunal Andino.

Posteriormente, sostuvo la obligatoriedad de aplicación de la normativa andina, citando el art. 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE), el Acuerdo de Cartagena, el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina codificado mediante Decisión 472, y los arts. 2 y 3 de dicho instrumento. También citó el Proceso 433-1IP-2018, relativo al principio de preeminencia de la normativa comunitaria sobre las normas internas o nacionales.

Indicó que las interpretaciones prejudiciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina integran el ordenamiento jurídico andino y obligan a las autoridades nacionales, incluido el SENAPI, a alinear sus decisiones con dicha jurisprudencia.

En cuanto al término de uso común RELT, manifestó que el SENAPI debía considerar que la marca opositora era una marca débil, razón por la que no podía ser considerada como marca base de oposición para denegar el registro de la marca solicitada. Citó el Proceso 072-IP- 2012, referido a la marca débil, y señaló que un signo registrado puede hacerse débil si uno de los elementos que lo integran es de carácter genérico o de uso común.

Expuso que existían registros con la partícula REL al inicio de varias marcas dentro de la clase 5 de Niza, mencionando, entre otros, RELIDAS, RELIKIA, RELISTOR, NEURALIN RELIEF, RELISPRAY y RELIVIAN, con diferentes titulares. Con base en ello, sostuvo que la empresa opositora no podía impedir el registro de una marca por contener una partícula de uso común utilizada en la vocal inicial de varias marcas de la clase 5.

También citó el Proceso 26-IP-2004 y doctrina de Jorge Otamendi sobre partículas de uso común, señalando que no existen reglas establecidas respecto a la cantidad de marcas registradas necesarias para considerar una partícula como de uso común, y que esas particulas son marcariamente débiles. Luego citó el Proceso 559-IP- 2019, referido a partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas.

También sostuvo que, al tratarse RELI de una partícula de uso común, corresponde excluirla del cotejo marcario. En ese sentido, afirmó que dicho argumento fue omitido por el SENAPI en la Resolución Administrativa 196/2019 de 30 de abril y en la Resolución Administrativa DPI/OPO/REV-154/2022 de 1 de diciembre, vulnerando su derecho a obtener una resolución administrativa debidamente motivada; por lo que solicitó la nulidad de obrados hasta la Resolución Administrativa 196/2019 de 30 de abril, al considerar que dicha omisión habría derivado en un incorrecto análisis de cotejo

marcario y en la vulneración del debido proceso en sus elementos de motivación y congruencia.

Añadió que la autoridad jerárquica, mediante la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-154/2023 de 25 de julio, reconoció la debilidad del término REL, al señalar que, ante la existencia de múltiples registros que contienen dicha partícula dentro de la clase 5, se entendía que se trataba de una partícula de uso común; sin embargo, pese a esa conclusión, realizó una incorrecta valoración y aplicación de las directrices y lineamientos del ordenamiento jurídico andino desarrollados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Posteriormente, desarrolló el argumento referido a la inaplicabilidad de la Interpretación Prejudicial 475-IP-2018 al caso, señalando que para aplicarla debía existir una verdadera imposibilidad de cotejo marcario. Indicó que, en el caso concreto, existen elementos distintivos en las marcas en conflicto, correspondientes a VIAN y VERAN, que permiten realizar el cotejo considerando aspectos visuales y fonéticos.

Finalmente, sostuvo que, al ser la partícula RELI de uso común y encontrarse ubicada al inicio de la marca registrada, el cotejo debe realizarse entre VIAN y VERAN, afirmando que la marca RELIVERAN es distintiva y puede coexistir en el mercado con las marcas registradas que contienen el término RELI. Señaló que las marcas en conflicto son diferentes fonética y visualmente, debido a la posición que ocupa cada letra en la conformación de las marcas denominativas.

Solicitó que se declare PROBADA la demanda contenciosa administrativa; se revoquen la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-154/2023 de 25 de julio, la Resolución Administrativa DPI/OPO/REV-154/2022 de 1 de diciembre y la Resolución Administrativa 196/2019 de 30 de abril; se declare improbada la

demanda de oposición interpuesta por ESPECÍFICOS STENDHAL, S.A. DE C.V. y LABORATORIOS SLAVAT S.A. contra la solicitud de registro de la marca RELIVERAN, denominación, clase internacional 5, solicitud SM-01989-2015, publicación 177190; y se instruya a la entidad demandada emitir nueva resolución administrativa que resuelva el recurso jerárquico conforme a los lineamientos jurídicos vigentes.

III. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA Mediante memorial de fs. 317 a 322, el SENAPI, en su condición de entidad demandada, a través de su representante legal, respondió negativamente a la demanda, exponiendo en lo principal lo siguiente:

Señaló que la Resolución Administrativa impugnada se encuentra debidamente fundamentada y motivada, toda vez que, si bien se verificó en la base de datos del SENAPI la existencia de múltiples registros con la partícula RELT dentro de la clase internacional 5, por lo que se la consideró de uso común, su exclusión podía descomponer los signos RELIVERAN y RELIVIAN de tal manera que impediría realizar una comparación real, conforme al criterio asumido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 475-IP- 2018.

Sostuvo que, por ello, correspondía realizar excepcionalmente el cotejo marcario de ambos signos en su conjunto, tomando en cuenta los criterios desarrollados en los Procesos 174-1IP-2020, 384-IP-2016 y 19- 1P-2022, referidos al cotejo de signos denominativos y al riesgo de confusión o asociación.

Indicó que RELIVERAN es un signo denominativo arbitrario, al no hacer alusión a los productos que pretende amparar en la clase internacional 5. Añadió que, al comparar los signos denominativos, se evidenció que comparten el lexema RELIV, la terminación AN, la ubicación de la sílaba tónica en la última sílaba y la secuencia vocálica E-I-E-A / E-I-E-A, por lo que no existirían diferencias suficientes en

su unidad ortográfica ni fonética, generándose una percepción similar en el consumidor.

Respecto a la conexión competitiva, señaló que debía considerarse la percepción del consumidor y la relación entre los productos amparados por los signos, conforme a los Procesos 539-IP-2019, 103- 1P-2020, 65-IP-2013 y 273-1P-2015. En ese sentido, indicó que el signo solicitado pretende proteger diversos productos de la clase internacional 5, entre ellos preparaciones farmacéuticas, veterinarias, higiénicas y sanitarias para uso médico, complementos alimenticios, desinfectantes, fungicidas y herbicidas; mientras que la marca registrada protege, en la misma clase, medicamentos de uso humano para el tratamiento de la migraña.

Agregó que ambos productos tendrían naturaleza farmacológica, canales de comercialización semejantes, medios de publicidad similares, posible relación o vinculación, complementariedad, sustitución o intercambiabilidad, así como posibilidad de ser atribuidos a un mismo origen empresarial, por lo que se configuraría riesgo de confusión o asociación.

En consecuencia, afirmó que el signo solicitado RELIVERAN, con publicación 177190, destinado a distinguir productos de la clase internacional 5, se encuentra inmerso en la causal de irregistrabilidad prevista en el art. 136.a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, respecto a la marca base de oposición RELIVIAN.

Finalmente, sostuvo que no se vulneró ningún principio, derecho ni garantía constitucional, cumpliéndose los requisitos previstos en la Ley 2341 y en la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Solicitó que se declare IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa y se confirme la Resolución Administrativa Jerárquica DGE/OPO/J-N 154/2023 de 25 de julio.

IV. APERSONAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO

El 11 de julio del 2024, la empresa Específicos Stendhal SA fue notificada con la demanda en calidad de tercero interesado conforme la diligencia fs.

98; empero, no se apersonó al proceso para ejercer su derecho a la defensa.

V. REPLICA, DUPLICA Y AUTOS PARA SENTENCIA

Mediante memorial de fs. 351 a 355, la empresa demandante presenta Replica; que mereció la presentación del memorial de Duplica de fs. 359 a 301, por parte del SENAPI.

Cumplidas todas las formalidades procesales, mediante Auto de 22 de octubre de 2025 de fs. 369 a 371, se decretó Autos para Sentencia.

VI. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

En mérito a los arts. 123 y 125 de la Decisión 500 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con los arts.

32, 33 y 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia Andina, que facultan al tramitador de la causa a realizar la consulta de interpretación prejudicial cuando existen controversias por infracción a derechos de propiedad industrial; y conforme al criterio jurídico asumido por dicho Tribunal en la Guía para Aplicación del Criterio Jurídico Interpretativo del Acto Aclarado en las Solicitudes de Interpretación Prejudicial, aprobada por el Acuerdo 06-2023-TJCA, que establece que los Jueces o Tribunales tienen la facultad de obviar la solicitud de interpretación prejudicial cuando verifiquen que el artículo de la norma comunitaria aplicable al caso ya fue interpretado anteriormente en otra resolución del Tribunal Andino; la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Auto de 22 de octubre de 2025, de fs. 369 a 371, aplicando la doctrina del acto aclarado, prescindió de solicitar la interpretación prejudicial del art.

136.a) de la Decisión 486, en el entendido que el referido artículo ya fue objeto de interpretación prejudicial en los Procesos 145-I1P-2022,

260 1-IP-2022, 350-1P-2022 y 391-IP-2022, todos de 13 de diciembre de 2023.

VII ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES

1. Trámite Administrativo

El 27 de abril de 2015, GADOR solicitó ante el SENAPI el registro de la marca RELIVERAN (denominativa), clase internacional 5 de la Clasificación de Niza, solicitud publicada bajo el número 177190.

Contra dicha solicitud, ESPECÍFICOS STENDHAL, S.A. DE C.V. y LABORATORIOS SALVAT S.A. interpusieron oposición. La primera invocó la marca RELIVIAN, clase internacional 5, registro 151536-C; y la segunda, la marca RELIVE, vinculada también a productos de la clase internacional .

Tramitado el procedimiento de oposición, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI emitió la Resolución Administrativa 196/2019 de 30 de abril, declarando probada la oposición planteada por ESPECÍFICOS STENDHAL, S.A. DE C.V.; improcedente la oposición formulada por LABORATORIOS SALVAT S.A.; y denegando la solicitud de registro de la marca RELIVERAN, al considerar que existía similitud con la marca RELIVIAN, conexión competitiva entre los productos de la clase internacional 5 y riesgo de confusión o asociación, conforme al art. 136.a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

2. Impugnación Administrativa

Contra dicha determinación, GADOR interpuso Recurso de Revocatoria, alegando, entre otros aspectos, que la partícula RELT constituía un elemento de uso común dentro de la clase internacional 5 y que no debía ser considerada como elemento determinante del cotejo marcario. La Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI, mediante Resolución Administrativa DPI/OPO/REV-154/2022 de 1 de diciembre, rechazó el Recurso de Revocatoria y confirmó en todas sus partes la Resolución Administrativa 196/2019 de 30 de abril.

Posteriormente, GADOR interpuso Recurso Jerárquico el 14 de marzo de 2023, reiterando, en lo sustancial, que la marca opositora RELIVIAN sería débil por contener la partícula RELP, que dicha partícula sería de uso común en la clase internacional 5, que el cotejo debía efectuarse entre los elementos diferenciadores VIAN y VERAN, y que no existiría riesgo de confusión ni asociación entre los signos confrontados.

La Dirección General Ejecutiva del SENAPI emitió la Resolución Administrativa DGE /OPO/J-154/2023 de 25 de julio, por la que rechazó el recurso jerárquico y confirmó en todas sus partes la Resolución Administrativa DPI/OPO/REV-154/2022 de 1 de diciembre. En dicha resolución, la autoridad jerárquica señaló que, verificada la base de datos del SENAPI, se evidenció la existencia de múltiples registros con la partícula RELP en la clase internacional 5, por lo que la consideró un elemento de uso común; sin embargo, sostuvo que excluir dicha partícula reduciría los signos en conflicto de tal manera que impediría una comparación real, por lo que correspondía efectuar excepcionalmente el cotejo integral entre RELIVERAN y RELIVIAN.

Bajo ese razonamiento, la autoridad jerárquica analizó ambos signos denominativos considerando su estructura ortográfica y fonética, el lexema compartido, la terminación, la sílaba tónica, el orden de vocales y la percepción del consumidor; asimismo, examinó la conexión competitiva entre los productos comprendidos en la clase internacional 5, concluyendo que el signo solicitado RELIVERAN se encontraba inmerso en la causal de irregistrabilidad prevista en el art. 136.a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, respecto de la marca base de oposición RELIVIAN.

3. Proceso Contencioso Administrativo

En contra de la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-154/2023 de 25 de julio, GADOR interpuso demanda contencioso administrativa, misma que será resuelta a continuación.

VII. PROBLEMÁTICA PLANTEADA

De los antecedentes del caso corresponde determinar dos extremos: a) Verificar si las resoluciones administrativas impugnadas incurrieron en falta de motivación, fundamentación o congruencia respecto al reclamo de GADOR S.A., referido a que la partícula RELT sería de uso común dentro de la clase internacional 5 y, por ello, debía ser excluida del cotejo marcario;

y de no advertirse un vicio formal que justifique la nulidad de obrados; b) Establecer si el signo solicitado RELIVERAN incurre en la causal de irregistrabilidad prevista en el art. 136.a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina frente a la marca registrada RELIVIAN, considerando la procedencia del cotejo integral, el riesgo de confusión o asociación y la conexión competitiva entre los productos comprendidos en la clase internacional 5.

IX. FUNDAMENTOS LEGALES, DOCTRINALES Y JURISPRUDENCIALES APLICABLES AL CASO CONCRETO

Alcance del art. 136.a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cotejo marcario, partículas de uso común, marca débil y conexión competitiva

El art. 136.a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación...

Sobre el alcance de dicha causal, la Interpretación Prejudicial 391-IP-2022 de 13 de marzo de 2023, desarrolló los criterios relativos a la irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, el riesgo de confusión directa e indirecta, el riesgo de asociación, las reglas de cotejo marcario, la comparación de signos denominativos y la conexión competitiva entre productos o servicios.

En cuanto a las reglas de cotejo, la referida interpretación señaló que: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión integral y de conjunto, teniendo en cuenta la unidad de sus componentes ortográficos, fonéticos, conceptuales o ideológicos y gráficos o figurativos. Asimismo, precisó que el análisis debe realizarse mediante cotejo sucesivo, enfatizando las semejanzas y colocándose en el lugar del consumidor, tomando en cuenta su grado de percepción según el producto o servicio de que se trate.

Respecto a los signos denominativos, la Interpretación Prejudicial 39 1-1P- 2022 de 13 de marzo de 2023, señaló que estos se encuentran 2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, están conformados por una o varias letras, sílabas, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable compuesto por expresiones acústicas o fonéticas, el cual puede o no tener significado o concepto. En ese sentido, su comparación exige considerar el signo en conjunto, sin descomponer su unidad ortográfica ni fonética, sin perjuicio de analizar los elementos que cumplen una función diferenciadora dentro de la denominación.

En igual línea, la Interpretación Prejudicial 65-IP-2013 de 15 de mayo de 2013, estableció que: ...no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la iregistrabilidad.... También precisó que: La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica... Ahora bien, cuando los signos contienen partículas, prefijos, sufijos, raíces, terminaciones o palabras de uso común, la jurisprudencia comunitaria precisó que estos elementos no pueden ser apropiados en exclusiva por un

titular marcario. Así, la Interpretación Prejudicial 72-IP-2012 de 10 de octubre de 2012, estableció que: Al confermar una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos como: partículas, palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

La misma interpretación señaló que: El titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para inpedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión. En ese marco, también precisó que: La marca débil es aquella que no posee la suficiente fuerza distintiva para impedir el registro de marcas con cierto grado de similitud, a diferencia de las marcas arbitrarias o de fantasía.

No obstante, la existencia de una partícula común o débil no determina automáticamente la registrabilidad del signo posterior ni excluye por sí sola el análisis de riesgo de confusión o asociación. En ese sentido, la Interpretación Prejudicial 475-IP-2018 de 28 de junio de 2019, señaló que, si bien las partículas genéricas o de uso común deben excluirse del cotejo, 4.11. No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil...

Tratándose de marcas farmacéuticas, la Interpretación Prejudicial 559-IP- 2019 de 22 de abril de 2021, citando la Interpretación Prejudicial 182-IP- 2013 de 3 de diciembre de 2013, estableció que: Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y comente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las

propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. Por lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común. Sin embargo, también reiteró que, si la exclusión del componente común reduce el signo al punto de impedir una comparación real, puede efectuarse excepcionalmente el cotejo integral, considerando el carácter débil del signo.