SE/0070/2021

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA

ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y

ADMINISTRATIVA

SEGUNDA

SENTENCIA N° 70/2021

EXPEDIENTE : 207/2015

DEMANDANTE : Gerardo Fernando Wille Leyton

DEMANDADO (A) : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

TIPO DE PROCESO : Contencioso Administrativo

RESOLUCION IMPUGNADA : R.A. DGE/OPO/J-089/2015 de 16 de abril

MAGISTRADO RELATOR : Dr. Carlos Alberto Egüez Añez

LUGAR Y FECHA : Sucre, 14 de junio de 2021

VISTOS: La demanda Contenciosa Administrativa de fojas 14 a 19 vta., interpuesta Esteban Santos Numbela Saavedra y Jorge Zamora Tardío en representación legal de Gerardo Fernando Wille Leytón, impugnando la Resolución Administrativa N° DGE/OPO/J-089/2015 de 16 de abril, de fojas 4 a 13, emitida por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI, contestación a la demanda, de fojas 25 a 30 vta., sin pronunciamiento del tercero interesado, sin réplica ni dúplica, los antecedentes del proceso y de emisión de la resolución impugnada.

CONTENIDO DE LA DEMANDA:

Que, Esteban Santos Numbela Saavedra y Jorge Zamora Tardío en representación legal de Gerardo Fernando Wille, en mérito a Testimonio de Poder Especial Nº 468/2015 otorgado por ante la Notaría de Fe Pública Nº 46 del Distrito Judicial de Cochabamba, interpone demanda Contenciosa Administrativa contra la Resolución Administrativa N° DGE/OPO/J-089/2015 de 16 de abril, de fojas 4 a 13, emitida por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI, al amparo de lo dispuesto por la Ley 620, la Ley 025, los arts. 778 al 781 del Código de Procedimiento Civil, arts. 69 y 70 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo y normas legales aplicables al caso. Luego de desarrollar los antecedentes administrativos, funda su demanda en los siguientes argumentos:

Señalan, que las Resoluciones: No. 333/2014, de 20 de agosto de 2014 y Nº DGE/OPO/J-089/2015, de 16 de abril (Resolución Jerárquica) emitidas por el SENAPI, en la cuales resuelve denegar la solicitud de registro de signo distintivo SELECTA por existir a la fecha una marca registrada bajo el nombre de SELECTA, con registro N° 141114-C de 5 de diciembre de 2013, de titularidad de la empresa DUAS RODAS INDUSTRIAL LTDA. clase 30, por ser un signo supuestamente similar al solicitado. Manifiestan, que la marca solicitada objeto de la presente demanda Contenciosa Administrativa, corresponde a la clase 29 que pretende proteger los productos: “Papas fritas, carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”.

Agregan, que la otra marca registrada por la firma DUAS RODAS INDUSTRIAL LTDA., corresponde a la clase 30 que pretende proteger los siguientes productos: “Ingredientes para hacer helado, polvo para preparar helado, mezclas en polvo para espesar helado y acompañamientos para helado y saborizantes para helado, ingredientes para hacer tortas a citar polvo para tortas saborizantes y preparaciones de cobertura para tortas.”

Argumentan, que la marca registrada por el SENAPI bajo el nombre de: SELECTA es una marca o signo que no podría inducir a ningún tipo de error o confusión por tratarse de productos de helados, determinados en la clase internacional de Niza N° 30.

Refieren, que el SENAPI no realizó de forma correcta la comparación y análisis de registrabilidad, correspondiente de ambas marcas señaladas precedentemente ya que las mismas estarían destinadas a proteger diferentes productos, que no tienen relación entre sí y son totalmente distintas, por lo que en la Resolución Administrativa impugnada el SENAPI, reconoce de forma expresa, la existencia de otras tres marcas registradas que llevan el nombre SELECTA, que corresponden a diferentes titulares y empresas, entendiéndose que no son confundibles porque protegen diferentes productos: como ser: 1.- selecta mixta, con registro N° 137104-C de 30 de mayo de 2912, que protege productos de la clase 20 a nombre de la firma MARCAL IMPORTACIONES S.R.L.; 2.- selecta mixta, con registro N° 50218-C, que protege productos de la clase 29 (caducada) a nombre de FRIGORIFICO GANADERO TRINIDAD S.A.; 3.- selecta mixta con registro N° 140957-C, de 29 de noviembre de 2012, que protege productos de la clase 30, a nombre de la firma DUAS RODAS INDUSTRIAL LTDA.; por lo que infieren que el SENAPI reconoce la coexistencia de las marcas señaladas, protegiendo diferentes productos y que a la fecha se encuentran vigentes y registradas.

Afirman, que en el presente caso de solicitud de registro de marca se da exactamente la misma figura de ambas marcas referidas anteriormente, por lo que no existe razón legal alguna para impedir o rechazar la solicitud, ya que no existe un riesgo de confusión.

Refieren, que la resolución se basa en lo establecido por el art. 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que estipula que no son susceptibles de ser registradas como marcas los signos que afecten indebidamente un derecho de un tercero cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Acusan, violación a los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad jurídica, señalan, que toda persona en su derecho de defensa en juicio y que los argumentos expresados en su impugnación sean valorados, considerados, analizados, confrontados con la norma vigente bajo el principio de subsunción, refiere que ese derecho ha sido transgredido por el SENAPI, instancia que no ha analizado los argumentos que han sido explanados en la Resolución Administrativa N° DGE/OPO/J-089/2013, de 16 de abril, existiendo en la misma, una serie de contradicciones y errores con referencia a los antecedentes registrales, donde hace mención, que la firma opositora CROSSFIT INC., es titular de la marca Selecta, consistente en tres registros signados con los Nros. 140957-C, 141113-C y 141114-C, todas en la clase internacional de Niza 30, y que el solicitante Juan Pablo Suarez Banzer, solicita la marca selecta de Niza N° 29, existiendo por ello una contradicción en los nombres y datos insertos en la R.A., indican por lo señalado, que son motivo de nulidad procesal, ya que al inicio de la R.A. se hace referencia a la firma opositora DUAS RODAS INDUSTRIAL LTDA. como firma opositora y como solicitante al Sr. Gerardo Fernando Wille Leyton.

Manifiestan, que no se tomó en cuenta los demás registros que llevan y contienen la marca SELECTA, y que los antecedentes registrables han sido expuestos a conveniencia del SENAPI en la presente Resolución, ya que no se consideraron los demás registros existentes a los que el SENAPI hizo referencia en la R.A. 333/2014, de 20 de agosto, lo que evidencia la falta y contradicción de la resolución indicada.

Indican, que al no haber realizado el SENAPI un análisis de fondo sobre la solicitud del registro de marca SELECTA, se estaría vulnerando varios preceptos y normas constitucionales, por lo que refirió; la SC 0752/2002-R, de 25 de junio; la SC 577/2004-R, de 15 de abril., siendo estos fallos jurisprudenciales transgredidos por la R.A. N° 089/2015, de 16 de abril.

Refieren, que el deber de fundamentar o motivar las resoluciones, es una obligación legal que se encuentra consignada en el art. 28 incisos b) y e) de la Ley de Procedimiento Administrativo; art. 8 parg. I. DS N° 27172.

Manifiestan, incorrecta valoración de la prueba por parte del SENAPI, quien sin fundamento alguno y sin cumplir con el principio de la sana critica, emitió las Resoluciones Administrativas, sin tomar en cuenta dentro del presente caso, la existencia de otros registros que llevan el nombre de la marca SELECTA, ni tampoco se consideró el principio de especialidad marcaria.

Finalmente señalan, que la cancelación de un registro que fue aceptado sin respetar las condiciones y requisitos que establece la Decisión 486 de la CAN y con la suspensión de un procedimiento (Recurso Jerárquico), se estaría beneficiando a la otra parte, vulnerando con ello derechos y garantías constitucionales, señalando la SC N° 0757/2003-R, de 4 de junio.

PETITORIO

Con base en los fundamentos presentados, solicitan se declare probada la demanda contencioso administrativa y en consecuencia dejar sin efecto en todas sus partes la Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-089/2015, de 16 de abril, emitida por SENAPI, o en su defecto se anule la misma por las causales expuestas.

II.- DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

Que, se admitió la demanda contenciosa administrativa en la vía ordinaria de puro derecho, mediante providencia de fecha 17 de agosto de 2021 cursante a fojas 21, corriéndose traslado a la autoridad demandada para que responda en el término de ley más el que corresponda en razón de la distancia; asimismo, se ordenó que la autoridad demandada remita los antecedentes que dieron lugar a la emisión de la resolución impugnada.

Se dispuso se ponga en conocimiento de la firma DUAS RODAS INDUSTRIAL LTDA., en calidad de tercero interesado, en cumplimiento a la instrucción N° 073/13, de 14 de junio, emitida por Sala Plena, para que se apersone y asuma su defensa. A efectos de la citación y emplazamiento a la autoridad demandada y tercero interesado, se ordenó que por Secretaría de Sala se libre provisión citatoria, cuyo cumplimiento se encomendó al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Mediante memorial de contestación negativa a la demanda, de fojas 25 a 30 vta., se apersonó Jhilda Gabriela Murillo Zarate, Directora General Ejecutiva y representante legal del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI, en virtud a Resolución Ministerial MDPyEP/DESPACHO/N°190.2012, de 26 de octubre, para responder negativamente a la demanda incoada en su contra, manifestando que:

Señala, que en virtud a los argumentos que presenta el demandante, relacionados con el impedimento para el registro de una marca en base al art. 136 a) de la Decisión 486 de la CAN y que para su correcta aplicación es necesario la interrelación de determinados requisitos: La identidad o similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta, siempre la distintividad de los signos.

Por otro lado arguye que, a efectos de determinar cuál debe ser la forma de cotejo marcario, previamente se debe establecer las reglas de comparación de signos mixto-denominativo, figurativo-denominativo o denominativo-denominativo, que es vital establecer cual es el elemento predominante; por lo que la opositora SELECTA presenta un elemento denominativo (palabra SELECTA) y elementos gráficos (letras características).

Refiere que, desde el punto de vista ortográfico, las marcas SELECTA están compuestas por siete letras; dentro del campo fonético, una misma impresión sonora, que al pronunciar las marcas se escuchan de una manera idéntica; desde el campo ideológico, poseen un mismo significado, por lo tanto generan un mismo concepto en la mente del consumidor. Por lo que se puede crear un riesgo de confusión en el consumidor medio.

Argumenta, que es importante determinar la Conexión Competitiva que existe entre las marcas en conflicto: Mismo género y productos.- Tanto los productos de las clases 30 y 29 internacionales que distinguen los signos SELECTA y SELECTA son alimentos, que sin bien la mayoría de los comprendidos en la clase 29 son de origen animal, mientras que casi todos los incluidos en la clase 30 son de origen vegetal; Misma finalidad.- Que los productos de la clase 30 y 29 internacionales es la alimentación humana; Intercambiabilidad de los productos.- Las frutas en conserva, congeladas, secas de la clase 29 pueden ser sustituidos por saborizantes de la clase 30 a fin de dar sabor a los helados, por su parte las confituras de la clase 30 pueden también ser sustituidos por los saborizantes para tortas de la clase 29, cumpliendo la misma finalidad; Uso conjunto o complementario de productos.- Las frutas, verduras, huevos, jaleas, confituras, lácteos y productos lácteos, aceites, grasas y comestibles de la clase 29, a fin de hacer helados y tortas, lo que muestra que sus uso conjunto puede ser indispensable a fin de elaborarlos.

Manifiesta, que de lo evidenciado se puede establecer que tanto la marca del ahora demandante como las marcas registradas en el SENAPI, que han sido las opositoras en el proceso caratulado SELECTA/SELECTA, pretenden proteger productos alimenticios, ambos están destinados al mismo público, contienen similares características, existe posibilidad de que se origine riesgo de confusión por sus denominaciones idénticas, pertenecen al mismo género de productos por lo que se configura la conexión competitiva, por lo que concluye en que ambas marcas no podrían coexistir en el mercado.

Refiere, que en cuanto a la supuesta violación a los derechos fundamentales y al debido proceso, señala que el Proceso de resolución en el área de Propiedad Intelectual, tiene otro contexto, la fundamentación se basa en el cotejo que se hace en base a las reglas que están establecidas en la normativa andina, interpretaciones prejudiciales emitidas por el Tribunal Andino. Señala, que el conflicto de marcas es de suma importancia ya que el destino de los productos que amparan la marca a ser registrada va al consumidor final, por ello de ninguna manera el SENAPI podría crear confusión al consumidor medio.

Señala, que la parte demandante si encontró errores de forma en la R.A. DGE/OPO/J-N°089/2015, de 16 de abril, pudieron haber solicitado complementación o enmienda, aplicando el art. 36 del DS 27113, Reglamento a la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, derecho que no fue ejercido por el actor.

Refiere, en cuanto a la supuesta incorrecta valoración de la prueba, la parte demandante no presentó ningún tipo de prueba a ser valorada.