SE/0070/2023

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA

SENTENCIA Nº 70/2023

Sucre, 10 de abril de 2023

DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES

Expediente : 70/2017

Demandante : Firma Red Bull

Demandado : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual- ..SENAPI

Proceso : Contencioso Administrativo

Resolución

Impugnada : RA DGE/OPO/J – N° 220/2016 de 6 de octubre.

Relator :Mgdo. Carlos Alberto Egüez Añez

VISTOS EN SALA: La demanda contencioso administrativa de fs. 50 a 57 vta., presentada por Milenka Saavedra Muñoz, en representación de la firma RED BULL GMBH, impugnando la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-N° 220/2016 de 6 de octubre, pronunciada por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), la respuesta de fs. 121 a 128 vta., la réplica de fs. 132 a 135, sin dúplica, los antecedentes procesales, y

I. CONTENIDO DE LA DEMANDA

I.1 Antecedentes de hecho de la demanda.

Que, Milenka Saavedra Muñoz, en representación de la Firma Red Bull GMBH., se apersonó interponiendo demanda contencioso administrativa, expresando en síntesis lo siguiente:

Que interpone la presente demanda, contra el SENAPI, contra la Resolución Administrativa DGE/OPO/J N| 220/2016 de 6 de octubre, notificada el 22 de noviembre de 2016, y que agotada la vía administrativa de impugnación, interpone en tiempo hábil y oportuno la presente demanda contencioso administrativa, en virtud a lo establecido por la Ley N° 620 de 29 de diciembre de 2014 y demás legislación vigente y aplicable a los efectos de acceder a la revisión judicial y control jurisdiccional por el Tribunal Supremo de Justica, cuyo procedimiento vigente se enmarca dentro de los arts. 775 al 781 del Código de Procedimiento Civil.

I.2.- Fundamentos de la demanda.

Denunció errónea valoración y ausencia de motivación en la Resolución Administrativa DGE/OPO/j-017/2016 que resolvió el Recurso Jerárquico, señalando que el SENAPI, en la resolución impugnada, llega a la conclusión que, de una revisión en conjunto de los signos en conflicto, los mismos son disimiles en cuanto al trazado y el concepto que cada uno podría evocar, no existiendo a criterio del SENAPI, conclusión y/o asociación.

En ese sentido sostuvo, que a esos criterios vertidos por la Autoridad Administrativa recurrida, se debe considerar que dicha valoración es restringida y se limita a analizar exclusivamente si la denominación en si misma, es suficiente para garantizar la distintividad de los productos cuyas marcas se hallan en conflicto. No obstante que en las impugnaciones presentadas por la parte demandante, la fundamentación no dice con relación a la denominación, sino con Diseño, siendo este elemento esencial para la sustanciación del recurso que la Dirección del SENAPI, no consideró ni valoró.

Añadió que bajo esa perspectiva, ausente de la consideración de que dichos productos no pueden limitarse únicamente a la prevalencia de la denominación, porque comprenden bebidas energizantes sin alcohol y consecuentemente, el mensaje que se pretende transmitir en conjunto al consumidor, es que se trata de un energizante, la denominación es irrelevante, y bajo esa lógica de entendimiento, esto comprende justamente los signos incluidos en el producto que refieren ambos a Toros, cuyo diseño y ubicación en el producto provoca que el consumidor vea directamente y sus colores azul y rojo hacen que vistos en conjunto, no pueden ser considerados disimiles bajo la evaluación simplista del trazo o el fondo del signo.

Se aclara que al haber sido rechazado el Recurso Jerárquico interpuesto por perla Koziner U., en legal representación de RED BULL GMBH, y haber confirmado la Resolución Administrativa N° 105/2016 de 14 de marzo, no se ingresa en mayor análisis sobre los demás aspectos de fondo plasmados de la presente demanda.

I.3 Petitorio.

En base a los argumentos resumidos, solicita se REVOQUE totalmente la Resolución Administrativa N° DGE/CANC/J-220/2016 de 6 de octubre, y en consecuencia, declare probada la demanda de oposición al registro de la Marca MALTA REAL en la Clase 32. Con cotas y demás condonaciones de ley.

II. DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.

Que admitida la demanda por decreto de fs. 82 de obrados, se corrió traslado, apersonándose por memorial de fs. 121 a 128 vta., Carlos Alberto Soruco Arroyo, en representación del Servicio Nacional de Patrimonio Intelectual (SENAPI), quien en tiempo hábil contestó negativamente la demanda, expresando en síntesis lo siguiente:

Que el objeto de la presente demanda, es inherente a la solicitud de registro del signo “MALTA REAL” (mixta), con Publicación N° 1722823, realizado por el SENAPI, y que es necesario recapitular las definiciones pertinentes para aclarar los parámetros que posibilitan de una marca, en ese entendido citó lo previsto en los arts. 134 y 136 a) de la Decisión N° 486, citando también, jurisprudencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, establecida en el Proceso N° 93-IP-2012.

Sobre la irregistribilidad de los signos de identidad o semejanza, señaló, citó lo previsto en el art. 136 de la citada decisión, y que de acuerdo a este lineamiento, se entiende que los signos distintivos en el marcado, se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o asociación, sobre los cuales existe el siguiente precedente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencia las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tiene una relación o vinculación económica”.

En ese sentido, entrando al análisis del signo solicitado, “MALTA REAL”, se advierte que es una marca mixta, en virtud de que se compone de un elemento denominativo (este caso dos palabras) y otro elemento gráfico (diseño de un ovalo irregular en totalidad azul y delante del mismo se advierte una figura del toro negro con la vista ¾ hacia el lado derecho y diseño especial de letras en color blanco referentes al termino MALTA, por debajo de los elementos descritos, se advierte la figura de una corona de tono dorado y de diseño especial de letras en tonalidad oscura referente al termino REAL, todo ello sobre el fondo blanco), siendo que para realizar el cotejo de los signos en conflicto, la jurisprudencia andina señala que se debe identificar previamente cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor medio, si el denominativo, compuesto por las palabras MALTA REAL, por ser la característica que más resalta del signo en su conjunto y teniendo en cuenta la fuerza expresiva de las palabras en la mente del consumidor que solicitará el producto a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Asimismo, del análisis de la marca registrada “RED BULL”, se advierte que la misma es de igual forma una marca mixta, en virtud de que se compone de un elemento denominativo, y un elemento gráfico, siendo que para realizar el cotejo de los signos en conflicto, se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, el denominativo o el gráfico, por lo que, por lo que del análisis de la marca registrada se colige las palabras “RED BULL”, por ser la misma característica distintiva más importante teniendo en cuenta la fuerza expresiva de las palabras en la mente del consumidor medio, el cual solicitará el producto a través de la palabra o la denominación contenida en el conjunto marcario.

En ese sentido, de una revisión en conjunto y un análisis sucesivo a los, y de un cotejo figurativo de los signos en conflicto, pese a que a que en los mismos se incorpora la imagen e toros, se advierte que, no se trata de la misma imagen en cuanto a la postura, el delineado en tono blanco y el corte de la ilustración; asimismo en las marcas registradas, la imagen evoca el concepto de los toros en posición de perfil, de cuerpo entero y en situación de carrera o confrontación, asimismo en las marcas 79165-C y 107644-C, los toros se encuentran en tonalidad roja.

Por otra parte, del análisis de la imagen del toro, del signo solicitado, se advierte que el mismo evoca el concepto de una postura diferente a las marcas registradas, se observa una postura semi frontal pasiva, levantando la cabeza hacia un costado, coligiéndose un trazo disímil a las marcas opositoras. De igual forma, en cuanto al fondo del signo solicitado se advierte que el toro se encuentra sobre un fondo ovalo irregular en un tono azul y por su parte en las marcas registradas, los toros se encuentran sobre un fondo rectangular ajedrezado, por cuanto se advierte que los mismos acrecientan entre los signos en conflicto.

En relación a la marca figurativa (Registro 79036-C), se evidencia que evoca el concepto de un toro en posición de perfil, de cuerpo entero y en situación de carrera o confrontación y por su parte en el signo solicitado, se observa una postura semi frontal pasiva, ladeando la cabeza hacia un costado, los cuáles de un análisis en conjunto se advierte que no evocarían un mismo concepto.

II. 1 Petitorio.