SE/0073/2018

SENTENCIA Nº73/2018

Expediente : 361/2015

Demandante : AP MOLLER MAERSK A/S

Demandado : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

Tipo de proceso : Contencioso Administrativo

Resolución Impugnada : Resolución Administrativa DGE/CANC/J-Nº 177/2015

de 17 de agosto

Magistrado Relator : Dr. Esteban Miranda Terán

Lugar y fecha : Sucre, 29 de junio de 2018

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Pronunciada dentro del proceso contencioso administrativo seguido por AP MOLLER MAERSK A/S contra el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).

VISTOS: La demanda contencioso administrativa de fs. 88 a 96 vta., presentada por Rodrigo Javier Garrón Bozo, en representación legal de AP MOLLER MAERSK A/S, impugnando la Resolución Administrativa DGE/CANC/J-Nº 177/2015 de 17 de agosto, pronunciada por la Dirección General Ejecutiva del SENAPI; la providencia de admisión de fs. 99; la contestación de fs. 137 a 148; réplica de fs. 174 a 176 vta.; por renunciado el derecho a la dúplica conforme proveído de fs. 190; notificación del tercero interesado de fs. 130; los antecedentes del proceso y de emisión de la Resolución impugnada.

I. CONTENIDO DE LA DEMANDA

I.1. Antecedentes de hecho de la demanda.

I.1. Resolución Administrativa

Por memorial presentado ante el SENAPI el 28 de mayo de 2014, se apersonó SEA LAND LOGISTICS BOLIVIA SA (SEA LAND), legalmente representada por Javier Alberto Rebuffi Bates, e interpuso demanda de cancelación de marca por falta de uso en contra de la marca “MAERSK SEALAND”, por lo que, corridos los trámites de rigor; el SENAPI a través de su Director de Propiedad Industrial, emitió la Resolución Administrativa Nº 533/2014 de 29 de diciembre, que declaró probada la demanda de cancelación interpuesta por la Firma SEA LAND LOGISTICS BOLIVIA S.A.; en consecuencia, en ejecución de fallos se ordenó proceder con la CANCELACIÓN de la marca “ MAERSK SEALAND” (denominativa) concedida a favor de la Firma A.P MOLLER-MAERSK A/S., registrada bajo Nº 98552-C de fecha 24 de marzo de 2005, para proteger servicios de la Clase 39 internacional, debiendo hacerse efectivo a través de su inscripción en el libro de registro respectivo.

I.2. Resolución Administrativa del Recurso de Revocatoria

Ante el recurso de revocatoria interpuesto por la Firma AP MOLLER MAERSK A/S en fecha 6 de marzo de 2015, el SENAPI a través de su Director de Propiedad Industrial, mediante Resolución Administrativa DPI/OP/REV-Nº 28/2015, rechazó el recurso de revocatoria interpuesto, confirmando en todas sus partes la Resolución Administrativa Nº 533/2014 de 29 de diciembre.

I.3. Resolución Administrativa del Recurso Jerárquico

Interpuesto el recurso jerárquico por Rodrigo Javier Garrón Bozo en representación legal de la Firma AP MOLLER MAERSK A/S, la Directora General Ejecutiva del SENAPI mediante Resolución Administrativa Nº DGE/CANC/J-Nº 177/2015 de 17 de agosto, rechazó el recurso jerárquico, confirmando totalmente la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-Nº 28/2015 de 6 de marzo.

II. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.

Señala que el SENAPI de manera ilegal procedió a realizar una interpretación de la normativa andina, como es el caso de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), sin realizar la correspondiente consulta prejudicial, tal como lo prescribe la norma comunitaria, bajo alternativa de iniciársele al Estado Boliviano un proceso por incumplimiento del Derecho Comunitario; por otra parte que el SENAPI ha cancelado una marca notoria, cuando la Decisión 486 no lo permite, además que ha limitado los instrumentos probatorios, vulnerando sus derechos constitucionales, así como principios básicos de actividad administrativa, como el principio de verdad material.

Indica que bajo el principio de notoriedad, las marcas que gozan de calidad no pueden ser objeto de cancelación, dado que no requieren de un registro o título marcario como respaldo de sus derechos marcarios. El art. 136 de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectará indebidamente el derecho de un tercero, cuando se constituya una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial del signo distintivo notoriamente conocido porque puede causar riesgo de confusión en relación al servicio que presta, provocar un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca. La normativa Andina, prevé la cancelación de marcas registradas como efecto de violación de derechos marcarios de marcas notorias y no al revés, con el fin de otorgar la marca a personas que pretenden aprovecharse del prestigio.

Asimismo, señala que la empresa SEA LAND LOGISTICS BOLIVIA S.A., en fecha 8 de enero de 2014, en la prensa internacional, informó que ampliaría su marca SEALAND al transporte marítimo y terrestre, lo que provocó que en fecha 19 de abril de 2014 solicitaran al SENAPI el registro de la marca SEA LAND en la Clase 39 de la clasificación de Niza en Bolivia, sólo con la intención de provocar confusión en el público en general.

Continúa manifestando que se vulneraron los derechos protegidos por la Declaración 486 de la CAN, respecto a lo establecido para las marcas notorias; además, que de manera subjetiva, ha desechado sus pruebas indicando que las mismas eran insuficientes, estableciendo una valoración probatoria que sólo puede ser establecida por el Tribunal de Justicia de la Comunicad Andina (TJCA). Posteriormente, bajo el epígrafe de Régimen de Marcas en Bolivia, transcribe los arts. 224, 225 y 136 de la Decisión 486, así como alguna jurisprudencia emitida por este organismo internacional de justicia, específicamente, los Procesos Nos. 126-IP-2003, 11-IP-97, 1-IP-87. Finalmente, reitera el incumplimiento del SENAPI a la normativa comunitaria con una interpretación antojadiza de la Decisión 486 sin realizar la consulta prejudicial correspondiente.

Petitorio

Solicita se declare PROBADA la demanda; se deje sin efecto la Resolución Jerárquica Nº DGE/CANC/J-177/2015 de 17 de agosto, emitida por el SENAPI y se declare la IMPROCEDENCIA de la demanda de cancelación por falta de uso interpuesta por la empresa SEA LAND LOGISTICS BOLIVIA S.A., en contra de su marca “MAERSK SEALAND”.

III. ARGUMENTOS DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.

Que admitida la demanda mediante providencia de 26 de noviembre de 2015, es corrida en traslado a la autoridad demandada y al tercer interesado, quienes fueron legamente citados, apersonándose Jhilda Gabriela Murillo Zarate, Directora General Ejecutiva y representante legal del SENAPI, para responder negativamente a la acción incoada en su contra, manifestando que:

Con referencia a lo argüido por el demandante, éste lejos de fundamentar algún supuesto de mala interpretación o aplicación de la ley, dentro del proceso de cancelación desarrollado ante la instancia administrativa a su cargo, como parte de la naturaleza del proceso de puro derecho, cual constituye el proceso contencioso administrativo, se limitó a tratar de introducir argumentos que nunca formaron parte del objeto de la causa principal, extremo que fue claramente expuesto en la Resolución Administrativa Nº DGE/CANC/J-177/2015. Después de realizar una relación de antecedentes de las instancias impugnatorias administrativas del presente trámite, manifiesta que conforme a esa relación de hechos, se tiene que la Firma recurrente no adjuntó prueba conforme la carga que le correspondía según el art. 465 de la Decisión 486; además, que la prueba que adjuntó en segunda instancia, no aportó elementos de convicción sobre el uso de la marca dentro del periodo de tres años anteriores a la interposición de la demanda, ya que el único documento con fecha cierta es el título de registro de fs. 120 a 121 que no constituye prueba de uso, conforme al art 165 de la Decisión 486.

Que la carga de la prueba le correspondía al titular de la marca, quien al no haber aportado la prueba de forma diligente dentro del trámite de primera instancia, incumplió con su carga, cuando señala que la carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por el no uso, corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con el art. 167 de la Decisión 486.

Sobre el argumento de incumplimiento a la norma comunitaria, indica que carece de fundamentación toda vez el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su art. 122, establece la consulta facultativa y en este sentido, la autoridad administrativa tiene la potestad de realizar una consulta facultativa mas no constituye una obligación, por lo que no existe incumplimiento de normativa andina alguna.

Petitorio

Por lo expuesto, solicitó que se dicte sentencia rechazando la demanda planteada y se confirme la Resolución Administrativa Nº DGE/CANC/J-Nº 177/2015 de 17 de agosto.

Réplica y Dúplica

En la réplica formulada por el demandante se reiteraron los argumentos anteriores de éste, no habiendo hecho uso de la dúplica la entidad demandada conforme proveído de fs. 190 de obrados.

Concluido el trámite del proceso, se decretó AUTOS para sentencia conforme la providencia de 25 de abril de 2016 (fs. 190), suspendiendo la tramitación del proceso hasta que se absuelva la consulta prejudicial y dispuso la remisión de los antecedentes del proceso en consulta prejudicial obligatoria al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que efectúe interpretación prejudicial correspondiente.

IV. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO.