SE/0073/2020

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Sentencia N° 73

Sucre, 3 de agosto de 2020

Expediente: 032/2017-CA

Proceso: Contencioso Administrativo

Demandante: Adrián Sainz Gutiérrez y Valeria Lucia Sainz Demandado

Demandado: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI

Resol. Impugnada: Resolución Administrativa N° DGE/PAT/S/-168/2016

Magistrado Relator: Lic. Esteban Miranda Terán

Emitida en el proceso Contencioso Administrativo seguido por Adrián Sainz Gutiérrez y Valeria Lucia Sainz Prestel, contra el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual- SENAPI.

VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 1 a 8, interpuesta por Adrián Sainz Gutiérrez y Valeria Lucia Sainz Prestel, contra la Resolución Administrativa N° DGE/PAT/S/-168/2016, emitida por la Dirección Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual "SENAPI", la contestación de la entidad demandada de fs. 39 a 43, la réplica de fs. 96 a 98, la dúplica de fs. 109 a 111, el Auto Supremo de 27 de noviembre de 2018 de fs. 117 a 120, por el que se solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (TJCA); la Interpretación Prejudicial emitida por el TJCA de 23 de octubre de 2019 de fs. 124 a 131, el decreto de Autos de 18 de septiembre de 2017 de fs. 112; los antecedentes, tanto jurisdiccionales como administrativos y;

I.-CONTENIDO DE LA DEMANDA

Antecedentes

Mediante memorial de fecha 22 de agosto de 2013, Adrián Sainz Gutiérrez y Valeria Lucia Sainz Prestel, solicitaron al SENAPI, el registro de patente de invención "USO DE UN EXTRACTO VEGETAL COMO PRINCIPIO ACTIVO PARA LA ELABORACION DE UN PRODUCTO CON ACTIVIDAD FARMACOLOGICA PARA EL TRATAMIENTO DE LESIONES TISULARES Y PROCEDIMIENTO DE OBTENCION DEL EXTRACTO" solicitud de patente S 200009-2013 de 22 de agosto de 2013 y con publicación N° 11072

Mediante Informe Técnico INF/SNP/DGE/DPI/ADP N° 0565/2 SNP/2015.05454 de 17 de septiembre de 2015, se concluyó que la solicitud de Patente SP-S 200009-2013, no cumplía con los arts. 14 y 16 de la Decisión 486, dicho informe técnico fue puesto en conocimiento de la parte solicitante.

Corrido procedimiento posterior, mediante Resolución Administrativa DPI/AP/N0 01/2016 de lecha 13 enero de 2016, se resolvió DENEGAR la solicitud de LA patente de invención de "USO DE UN EXTRACTO VEGETAL COMO PRINCIPIO ACTIVO PARA LA ELABORACION DE UN PRODUCTO CON ACTIVIDAD FARMACOLOGICA PARA EL TRATAMIENTO DE LESIONES TISULARES Y PROCEDIMIENTO DE OBTENCION DEL EXTRACTO", resolución administrativa que fue puesta en conocimiento de la parte solicitante mediante formulario de notificación de 17 de septiembre de 2015.

Mediante memorial de 11 de febrero de 2016, Adrián Sainz Gutiérrez y Valeria Lucia Sainz Prestel, interpusieron recurso de revocatoria, resuelta mediante Resolución Administrativa DPI/UP/REV-N0 09/2016 de 9 de marzo de 2016, que resolvió RECHAZAR el recurso interpuesto.

A través de Resolución Administrativa DGE/PATIJ-N0 168/2016 de 26 de julio de 2016, se determinó RECHAZAR el recurso jerárquico, interpuesto, confirmando la Resolución Administrativa DPI/UP/REV-N0 09/2016 de 9 de marzo de 2016.

Objeto de la demanda

Adrián Sainz Gutiérrez y Valeria Lucia Sainz Prestel, señalaron que, la Resolución Administrativa N° DGE/PAT/J-168/2016 de 26 de julio, pone fin a la vía administrativa de la demanda de solicitud de patente de invención SP-S 200009/2013 / Publicación 11072 denominada "USO DE UN EXTRACTO VEGETAL COMO PRINCIPIO ACTIVO PARA LA ELABORACION DE UN PRODUCTO CON ACTIVIDAD FARMACOLOGICA PARA EL TRATAMINETO DE LESIONES TISULARES Y PROCEDIMIENTO DE OPTENCION DEL EXTRACTO" abriendo un término de 90 días conforme lo prevé el art. 780 del CPC- 1975,cumpliendo con los requisitos formales de procedencia de la señalada norma, existiendo una oposición entre el interés público y el interés privado dado que rechaza el recurso jerárquico y confirma en su totalidad la Resolución Administrativa N° DPI/UP/REV-No.09/2016 de 09 de marzo y que a su vez, también confirma la Resolución Administrativa DPI/AP/N0 01/2016 de 13 de enero.

De esta forma, señalaron que se les causó una lesión a los derechos de los demandantes por una mala valoración procesal y falta de criterio amplio en ambos recursos tanto en el recurso de revocatoria y el recurso jerárquico, agotando la vía conforme establece La Ley N°2341 Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), al negar dichos recursos su derecho constitucional.

Manifestaron que, la Resolución emitida es lesiva y contradictoria tanto en el fondo como en los derechos subjetivos e intereses legítimos, debido a que ya obtuvieron en España la patente denominada como "USO DE UN EXTRACTO VEGETAL COMO PRINCIPIO ACTIVO PARA LA ELABORACION DE UN PRODUCTO CON ACTIVIDAD FARMACOLOGICA PARA EL TRATAMIENTO DE LESIONES TISULARES Y PROCEDIMIENTO DE OBTENCION DEL EXTRACTO", obteniendo la patente antes que venza el plazo establecido de 1 año, desde la publicación de dicha patente en España.

Manifestaron que, ingresaron la solicitud de obtención de patente ante el "SENAPI" argumentando su petición en la Decisión 486 de la CAN en su art. 17 inciso a), que señala: "para fines de obtención de patente, el mismo solicitante tiene la oportunidad de solicitar el registro antes de cumplido el año de la divulgación de la patente", en ese sentido se cumplen con los requisitos para que la obtención de patente y sea registrada por el "SENAPI" en base a la Decisión 486 de la CAN en su art. 17 ya que:

Los solicitantes son los mismos titulares de la patente obtenida en España.

La patente fue solicitada antes que venza el año desde la divulgación de la patente en el trámite del registro de España.

La divulgación de la patente deber ser considerada desde la fecha de su publicación.

La patente no se encuentra dentro del estado de la técnica a momento de su solicitud.

los argumentos señalados por el "SENAPI" no tienen sustento legal debido a que están rechazando a los titulares el derecho a registrar su propia invención.

Señalaron que, debido a que no se elabora un verdadero análisis del recurso jerárquico al emitir los mismos argumentos de las resoluciones impugnadas con anterioridad, sin dar cumplimiento al art. 68 de Ley N° 2341 de procedimiento Administrativo (LPA).

Manifestaron que, el art. 17 de la Decisión 486 de la CAN, menciona los efectos sobre la Divulgación para determinar la patentabilidad que establece el plazo de 1 año precedente a la fecha de presentación de la solicitud del país miembro o la invocación de dicha figura proveniente del inventor o causahabiente, una oficina nacional competente.

En contravención de la norma que rige la materia, que exige se publique el contenido de la solicitud de patente y un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirecta del inventor o su causahabiente; en tal razón, el documento ES2387057 Al fue publicado el 12 de septiembre de 2012 y la fecha de solicitud fue de 22 de agosto de 2013, presentada por los titulares como señala el art. 17 de la Decisión 486 de la CAN; por tanto, el documento sí se encuentra dentro del plazo permitido por la norma señalada y la solicitud de patente SP-S 200009/2013 de 22 de agosto de 2013, no se encuentra dentro del estado de la técnica, establecida por el art. 16 de la Decisión 486.

La Resolución Administrativa DGE/PAT/J-168/2016 emitida por el SENAPI, argumentó que la prioridad de derecho es un acto obligatorio, cuando en realidad es un mecanismo para facilitar al inventor o causahabiente la presentación de la solicitud de patente en los países que requieran su protección, sin que dicha invención pierda novedad, como señala el convenio de París y los estados miembros que reconocen el plazo de 12 meses, calculados a partir de la solicitud, es en ese sentido que el derecho de prioridad efectúa una ventaja a los creadores de intelectuales y la los terceros sobre una misma invención no afecta el derecho del primer solicitante a obtener la patente, ni perjudica el requisito de novedad y a la" prioridad" de derecho es un acto facultativo y no así obligatorio como pretende interpretar el SENAPI.

Señaló que, la Resolución Jerárquica impugnada "DGE/PAT/J-168/2016", argumentó bajo un criterio mal interpretado emitido por el Tribunal Andino en su "Proceso 106- IP-2003" debido a que el Tribunal Andino es claro en el "Proceso 25-IP-2002", al respecto de la problemática planteada sobre la divulgación y el estado de la técnica, que nos señala que se comprende como estado de la técnica, todo lo que ha sido accesible al público, ya sea una descripción escrita u oral como también el contenido de una solicitud de patente en trámite, ante la oficina nacional competente siempre y cuando el contenido se publique; todo esto, en base a los arts. 2 y 4 de la Decisión 344, que indica que para considerar que un invención contenga una regla técnica nueva, esta no debe haberse publicado ni divulgado; esto quiere decir que, no debe haber conocimiento ni saber humano para una persona del oficio en la materia, además de mencionar el art. 40 de la Decisión 486 de la CAN, en sus arts. 12 y 39 nos hablan sobre el derecho al no acceso de la información de las patentes solicitadas hasta que sean puestas a conocimiento del público debiendo quedar en reserva y confidencialidad antes de su publicación.

Hicieron referencia que, Bolivia no es un país miembro activo del Tratado de Cooperación Materia de Patentes (PCT), debido a que no se ratificó dicho convenio internacional, por lo cual el documento ES2387057 A1 no se encuentra en el estado de la técnica del art. 3 de la Decisión 486 de la CAN, puesto que existe una confusión con la fecha de solicitud de patente de SP-S 200009/2013, por lo que tampoco se aplica el artículo mencionado a la solicitud de patente.

Conclusión

Concluyo afirmando que, la patente de invención N° 200009/2013 / Publicación 11072 denominada: "USO DE UN EXTRACTO VEGETAL COMO PRINCIPIO ACTIVO PARA LA ELABORACION DE UN PRODUCTO CON ACTIVIDAD FARMACOLOGICA PARA EL TRATAMINETO DE LESIONES TISULARES Y PROCEDIMIENTO DE OBTENCION DEL EXTRACTO", se encuentra dentro de plazo debido a que fue solicitada dentro del año permitido como lo señala el art. 17 de la Decisión 486 de la CAN, con relación al documento DI ES2387057 A1.

Petitorio

Concluyó solicitando: "declarar probada nuestra demanda, disponiendo: revocar la Resolución Administrativa N° DGE/PAT/S/-168/2016 de fecha 26 de julio de 2016, y consecuentemente las resoluciones que proceden dictadas por la Dirección de Propiedad Intelectual del SENAPI, se ordene conceder la solicitud de patente de invención No. 20000/2013/ publicación 11072 denominada "USO DE UN EXTRACTO VEGETAL COMO PRINCIPIO ACTIVO PARA LA ELABORACION DE UN PRODUCTO CON ACTIVIDAD FARMACOLOGICA PARA EL TRATAMIENTO DE LESIONES TISULARES Y PROCEDIMIENTO DE OPTENCION DEL EXTRACTO"(TEXTUAL)

Admisión

Admitida la demanda mediante Auto de 15 de febrero de 2017 de fs. 54, fue corrida en traslado a la autoridad demandada y al tercer interesado, quienes fueron legamente citados.

Contestación a la demanda

Se apersonó Jhilda Gabriela Murillo Zárate, Directora General Ejecutiva, y representante legal del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, para contestar negativamente a la acción inicoada en su contra, con los argumentos siguientes:

Manifestó que no cumple con los requisitos exigidos sobre registro de patente regulados por la Decisión 486 en sus art. 14, 16 y 17, y que solo pretende hacer incurrir en error a las autoridades señalando normativa errónea e inexistente como la Decisión 843.

Respecto al documento ES2387057 Al y la presentación de la solicitud de patente SP -S 200009-2013, se puedo evidenciar que es la misma descripción en ambos casos, simplemente que la solicitud fue presentada en el SENAPI el 22 de agosto de 2013 y el documento con la misma descripción y reivindicaciones el 16 de febrero de 2011, es en ese sentido que la solicitud se encuentra fuera de plazo, debido a que el demandante no reclamó su prioridad dentro del plazo correspondiente de un año establecido en el convenio de París en su art. 4.

Petitorio

Concluyó su argumentación, solicitando se emita Sentencia "rechazando la demanda y confirmando la Resolución Administrativa Jerárquica N° DGE/PAT/S/-168/2016, de 26 de julio de 2016, emitida por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual.