SE/0076/2019

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA

ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA

SENTENCIA Nº 076/2019

EXPEDIENTE : 011/2015

DEMANDANTE : Empresa “Hijos de Rivera S.A.”

DEMANDADO (A) : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI)

TIPO DE PROCESO : Contencioso Administrativo

RESOLUCION IMPUGNADA : DGE/OPO/J- N° 161/2014 de 5 de mayo MAGISTRADO RELATOR : Dr. Ricardo Torres Echalar

LUGAR Y FECHA : Sucre, 21 de agosto de 2019

VISTOS EN SALA:

La demanda contencioso administrativa de fojas 37 a 41 vuelta, impugnando la Resolución Administrativa, pronunciada en recurso jerárquico DGE/OPO/J N° 161/2014 de 5 de mayo, emitida por El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), cursante de fojas 24 a 35, la contestación presentada vía facsímil, que corre de fojas 51 a 59 y en original de fojas 60 a 72 y vuelta, los antecedentes procesales y,

CONTENIDO DE LA DEMANDA:

Que, se apersonó Rossio Evangelina Rojas Sandoval, apoderada de la empresa “HIJOS DE RIVERA S.A.”, en virtud del Testimonio de Poder N° 356/2012, otorgado ante la Notaría de Fe Pública N° 48 correspondiente al Distrito Judicial de La Paz, a cargo de María Renee Paz Córdova (fojas 1 a 3) dentro del proceso de oposición a la solicitud de registro de marca “ESTRELLA GALICIA” (mixta) clase internacional 32.

I.1. Antecedentes de hecho de la demanda.

Que, el 30 de enero de 2012, se presentó la solicitud de registro de la marca “ESTRELLA GALICIA” (mixta) que pretende distinguir productos de la Clase Internacional 32 “Cervezas (con y sin alcohol), con número de tramite SM 393-2012, solicitada por la firma “HIJOS DE RIVERA S.A.” representada legalmente por Rossio Evangelina Rojas Sandoval.

Que, de la revisión de la base de datos y libro de registro de marcas, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual evidenció información respecto a lo solicitado supra, registro del opositor “ESTRELLA DAMM” (denominación) con SM-596-2012 de 10 de febrero de 2012, que pretende proteger productos dentro de la Clase Internacional 32 “ cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”.

Que, mediante memorial de 27 de agosto de 2012, la firma SOCIEDAD ANONIMA DAMM, representada por Pablo Kyllmann Díaz presento demanda de oposición andina contra la solicitud de registro de la marca “ESTRELLA GALICIA”, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, emitió la Resolución Administrativa N° 423/2013 de 26 de agosto, resolviendo declarar probada la demanda de oposición interpuesta por “SOCIEDAD ANONIMA DAMM” y denegar el registro de la marca “ESTRELLA GALICIA” (MIXTA), en la clase 32 de propiedad de los “HIJOS DE RIVERA S.A.”, presentada la solicitud de complementación y enmienda de la indicada resolución fueron notificados con el decreto de 18 de septiembre de 2013, con la aclaración que se cometió un error en el uso del término “IDENTICA” cuando lo correcto era el uso de la palabra “SEMEJANTE”.

En virtud de lo anterior, el Director de Propiedad Industrial del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, el 11 de noviembre de 2013 pronunció la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-N° 324/2013, por la que resolvió rechazar la demanda de oposición interpuesta por la firma “HIJOS DE RIVERA S.A.” y confirmó en todas sus partes la resolución impugnada, por lo que a continuación el solicitante de registro de la marca referida, dedujo recurso jerárquico.

Que, en conocimiento del recurso señalado, la Directora Ejecutiva a.i. del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, el 5 de mayo de 2014, pronunció la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-161/2014 por la que dispuso rechazar el recurso jerárquico interpuesto por la parte demandante en consecuencia confirmó la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-N° 324/2013.

I.2. Fundamentos de la demanda.

En base a los antecedentes descritos, cumpliendo los requisitos formales, y agotada la vía administrativa como prevé el Código de Procedimiento Civil, la empresa demandante argumentó su demanda, en síntesis, en los siguientes términos:

1.- SOBRE LA OPOSICION ANDINA.

Inició la fundamentación de la demanda, haciendo referencia al artículo 147 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), y refiere que la autoridad no está obligada a denegar un registro por el simple hecho de que se haya interpuesto una oposición andina, pues esta decisión depende de valoraciones y análisis, en esa línea el art. 150 de la Decisión 486 establece que con o sin oposición la oficina nacional procederá a realizar el examen de registrabilidad que consiste un análisis intrínseco (sobre la capacidad distintiva del signo) y un análisis extrínseco.

2.-Violación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 y del derecho al debido proceso establecido en el art. 115.II de la Constitución Política del Estado.

Que, la resolución impugnada arbitrariamente descarta el análisis de los elementos gráficos, de diseño, formas, colores de los que está compuesto el signo distintivo, no se pronuncia sobre el diseño del signo, el análisis comparativo se limita a realizar un cotejo marcado de denominación (ESTRELLA GALICIA) con denominación (ESTRELLA DAMM), cuando lo que correspondía era realizar un análisis comparativo entre denominación y diseño de “ESTRELLA GALICIA” y denominación de “ESTRELLA DAMM”.

Argumenta que la marca “ESTRELLA DAMM” no aporta ningún dato a mas que el nombre del producto en caracteres universales, no ha reivindicado ningún diseño, figura, color, forma, estilo de letra, por lo contrario, el signo de la firma demandante tiene una notoria diferencia por lo que no puede existir posibilidad de que se produzca riesgo de confusión o asociación entre ambos signos en el mercado.

En el ámbito denominativo la marca en cuestión tiene alta capacidad distintiva porque ESTRELLA no es la única denominación del producto, está precedida de la denominación GALICIA que es desde el punto de vista denominativo, recae la fuerza distintiva porque evoca el nombre de una ciudad española expresa cultura, territorio que la marca opositora ESTRELLA DAMM no tiene denominación.

Concluye, señalando que la marca “ESTRELLA DAMM” se encuentra cuestionada en el país de origen, la solicitud de registro de la indicada marca fue presentada en Bolivia 12 días más tarde que la marca ESTRELLA GALICIA, por lo que resulta que la marca base de la oposición andina se encuentre cuestionada en Colombia de la que es objeto de una demanda de cancelación, pendiente de resolución, situación que fue de conocimiento de la autoridad competente en Bolivia, no suspendiendo la emisión de la resolución de la oposición andina opto por resolver el fondo del caso.

I.3. Petitorio.

Concluyó el memorial, solicitando que una vez efectuada la interpretación prejudicial por el Tribunal Andino de Justicia, de acuerdo con lo solicitado, se dicte resolución declarando probada la misma y en consecuencia se disponga anular la Resolución DGE/OP/J-161/2014 de 5 de mayo y se ordene al SENAPI la emisión de una nueva resolución administrativa conforme a derecho.

Tomando en cuenta que dicha solicitud es obligatoria por mandato del artículo 123 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina de Naciones, la parte demandante solicitó en relación con las normas invocadas, que este Supremo Tribunal de Justicia, efectúe la consulta de interpretación prejudicial al Tribunal Andino de Justicia, respecto del artículo 147 y 136 inciso a) de la Decisión 486.

Por otra parte, a SENAPI, suspender el trámite de registro, hasta que el Tribunal Andino haga conocer al Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia la interpretación de prejudicialidad solicitada.

II.- DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.

Que por providencia de fojas 44, se admite la demanda contencioso administrativa, corriéndose en traslado la demanda a la Directora General Ejecutiva del SENAPI para que responda en el término de ley más el que corresponda en razón de la distancia y remita los antecedentes de la resolución impugnada, debiéndose citar a la autoridad demandada mediante provisión citatoria, cuyo cumplimiento se encomendó a la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Cumplida la diligencia señalada, el 13 de abril de 2015, como consta por la notificación de fojas 85, previa representación y decreto de fojas 84 vuelta, SENAPI envío contestación a la demanda vía fax (fojas 51 a 59), recibiéndose luego el original cursante de fojas 60 a 64, apersonándose, Jhilda Gabriela Murillo Zárate, en su condición de Directora General Ejecutiva y representante legal del SENAPI, en virtud de la Resolución Ministerial MDP y EP/DESPACHO/N° 190.2012 de 26 octubre de 2012, habiéndose admitido la misma como consta por la providencia de fojas 97.

El tercer interesado, la firma Sociedad Anónima DAMM, mediante memorial de fs. 104 a 106, solicita se declara improbada la demanda en todas sus partes y se confirme la resolución jerárquica.

Por decreto de 23 de noviembre de 2015, estando respondida la demanda de forma negativa, ordenó traslado a la entidad demandante a efecto de que presente réplica dentro del plazo previsto por ley.

III.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.

La referida providencia se evidencia que la firma demandante no presentó replica dentro del plazo de ley, al no existir nada más que tramitar, debiendo estar las partes a lo dispuesto por el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, se decretó “autos para sentencia” (fs. 110).

A continuación, la Sala Plena del Supremo Tribunal de Justicia emitió el Auto Supremo de 4 de marzo de 2016 (fojas 114 a 117 y vuelta), resolviendo remitir los antecedentes en consulta al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dejando sin efecto el sorteo realizado y suspendiendo el plazo para resolución hasta que el Tribunal Andino de Justicia emita la interpretación prejudicial solicitada.

Cursa a fojas 204 la nota de remisión de la Interpretación Prejudicial, Proceso 424-IP-2017 (fojas 205 a 217), suscrita por el Secretario General del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, habiéndose providenciado a fojas 218, disponiéndose su acumulación al expediente, con noticia de partes.

Que, el procedimiento Contencioso Administrativo, constituye una garantía formal que beneficia al sujeto administrado en el ejercicio del Poder Público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le sean gravosos, logrando el restablecimiento de los derechos lesionados con la interposición del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa.

En este marco legal, el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil, establece que "El proceso contencioso administrativo procederá en los casos en que hubiere oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere ocurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente del acto administrativo y agotando ante ese Poder todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado".

Que así establecida la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, en relación con los artículos 4 y 6 de la Ley N° 620 de 31 de diciembre de 2014, reconocida la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena para la resolución de la controversia, por la naturaleza del procedimiento contencioso administrativo que reviste las características de juicio de puro derecho, cuyo objeto es conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, teniéndose presente que el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico, corresponde a este Supremo Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por la parte demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).

En el desarrollo del proceso en fase administrativa, se cumplieron las siguientes fases, hasta su agotamiento, de cuya revisión se evidencia lo siguiente:

III.1.- Solicitud de registro de marca.

Solicitado el Registro de la marca “ESTRELLA GALICIA” por Rossio Evangelina Rojas Sandoval, el Director de Propiedad Industrial del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, emitió la Resolución Administrativa N° 423/2013 de 26 de agosto de 2013 (fojas 67 a 76 del anexo 1), resolviendo declarar probada la demanda de oposición planteada por la firma SOCIEDAD ANOMINA DAMM y denegar la solicitud de registro de marca “ESTRELLA GALICIA” (denominación y diseño) que pretende proteger productos de la Clase Internacional 32 de la Clasificación de Niza.

III.2.- Recurso de revocatoria.

Interpuesto recurso de revocatoria por la firma ESTRELLA GALICIA el Director de SENAPI, emitió la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-N° 324/2013 de 11 de diciembre, por la que confirmó en todas sus partes la Resolución Administrativa N° 423/2013 (fs. 93 a 99 del anexo 1).