SE/0085/2026

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA SENTENCIA 85/2026 Sucre, 23 de junio de 2026 DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES Expediente : 242/2021-CA Demandante : SOUTH AMERICAN EXPRESS S.A.

Demandado : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual Proceso : Contencioso Administrativo Resolución : Resolución Administrativa DGE/OPOJImpugnada 65/2021 de 10 de junio Relatora : Megda. Rosmery Ruiz Martínez I. VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 135 a 146, interpuesta por SOUTH AMERICAN EXPRESS S.A., a través de su representante legal, contra el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual impugnando la Resolución Administrativa DGE / OPOJ- 05/2021 de 10 de junio de fs. 160 a 181; el Auto de 4 de enero de 2022 as. 188 y vta.; la contestación de fs. 266 a 270, presentado por ZAIMELLA ZMLTP S.A., en su condición de tercero interesado;

el Auto de 28 de octubre de 2022 a fs. 283, que declara la preclusión del derecho del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual para contestar la demanda; el Auto de 25 de noviembre de 2022 de fs.

288 a 290, que solicitó interpretación perjudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; el Auto PROCESO 49-IP-2023 de 30 de julio de 2024 de fs. 295 a 298, emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; el Decreto de 1 de octubre de 2025 as. 300, que dispuso Autos para Sentencia; los antecedentes administrativos y procesales.

IL. CONTENIDO DE LA DEMANDA En la demanda de fs. 135 a 146, SOUTH AMERICAN EXPRESS S.A.

(SAE), expuso lo siguiente:

1. En el acápite denominado: ANTECEDENTES (sic), relacionó lo siguiente:

La empresa GEMAZ INTERNATIONAL INC., solicitó el registro de la marca POMPIS ZAIMELLA ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPD.

Hizo notar que la palabra ZAIMELLA no es visible, revelando la intención de GEMAZ INTERNATIONAL INC., de beneficiarse de la palabra POMPIS.

En conocimiento de la solicitud publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia, SAE presentó demanda de oposición porque la marca POMPIS ZAIMELLA, es similar a su marca POMPIGLOS.

Uno de los principales motivos de la demanda de oposición, fue que la palabra POMPIS ZAIMELLA no era visible; empero, en la Resolución Administrativa 6 14/2019 de 31 de diciembre, el SENAPI decidió declarar improbada la demanda de oposición de SAE y conceder la solicitud de registro de la marca POMPIS ZAIMELLA, determinación que fue confirmada en la etapa de impugnación administrativa.

Alegó que el SENAPI concedió el registro solicitado por GEMAZ INTERNATIONAL INC., sin la debida comparación y análisis de la marca POMPIS ZAIMELLA; incluso, las resoluciones emitidas por el SENAPI son contrarias a las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la CAN.

2. En el acápite denominado: INFRACCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 134 Y 136 A) DE LA DECISIÓN 486 DE LA CAN (sic), alegó que conforme a los arts. 134 y 136.a) de la Decisión 486, uno de los requisitos esenciales para que un signo pueda registrarse como marca es la distintividad; entonces, no pueden registrarse signos

AE A idénticos o que se asemejen a una marca registrada, cuando genere riesgo de confusión o asociación; este fundamento, sustentó la demanda de oposición contra la solicitud de registro de la marca

POMPIS ZAIMELLA, porque SAE considera que es similar a su marca POMPIGLOS y puede existir un riesgo de confusión y asociación.

El cotejo marcario debió realizarse entre los términos POMPIGLOS y POMPISO, sin considerar la palabra ZAIMELLA porque es prácticamente imperceptible; empero, el SENAPI no observó este aspecto y concedió el registro de la marca POMPIS ZAIMELLA, en detrimento de los derechos otorgados a SAE por los arts. 154 y 155 de la Decisión 4806.

Hizo notar que en la etapa de impugnación administrativa, SAE expuso la Interpretación Prejudicial Proceso 42-IP-2017 y el SENAPI realizó la comparación de marcas mixtas tomando en cuenta la Interpretación Prejudicial Proceso 67-IP-2011; en ese contexto de interpretaciones prejudiciales, SAE aseveró que las reglas de comparación entre marcas mixtas, son: a) Debe examinarse el conjunto de elementos gráficos y denominativos; b) Debe esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la marca; ce) La finalidad de la comparación es que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto; y d) La dimensión que, con mayor fuerza y profundidad, penetra en la mente del consumidor, que determina la impresión general de la marca mixta.

Sin embargo, el SENAPI prefiere alejarse de los alcances de dichas Interpretaciones Prejudiciales, infringiendo los arts. 134 y 136.a) de la Decisión 486.

Insertó: a) La imagen la solicitud de registro de la marca POMPIS ZAIMELLA; b) Un cuadro que expone por un lado el análisis realizado por el SENAPI y por otro lado el análisis que debió realizar;

y ) Las imagines de la marca solicitada por GEMAZ

INTERNATIONAL INC. y la marca registrada por SAE; en ese sentido, SAE argumentó que el consumidor medio acude al mercado, supermercado, tienda, etc. y observa el producto de la siguiente manera: En la marca opositora de mis Mandantes, POMPIGLOS, es incontestable: El consumidor medio solicitará el producto POMPIGLOS (sic) y seguidamente planteó las siguientes interrogantes: ...Sus autoridades deben realizarse la siguiente pregunta: ¿CÓMO SOLICITARÁ EL CONSUMIDOR MEDIO LA MARCA SOLICITADA? ¿SIMPLEMENTE COMO POMPIS O COMO POMPIS ZAIMELLA?. LA RESPUESTA ES CATEGÓRICA: EL CONSUMIDOR MEDIO SOLICITARÁ EL PRODUCTO SIMPLEMENTE COMO POMPIS (sic).

Aseveró que el consumidor medio solicitará el producto simplemente como POMPIS porque el elemento dotado de especial eficacia CARACTERIZANTE, es POMPIS y no POMPIS ZAIMELLA, como interpretó el SENAPI, cuando correspondía realizar el cotejo atribuyendo menos valor al término ZAIMELLA por ser prácticamente imperceptible a la vista del consumidor medio.

El SENAPI debió realizar un cotejo objetivo, concluyendo que existe una similitud ortográfica, fonética y conceptual o ideológica, en estricta aplicación de las Interpretaciones Prejudiciales 42-1P-2017, 67-IP-2011 y 01-IP-2005.

Alegó que el SENAPI emitió la Resolución Administrativa DGE/OPOJ-65/2021 de 10 de junio, vulnerando la teoría de los actos propios y los principios de independencia y seguridad jurídica; puesto que, desconoció que en el expediente 180889 POMPIGLOS versus POMPIS, el mismo SENAPI emitió la Resolución Administrativa 470/2016 de 7 de noviembre, que DENEGÓ el registro de la marca POMPIS solicitada en ese proceso por GEMAZ INTERNATIONAL INC.

3. En el acápite denominado: INFRACCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1, 16, 28 Y 30 DE LA LEY 2341 Y ARTÍCULOS 24, 15 DE LA CPE... (sic); señaló que en la etapa de impugnación administrativa, denunció que: a) El SENAPI omitió realizar una correcta comparación de los signos en conflicto, porque no tomó en cuenta que la palabra ZAIMELLA, es un elemento insignificante que el consumidor medio no percibirá; b) Se identificó Interpretaciones Prejudiciales que establecen las reglas para la comparación de marcas mixtas; y c) Se hizo énfasis en la aplicación del principio de verdad material, porque GEMAZ INTERNATIONAL INC. pretende beneficiarse del reconocimiento que generó la marca POMPIGLOS de SAFE.

Sin embargo, el SENAPI emitió la Resolución Administrativa DGE/OPOJ-65/2021 de 10 de junio, sin pronunciarse al respecto, ni exponer las razones, fundamentos o motivos por los que dichos argumentos no fueron tomados en cuenta y por qué no son válidos;

consiguientemente, dicha Resolución carece de los elementos esenciales requeridos por el art. 28.b) de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) y también vulnera el derecho a la petición y el debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación.

Solicitó DEJAR SIN EFECTO la Resolución impugnada, su complementación y las resoluciones emitidas por el SENAPI;

denegando el registro de la marca POMPIS ZAIMELLA.

II. CONTESTACIÓN

Por escrito de fs. 247 a 256, Gregorio Mamani Quispe contestó la demanda a nombre del SENAPI, sin adjuntar documento idóneo para acreditar su personería; por lo que, esta Sala emitió el Decreto de 14 de abril de 2022 a fs. 257, disponiendo que: Con carácter previo, tratándose de la representación legal de una Entidad pública, acredite su personería con documento idóneo en original o fotocopia legalizada. (sic resaltado añadido)).

A través del Decreto de 20 de septiembre de 2022 a fs. 274, se otorgó un plazo de diez (10) días para que se cumpla lo observado precedentemente, acreditando su personería.

Con Decreto de 11 de octubre de 2022 a fs. 277, se conminó para que se acredite la personería extrañada en el plazo de siete (7) días.

Finalmente, tomando en cuenta los antecedes relacionados, se emitió el Auto de 28 de octubre de 2022 a fs. 283, que declaró precluido el derecho del SENAPI de contestar la demanda, se dispuso que el SENAPI podría asumir defensa en cualquier estado del proceso y se ordenó la prosecución del proceso.

IV. TERCERO INTERESADO

Por escrito de fs. 266 a 270, el tercero interesado contestó la demanda exponiendo lo siguiente:

Citó partes de la Interpretación Prejudicial Proceso 12-IP-2014, con énfasis en que, el elemento denominativo de la marca mixta, suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables; en ese contexto, aseveró que el SENAPI aplicó correctamente la jurisprudencia emitida por el Tribunal de Justicia de la CAN.

Alegó que la palabra POMPT presente en ambas marcas, es un término evocativo (evocan en la mente del consumidor una idea o referencia sobre el producto que están adquiriendo) y por tanto débil.

Citó partes de la Interpretación Prejudicial Proceso 30-1IP-2013, con énfasis en que los signos evocativos sugieren en el consumidor o usuario, ciertas características, cualidades o efectos del producto;

asimismo, poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto.

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la CAN, la palabra POMPI o POMPIS cumple con los requisitos para

establecer que son considerados términos evocativos, de acuerdo a lo siguiente:

Primero, la marca POMPIGLOS de SAE protege productos farmacéuticos y la marca POMPIS ZAIMELLA protege pañales.

Segundo, la palabra POMPIS o POMPT es un eufemismo para la palabra nalgas; es decir, se considera un sinónimo de la misma.

Aplicando la jurisprudencia citada al caso concreto, se tiene que cuando el consumidor se encuentre frente la palabra POMPT para productos farmacéuticos: ...el concepto e idea que surgirá en su mente es que se trata de un producto farmacéutico destinado a ser aplicado y tratar malestares en las nalgas... (sic) de la misma forma con la palabra POMPIS; entonces las palabras POMPIS o POMPT, evocan una de las características de los productos que protege.

Citó partes de la Interpretación Prejudicial Proceso 30-IP-2013, con énfasis en que las marcas evocativas, son marcas débiles y por tanto el titular de la marca no puede impedir que otras marcas evoquen las mismas propiedades o características de su marca; en ese sentido, citó partes de la Resoluciones emitidas por el SENAPI en las que se estableció que la palabra POMPI evoca en la mente del consumidor la idea de que el producto será utilizado en una parte específica del cuerpo, de ahí su carácter evocativo y nadie puede pretender una apropiación exclusiva del mismo.

Al comparar los signos POMPIS ZAIMELLA - POMPIGLOS, se observa que existe la suficiente distintividad que recae en los elementos ZAIMELLA y GLOS; entonces, no existe similitud de signos.

A nivel ortográfico la marca de GEMAZ INTERNATIONAL INC., está compuesta por la palabra ZAIMELLA, mientras que la marca de SAE, está compuesta por la palabra GLOS, así no tienen similitud alguna; asimismo, la pronunciación de los elementos distintivos

ZAIMELLA y GLOS es totalmente diferente; entonces tampoco tienen similitud alguna.

El SENAPI identificó correctamente estas diferencias en las resoluciones que emitió, comparando todos los aspectos pertinentes al caso, concluyendo correctamente que existen diferencias sustanciales que permiten al consumidor diferenciar fácilmente un signo del otro, sin riesgo de confusión y asociación.

Aclaró que el proceso 180889 es independiente al proceso de oposición seguido contra POMPIS ZAIMELLA, porque: a) La marca solicitada presenta características diferentes; b) En la Resolución Administrativa 470/2016, el SENAPI precisamente resuelve y determina claramente que POMPIS es un término evocativo débil y carece de fuerza de oposición; y c) No existe la exclusividad que permita a SAE pretender evitar que terceros utilicen dicha palabra.

Solicitó declarar improbada la demanda de SAE y confirmar la Resolución impugnada.

V. RÉPLICA, DÚPLICA, AUTOS PARA SENTENCIA E INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

1. Réplica y Dúplica

De acuerdo a lo relacionado precedentemente, esta Sala emitió el Auto de 28 de octubre de 2022 a fs. 283, que declaró precluido el derecho del SENAPI de contestar la demanda, se dispuso que el SENAPI podría asumir defensa en cualquier estado del proceso y se ordenó la prosecución del proceso; consiguientemente, no correspondía disponer Réplica y Dúplica.

2. Interpretación Prejudicial

A través del Auto de 25 de noviembre de 2022 de fs. 288 a 290, se solicitó la Interpretación Prejudicial sobre los arts. 134 y 136.a) de la Decisión 486 y realizó las consultas pertinentes en congruencia con la controversia y los argumentos expuestos por las partes.

El Tribunal de Justicia de la CAN emitió el Auto de 30 de julio de 2024 de fs. 295 a 298, declarando que carece de objeto emitir la Interpretación Prejudicial en los términos solicitados, porque las normas andinas ya fueron aclaradas en los términos expuestos en su parte considerativa; asimismo, citó los procesos publicados en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, a los cuales deberá remitirse.

3. Autos para Sentencia

Mediante Providencia de 1 de octubre de 2025 a fs. 300, se dispuso Autos para Sentencia.

VI. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

1. Demanda de oposición

a) Mediante memorial de 10 de abril de 2019 de fs. 35 a 39 vta. del Anexo, SAE interpuso demanda de oposición contra solicitud de registro de la marca POMPIS ZAIMELLA del tercero interesado.

b) La Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI emitió la Resolución Administrativa 614/2019 de 31 de diciembre de fs. 48 a 61 del Anexo, que declaró IMPROBADA la demanda de oposición de SAE y CONCEDIÓ el registro de la marca POMPIS ZAIMELLA solicitada por el tercero interesado.

2. Impugnación administrativa

a) Contra Resolución Administrativa 614/2019 de 31 de diciembre, SAE interpuso el Recurso de Revocatoria de fs. 68 a 71, que fue resuelto por la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI a través de la Resolución Administrativa DPI/OPO/REV-53/2020 de 19 de noviembre de fs. 93 a 106 del Anexo, que RECHAZÓ el Recurso de Revocatoria y CONFIRMÓ la Resolución impugnada.

b) Contra la Resolución Administrativa DPI/OPO/REV-53/2020 de 19 de noviembre, SAE interpuso el Recurso Jerárquico de fs. 112 a 117 vta. del Anexo, resuelto por la Dirección General del SENAPI a través de la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-65/2021 de 10

de junio de fs. 139 a 156 del Anexo, que RECHAZÓ el Recurso Jerárquico y CONFIRMÓ la Resolución impugnada.

Mediante memorial de fs. 161 a 162 del Anexo, SAE solicitó complementación de la Resolución Administrativa DGE/OPO/J- 05/2021 de 10 de junio, que fue resuelto por la Dirección General del SENAPI a través del Auto de 4 de agosto de 2021 de fs. 163 a 165 del Anexo.

VII. PROBLEMÁTICA PLANTEADA

La controversia radica en establecer si el SENAPI infringió los arts.

134 y 136.a) de la Decisión 486, al declarar improbada la demanda de oposición presentada por SAE y conceder el registro de la marca POMPIS ZAIMELLA, en favor de GEMAZ INTERNATIONAL INC. VII. FUNDAMENTOS LEGALES, DOCTRINALES Y JURISPRUDENCIALES APLICABLES AL CASO CONCRETO

1. La motivación y fundamentación de las resoluciones en el debido proceso

La Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 249/2014-S2 de 18 de diciembre, que estableció lo siguiente: En relación a la motivación y fundamentación el Tribunal Constitucional Plurinacional en sus Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0386/2013 de 25 de marzo de 2013 y 0903/2012 de 22 de agosto, señaló: La frondosa jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, la que se asume por cuanto esta no contraviene la nueva Ley Fundamental, ha entendido que: La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al

A (CA momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motwación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 0752/2002-R de 25 de junio. Asimismo, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión,

dichas normas se tendrán por vulneradas (SC 2023/2010-R de 9 de noviembre reiterada por la SC 1054/2011-R de 1 de julio)

2. Naturaleza del Proceso Contencioso Administrativo

La Resolución 109/2014 de 16 de julio, emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, estableció lo siguiente: ...Sobre la naturaleza del proceso contencioso-administrativo. El artículo 778 del Código de Procedimiento Civil, señala que el proceso contencioso administrativo procede en los casos en que hubiere oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere ocurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente del acto administrativo y agotando todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado.

Esta facultad reconocida al Órgano Judicial deviene del principio de control judicial reconocido por el artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo, pues en un Estado de derecho son indispensables la legitimidad y la legalidad de los actos administrativos, lo que implica por una parte, el respeto a los intereses legítimos y a los derechos subjetivos de los administrados y por otra, la observancia de los principios y normas que regulan la actividad jurídica de la administración pública.

Cuando esa legitimidad y legalidad son conculcadas por los órganos de la administración, se lesiona no sólo los intereses o los derechos privados sino el ordenamiento normativo del Estado, corresponde que los órganos que ejercen control, sometan a los órganos transgresores al orden jurídico establecido, protección jurídica que no está referida al provecho exclusivo de los intereses y derechos privados sino al interés público y del Estado a través del correcto funcionamiento de sus órganos, que de ninguna manera puede ser enervado por sus titulares.

9 Í Es de hacer notar que de conformidad con el artículo 127 del Código de Procedimiento Civil con la modificación dispuesta por la Ley 2175, la demanda se dirige contra la autoridad jerárquicamente superior, lo que posibilita a este Tribunal revisar no únicamente la resolución del recurso 1erárquico, sino todo el ¡procedimiento administrativo.

Se concluye entonces que el proceso contencioso administrativo tiene como finalidad realizar dicho control de legalidad y legitimidad de los actos cumplidos en sede administrativa, los cuales constan en el expediente administrativo que es remitido a conocimiento de esta Sala Plena, siendo la única documental que se admite y revisa al dictar la sentencia, pues por mandato expreso del artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, se tramita como proceso ordinario de puro derecho en razón de que en la acción mencionada, no se discute en primer lugar, el reconocimiento o desconocimiento de ningún derecho, tampoco otro aspecto o documento que no haya sido argumentado y presentado en sede administrativa, de donde resulta que la sentencia que se pronuncia se refiere exclusivamente a declarar la legalidad y legitimidad del acto impugnado o en su caso, su revocatoria por haberse conculcado las normas que rigen a la administración, disponiéndose que el acto sea repuesto.

A ello se añade, por la naturaleza del proceso, que lamentablemente no cuenta con legislación propia, se aplica la normativa del proceso de conocimiento de puro derecho, es decir, demanda, contestación, réplica y dúplica; sin embargo, tratándose de ejercer control de legalidad, la autoridad demandada informa sobre las actuaciones cumplidas..

3. Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial Los arts. 134 y 136.a) de la Decisión 486, disponen lo siguiente:

Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el

mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

J) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(...) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación...