SE/0090/2019

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA,

SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

SENTENCIA Nº 90

Sucre, 7 de agosto de 2019

Expediente : 073/2016 - CA

Demandante : Walter Alconz Marca

Demandado : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

Tipo de proceso : Contencioso Administrativo

Resolución Impugnada: Resolución Administrativa DGE/OPO/J-

220/2015

Magistrada Relatora : María Cristina Díaz Sosa

VISTOS: La demanda contenciosa-administrativa de fs. 1 a 6 presentada por Edgar Ricardo Rück Arzabe en representación legal de Walter Alconz Marca, impugnando la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-220/2015 de fecha 2 de octubre, pronunciada por la Dirección General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI); la providencia de admisión de fs. 25, la contestación de fs. 62 a 69 vta., los memoriales de réplica y dúplica cursantes de fs. 73 a 75 vta. y 80 a 81, respectivamente, los antecedentes del proceso y de emisión de la resolución impugnada.

I. CONTENIDO DE LA DEMANDA

I.1. Antecedentes de hecho de la demanda

El demandante manifiesta que en fecha 29 de noviembre de 2013 solicitó el registro de la marca “PEROÉ” para productos comprendidos en la clase 25 de la clasificación internacional, solicitud que fue publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia Nº 624 de fecha 7 de marzo de 2014, con publicación N° 167450, sin embargo, en fecha 21 de abril de 2014, la firma chilena COMERCIAL FIRST JEANS LIMITADA, representada por Pablo Kyllmann Díaz, presentó oposición contra el registro, indicando tener registros de marca “PEROE”, en la clase 25, en la República de Chile.

Corridos los trámites de rigor, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI emite la Resolución Administrativa N° 22/2015 de fecha 27 de enero, en la cual declara improbada la demanda de oposición planteada por COMERCIAL FIRST JEANS LIMITADA y deniega de oficio la solicitud de Walter Alconz Marca para el registro de la marca “PEROÉ” en la clase 25, indicando que del examen de fondo (registrabilidad) realizado de oficio, se considera que la solicitud de registro infringe lo establecido en el art. 136.d) de la norma comunitaria Decisión 486 de la CAN y que la misma fue para cometer un acto de competencia desleal, lo que motivó la interposición del recurso de revocatoria, que fue rechazado mediante Resolución Administrativa DPI/OP/REV N° 080/2015 de fecha 14 de mayo, ratificando la determinación impugnada.

Refiere que, ante esta situación, interpone Recurso Jerárquico, emitiéndose por intermedio de la Dirección General Ejecutiva del SENAPI, la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-220/2015 de fecha 2 de octubre, la cual rechaza el recurso planteado sin mayor análisis, ratificando la Resolución Administrativa DPI/OP/REV N° 080/2015.

I.2. Fundamentos de la demanda

Indica que se vulneró el debido proceso, pues la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-220/2015 omitió pronunciarse sobre el derecho preferente del demandante para el registro de la marca “PEROÉ”, (denominación y diseño), clase 25, como consecuencia del proceso de cancelación del registro contra la maca “PEROÉ”, clase 25, con registro N° 99431-C, que concluyó con la Resolución Administrativa N° 1015/2011 de fecha 8 de noviembre, que declara cancelado el registro N° 99431-C por falta de uso de la marca, por lo que, en aplicación del art. 168 de la Decisión 486 de la CAN, el ahora demandante adquiere un derecho preferente sobre dicha marca, aspecto desconocido en la Resolución Administrativa N° 22/2015, la cual indica en la página 6 que no se cumplieron los requisitos exigidos para el efecto, basando su decisión en interpretaciones prejudiciales del Tribunal Andino de Naciones (Proceso 132-IP-2009) y no así en la normativa vigente, específicamente el art. 168 de la Decisión 486, que no exige cumplimiento de ningún requisito para contar con derecho preferente, solamente refiere a obtener una resolución más favorable, como la de cancelación de la marca que obtuvo el ahora demandante.

Por otra parte expresa que, la empresa chilena COMERCIAL FIRST JEANS LIMITADA, presentó oposición en contra de la solicitud de registro de la marca “PEROÉ”, (denominación y diseño), clase 25, a nombre del ahora demandante, por una supuesta acción de competencia desleal, basado en el art. 137 de la Decisión 486, la cual fue declarada improbada y no mereció recurso ulterior, sin embargo el SENAPI, mediante resoluciones administrativas carentes de fundamentación y motivación, igualmente deniega de oficio la solicitud de registro de Walter Alconz Marca, por infringir supuestamente el art. 136.d) de la Decisión 486, no correspondiendo dicha actuación de oficio por tratarse de una causal de irregistrabilidad extrínseca atribuible a un tercero afectado, debiendo demostrar la mala fe el interesado y no así el administrador, como sucedió en el presente caso, tomando en cuenta que fue el opositor quién indujo a confusión en las relaciones comerciales de las partes, indicando que los señores César Patricio Uauy Uauy y/o Héctor Mauricio Uauy Uauy le vendieron la marca “PEROÉ” registrada en Chile, pero no adjuntan ninguna documentación que respalde dicho acuerdo o transacción; por otra parte, en el proceso de oposición N° 167450, para demostrar buena fe, se presenta documentación que respalda la relación comercial entre los señores Uauy Uauy y los hermanos Alconz Marca, empero, no existió relación comercial con la empresa COMERCIAL FIRST JEANS LIMITADA, por lo tanto, el SENAPI actuando de oficio, confunde las relaciones comerciales existentes y bajo el principio de verdad material determina la existencia de mala fe y aplicando del art. 136.d) de la Decisión 486 deniega la solicitud de registro, lo cual no corresponde, pues el SENAPI aplica el principio de verdad material basándose en la búsqueda que realizó de oficio en el portal web de la oficina de Propiedad Intelectual de Chile (INAPI), para demostrar vínculo entre el opositor y el demandante, sin considerar que la prueba documental obtenida no refleja en ninguna parte relación comercial entre las partes ni tampoco una transferencia de la marca “PEROÉ” de los señores Uauy Uauy a favor de COMERCIAL FIRST JEANS LIMITADA, teniendo además que la documentación obtenida del INAPI-Chile no cuenta con la autenticación consular requerida para tener efectos leales en Bolivia, tornándose insuficiente y generando indefensión al demandante.

I.3. Petitorio

Concluye solicitando se declare PROBADA la demanda, y en consecuencia se Revoque la Resolución Administrativa de Recurso Jerárquico DGE/OPO/J-220/2015, ordenando al SENAPI conceder la solicitud de registro de la marca “PEROÉ” (denominación y diseño), clase 25, con expediente N° 167450 a nombre Walter Alconz Marca.

II. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

II.1. Fundamentos de la contestación

Jhilda Gabriela Murillo Zárate, en su condición de Directora General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, se apersonó al proceso y respondió negativamente a la demanda, argumentando lo siguiente:

En aplicación del art. 150 de la Decisión 486, se hubieren presentado o no oposiciones, se debe realizar el examen de registrabilidad de oficio, mismo que debe ser integral, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 134 de dicha norma, para posteriormente determinar si enmarca o no dentro de las causales de irregistrabilidad consagradas en los arts. 135 y 136 del mismo cuerpo legal, por lo tanto, la oficina nacional competente, para nuestro caso el SENAPI, debe verificar el cumplimiento de dichos requisitos para determinar la registrabilidad de una marca, analizando cada caso en concreto, teniendo en cuenta todos los elementos que hacen parte del signo, y plasmar en la resolución que conceda o deniegue el registro los aspectos valorados.

Bajo este sentido, se aclara que primeramente corresponde realizar un examen previo o de forma, en el cual se verifican requisitos formales y no se realiza evaluaciones de fondo.

Luego se indica sobre el derecho preferente y la aplicación de la interpretación prejudicial, que en caso de existir dudas o malas interpretaciones en la aplicación de las normas comunitarias, existen interpretaciones prejudiciales, las cuales son de aplicación obligatoria y con carácter vinculante para los países miembros de la Comunidad Andina, por lo que, los fallos del SENAPI están acordes y en sujeción a la Decisión 486, como se puede verificar en la resolución ahora impugnada, rechazando lo indicado por el demandante sobre el derecho preferente establecido en el art. 168 de la Decisión 486, al cual según su criterio, se aplicó una interpretación prejudicial ajena, pues existen diversas interpretaciones prejudiciales sobre el derecho preferente, como los procesos 185-IP-2007, 37-IP-2009,027-IP-2012, 36-IP-2013 y 18-IP-2014, todas coincidentes en afirmar que el signo, objeto de derecho preferente, tiene que ser idéntico a la marca que se canceló, los elementos denominativos y los gráficos deben coincidir, incluyendo los mismos productos o servicios, por tanto, no se puede decir que el demandante desconocía estos requisitos, los cuales si bien no son referidos en la Resolución Administrativa de Recurso Jerárquico DGE/OPO/J-220/2015, por no haber sido abordados en el recurso jerárquico, sí son claramente explicados en la Resolución Administrativa N° 22/2015.

En referencia a la denegatoria de oficio, señala que la Autoridad inferior determinó correctamente la misma, hecho corroborado en la resolución recurrida, en la cual se indica que es el propio solicitante de registro quién reconoce y demuestra con pruebas aportadas que mantenía un vínculo comercial con los anteriores propietarios del signo “PEROÉ”, los señores Uauy Uauy, correspondiendo aplicar el art. 136.d) de la Decisión 486, pues el solicitante de registro de una nueva marca debe someterse a las reglas jurídicas establecidas, cuya finalidad esencial no sólo es evitar confusión con otras marcas que gozan de protección registral, sino también, definir su origen propiciando conducta leal y honesta por parte del solicitante de registro de un nuevo signo, beneficiando a los empresarios que compiten entre sí y a los consumidores y/o usuarios que son los últimos beneficiarios de los bienes y servicios ofertados.

En el presente caso, se considera que existen suficientes razones para determinar que Walter Alconz Marca solicitó el registro de la marca “PEROÉ” aprovechando la condición de importador y productor de los bienes en cuestión, lo que a criterio del SENAPI se configura como conducta de mala fe, pues la Autoridad inferior recurrida, más allá de lo indicado por el demandante sobre el vínculo comercial entre los señores Uauy Uauy y COMERCIAL FIRST JEANS LIMITADA, realizó la búsqueda de los registros de la marca “PEROÉ” inscritos en INAPI-Chile, donde evidenció la titularidad de los señores Uauy Uauy quienes transfirieron posteriormente dicha marca a COMERCIAL FIRST JEANS LIMITADA, por lo que, no fue abordada en las resoluciones emitidas por la Autoridad inferior, la relación entre Walter Alconz Marca y COMERCIAL FIRST JEANS LIMITADA, sino que a partir del examen de registrabilidad efectuado, se evidenció que la solicitud incurre en la causal de iregistrabilidad que establece el art. 136.d) de la Decisión 486, en base a los memoriales y pruebas aportadas por el solicitante de registro, sobre las relaciones comerciales con los anteriores propietarios de la marca “PEROÉ”, hecho corroborado en apego al principio de verdad material mediante la búsqueda realizada en los registros de INAPI-Chile, realizando una fundamentación correcta en cuanto la valoración de la prueba.

Por último, solicita dar curso a la consulta prejudicial obligatoria que debe realizarse ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, suspendiendo el proceso hasta su cumplimiento.

II.2. Petitorio

Concluye solicitando, se RECHACE la demanda interpuesta, en consecuencia, se confirme la Resolución Administrativa DGE/OPO/J- 220/2015.

III. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES

A efecto de resolver los fundamentos de la demanda, corresponde señalar que los antecedentes cumplidos en sede administrativa y los que cursan en el cuaderno del proceso, informan lo siguiente: