SE/0092/2019

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

SENTENCIA Nº 92

Sucre, 7 de agosto de 2019

DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES:

Expediente:150/2016 - CA

Demandante:TCL CORPORATION

Demandado:Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

Tercero Interesado:Tecnologías de Conducción y Control Sociedad Anónima

Tipo de proceso:Contencioso Administrativo

Resolución Impugnada:DGE/DEN/J-Nº 28/2016 de 27 de enero

Magistrada Relatora:María Cristina Díaz Sosa

VISTOS EN SALA:

La demanda contenciosa administrativa cursante de fs. 51 a 57, interpuesta por la firma TCL CORPORATION a través de Frank Daniel Limón Nava apoderado de Zhang Ling representante legal de la firma, que impugna la Resolución Administrativa DGE/DEN/J-Nº 28/2016 de 27 de enero, pronunciada por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI); la contestación negativa de fs. 166 a 172; citación al tercero interesado de fs. 124; Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 129-IP-2018, de fs. 199 a 204; antecedentes del proceso y de sede administrativa; y,

ARGUMENTOS DE LA DEMANDA Y CONTESTACIÓN:

1. Demanda y petitorio.

La demanda contenciosa administrativa presentada el 29 de junio de 2016, por la firma TCL CORPORATION, argumenta que la resolución objeto del presente proceso es contraria a la jurisprudencia emitida por el Tribunal de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), haciendo alusión a la decisión 486, que en el art. 136 establece las causales de irregistrabilidad de una marca, especificando que no existe conexión competitiva con la marca TLC.

Señala que la afirmación de la autoridad administrativa, referido a que constituye un indicio de conexión competitiva, el hecho que ambos signos protejan productos contemplados en la clase 9; es una apreciación mecánica de la norma, que no considera las particularidades del mercado boliviano.

Haciendo mención al Proceso 35-IP-2011, desarrolla los criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre productos, establecidos por el Tribunal; refiriéndose a: 1. La inclusión de los productos de una misma clase del nomenclátor; 2. Canales de comercialización; 3. Similares medios de publicidad; 4. Relación o vinculación entre productos; 5. Uso conjunto o complementario de productos; 6. Mismo género de los productos.

Con relación al criterio 1, sostiene que si bien ambos signos protegen productos de la clase 9; sin embargo, ambos titulares limitaron la protección de algunos productos específicos; la marca TCL protege exclusivamente “televisores”, mientras que la marca TLC “Discos de video pre-gravados, grabaciones audiovisuales, cintas de video, discos compactos, dvd’s y cd-roms”. Aclarando que estos productos presentan características totalmente diferentes, que no pueden ser intercambiados unos por otros, lo que elimina sin lugar a dudas el riesgo de confusión.

Referente al criterio 2, señala que la diferencia de productos implica que los canales de comercialización varíen, esto debido a las características del mercado nacional, lo que implica que estos productos sean vendidos en establecimientos totalmente diferentes. La posibilidad de reproducir un DVD en un reproductor y verlo en un televisor no implica de manera automática que los mismos se vendan en un mismo establecimiento comercial, ya que no es posible justificar la semejanza de canales de comercialización simplemente en la posibilidad de un uso conjunto, como lo realiza el SENAPI, basando su resolución en supuestos que carecen de sustento. Adicionalmente sostiene que los productos de la marca TLC no se encuentran disponibles en los comercios donde se venden televisores; éstos dvd’s son comercializados únicamente a través de páginas de internet.

Con referencia al criterio 6; es decir, mismo género de productos, señala que no se puede presumir que, por pertenecer ambos productos a una misma clase, éstos pertenecen al mismo género de productos. Al respecto, señala que el Tribunal Andino establece: “Si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir)”. Afirma que los productos de las marcas en conflicto, no se encuentran en un mismo género de productos, existiendo una clara diferencia entre lo que es un televisor y lo que es un DVD; por lo que el análisis de la autoridad administrativa carece de fundamento en este punto.

Petitorio.

El demandante solicita que se declare probada la demanda, se revoque la resolución administrativa impugnada y se ordene al SENAPI conceder el registro de la marca TCL (Denominación) a nombre de la firma demandante.

2. Contestación a la demanda y petitorio.

La representante legal del SENAPI, Silvia Roxana Frías Villegas, se apersona al proceso el 21 de noviembre de 2016 y responde la demanda en forma negativa, con los siguientes argumentos:

El SENAPI afirmando que, en atención a la jurisprudencia del TAN, al existir semejanza de los signos en conflicto y conexión competitiva de los productos; es decir, al presentarse los dos supuestos requeridos para configurar riesgo de confusión, que genera la imposibilidad de coexistencia pacífica entre el signo previamente solicitado y el signo solicitado; concluye que el signo TCL (denominación) que pretende amparar productos dentro de la clase internacional 9, se halla inmerso dentro de la causal de irregistrabilidad establecida en el art. 136.a) de la Decisión 486 de la CAN.

Al respecto, manifiesta que éste artículo, estipula como causal de irregistrabilidad, la relacionada con el requisito de distintividad; estableciendo que no son registrables los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca cuyo registro se solicitó anteriormente o ya registrada, relacionadas con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios, que puedan causar riesgo de confusión y/o de asociación. Especificando que el riesgo de confusión, es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Respecto al riesgo de asociación señala que es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

En referencia a los signos en conflicto, sostiene que son de tipo denominativo, conocidos también como nominales o verbales, ya que en su estructura se utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por varias letras, que integran un conjunto o todo pronunciable, con o sin significado conceptual; por lo que corresponde aplicar las reglas de cotejo marcario establecidas en la doctrina y jurisprudencia.

Regla 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Similitud ortográfica, que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la consecuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. Al respecto señala que, analizando los signos en conflicto, se ve que ambos están compuestos por las consonantes T–C–L y T–L–C, a los que aplicando la visión de conjunto, se advierte que no cuentan con distintividad suficiente, generando la impresión de tener el mismo origen.

Similitud fonética, se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen sonido similar. La similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de coincidencia de raíces o terminaciones; debiendo tenerse en cuenta las particularidades de cada caso. Señalando concretamente que los signos en conflicto, al ser pronunciados y por emplear términos semejantes en su estructura, son percibidos de manera semejante por el oído humano, generando semejanza fonética y causando la impresión de tener el mismo origen.

Similitud ideológica, se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Respecto a los signos en conflicto, señala que se encuentra compuesto por términos semejantes, los que no cuentan con significado propio en conjunto, empero la semejanza ortográfica y fonética puede generar una idea semejante en la mente del consumidor medio.

Regla 2. Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Un cotejo sucesivo de las marcas en conflicto, pueden dejar un recuerdo parecido o semejante en la mente del consumidor medio, causando la impresión de tener un mismo origen.

Regla 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. La semejanza ortográfica y fonética predominante de los signos, hace concluir la existencia de semejanza suficiente entre los mismos.

Regla 4. Quién aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. Los productos de los signos en conflicto que posean finalidades afines, podrían constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pudiendo dar lugar a que se comercialicen en un mismo mercado.

Respecto al grado de conexión competitiva entre los productos de los signos en conflicto, la jurisprudencia de la CAN, establece:

a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor. Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. Los signos en conflicto se encuentran en la misma clase internacional 9, no habiendo presentado la parte, prueba para demostrar que los productos de los signos en conflicto no guardan semejanza.

b) Canales de comercialización. La conexión competitiva se da en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes; o en pequeños sitios de expendio, donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. Señala que los productos de la clase internacional 9, comparten los canales de comercialización, aclarando que los discos de video, cintas de video, grabaciones audiovisuales y discos compartos; necesitan para ser reproducidos un televisor.

c) Similares medios de publicidad. Se debe considerar si la comercialización o distribución de los productos, se realiza o difunde por los mismos medios (radio, televisión y prensa), se presume una conexión competitiva. Por su parte, si la difusión es restringida, es decir, por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva es menor. En el caso concreto, los productos de los signos en conflicto, por su naturaleza son susceptibles de emplear similares medios de publicidad en general.

d) Relación o vinculación entre productos. Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva, ocasionando en el consumidor una asociación en el origen empresarial de los productos relacionados. Los productos de los signos en conflicto, poseen relación al tratarse de productos semejantes; siendo que para la comercialización de los productos del signo base de la denegatoria se necesitan los productos del signo solicitado.

e) Uso conjunto o complementario de productos. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa; es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. Entre los productos de los signos en conflicto, puede existir un uso conjunto y complementario, toda vez que entre los medios para reproducir los productos del signo base de la denegatoria se encuentran los televisores.

f) Mismo género de los productos. Pese a encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión de los productos, al estar identificados por marcas también similares o idénticas. Los productos de los signos en conflicto, al pertenecer a un mismo género de productos referidos a la clase internacional 9, pueden dar lugar a una conexión competitiva.

Petitorio.- El demandado solicita que se dicte sentencia “rechazando” (sic) la demanda y confirmando la Resolución Administrativa DGE/DEN/J-28/2016 de 27 de enero.

ANTECEDENTES PROCESALES EN SEDE ADMINISTRATIVA:

1.- El 22 de mayo de 2013, la firma TCL CORPORATION, solicitó el registro de la marca TCL (denominación), destinada a proteger televisores, comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza (fs. 1 a 17 del Anexo Administrativo).

2.- Ante la publicación del registro de la marca TCL en la Gaceta Oficial de Bolivia Nº 545 de 22 de julio de 2013, bajo el Número de Publicación 162280 y SM 2680-2013; el 8 de septiembre de 2013, la empresa TECNOLOGÍAS DE CONDUCCIÓN Y CONTROL SA, demanda oposición al registro, argumentando que ellos registraron anteriormente en Colombia (país miembro de la CAN), la marca TLC que protege productos de la clase 9, como: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido e imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores, software; extintores (fs. 18 a 31 del Anexo).

3.- Notificada la representante legal de la firma TCL CORPORATION con la demanda de oposición, el martes 5 de noviembre de 2013 (fs. 33 del Anexo), el 17 de diciembre de 2013, a través de Pilar Soruco Etcheverry, apoderada de la firma, contesta la demanda de oposición, peticionando se declare improbada la demanda y se disponga el registro de la marca (fs. 34 del Anexo).