SE/0093/2019

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

SENTENCIA N° 93

Sucre, 7 agosto de 2019

DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES

Expediente : 269/2016

Demandante : Mustafa Salleh Mustafa Hanan

Demandado : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

Tercero Interesado : THE COCA COLA COMPANY

Tipo de proceso : Contencioso Administrativo

Resolución Impugnada: DGE/OPO/J-No. 83/2016 de 14 de abril

Magistrada Relatora : María Cristina Díaz Sosa

VISTOS EN SALA

La demanda contenciosa administrativa cursante de fs. 48 a 51, subsanada a fs. 66 y vta., interpuesta por Mustafa Salleh Mustafa Hanan, que impugna la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-No. 83/2016 de 14 de abril, pronunciada por la entonces Directora General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI); la contestación de fs. 80 a 87 vta.; intervención del tercero interesado THE COCA COLA COMPANY, representado legalmente por Pilar Soruco Etcheverry de fs. 73 a 76 vta.; réplica de fs. 143 a 148; dúplica presentada por el Director General Ejecutivo del SENAPI, Carlos Alberto Soruco Arroyo de fs. 159 a 162 vta.; Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 128-IP-2018, de fs. 173 a 183 vta.; antecedentes del proceso y de sede administrativa; y,

ARGUMENTOS DE LA DEMANDA Y CONTESTACIÓN

1. Demanda y petitorio

Mediante demanda contenciosa administrativa presentada el 20 de febrero de 2017, el demandante Mustafa Salleh Mustafa Hanan, manifiesta que la oposición al registro formulada por THE COCA COLA COMPANY, debe ser rechazada y que corresponde autorizar el registro solicitado, con los siguientes antecedentes y argumentos:

a) Dentro de la demanda de oposición al registro de la marca SAMBA CERVEZA PILSENER, con número de Publicación Nº 17634, se emitió la Resolución Administrativa Nº 266/2015 de 6 de julio, que declara improbada la oposición formulada por THE COCA COLA COMPANY y deniega la solicitud de registro de la marca SAMBA CERVEZA PILSENER; sin embargo, la Resolución indica que del cotejo de marcas, ambas generan impresión distinta en el consumidor (ultimo párrafo, hojas 5) y que si bien existía conexión competitiva de productos, las diferencias en la denominación entre ambas marcas, hacen que el consumidor medio, pueda distinguirlas de forma inmediata y que puedan coexistir pacíficamente. Además, refiere que ante la existencia de la marca PILSENER del titular CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL S.A., con número de registro 58072-C, deniega de oficio el registro y recomienda que de conformidad con el art. 143 de la Decisión 486, modifique el signo solicitado, suprimiendo el término PILSENER.

b) Pese a la modificación realizada, el Informe SNP/DPI/Nº 009/2016 de 18 de enero, contradictoriamente concluye que la modificación implica aspectos sustantivos principales del signo, sin considerar que el término esencial que se pretende registrar es SAMBA y que los términos CERVEZA y PILSENER, son considerados genéricos porque son descriptivos que únicamente acompañan a la marca en cuestión, vulnerando el principio de verdad material en materia administrativa, previsto en el art. 4 inc. d) de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA).

c) Formulado el recurso de revocatoria, la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-Nº 223/2015, omite analizar los argumentos vertidos, sin considerar que es obligación de la entidad resolver todos los puntos argumentados por las partes de manera fundamentada, de conformidad al art. 63 de la LPA.

d) La Resolución Administrativa DGE/OPO/J-No. 83/2016, no valoró correctamente la inexistencia de similitud fonética; la variación de la vocal “A” y la vocal “I”, da una connotación distinta a cada marca, que no genera la misma impresión ideológica ni fonética en los consumidores, al ser ambas vocales fuertes que resaltan en uno y otro caso.

e) La marca solicitada es mixta y compuesta, no debe ser desmembrada; además, las terminaciones son distintas en los términos supuestamente similares.

f) Existe una diferencia ideológica que se desprende de una u otra denominación.

g) No existe una conexión competitiva por estar dentro de la misma Clasificación Internacional; la solicitud contiene una lista de productos restringida y determinada, mientras que la marca opositora es más amplia y además es de conocimiento general que era utilizada para gaseosas y no para cerveza.

Petitorio.- El demandante solicita que se declare probada la demanda, revocando totalmente la Resolución Administrativa DGE/OPO/J No. 83/2016 de 14 de abril.

2. Contestación a la demanda y petitorio

La representante legal del SENAPI, Jhilda Gabriela Murillo Zarate, se apersona al proceso el 10 de abril de 2017 y responde la demanda en forma negativa, con los siguientes argumentos:

a) La marca solicitada SAMBA CERVEZA PILSENER, para la Clase 32 (Mixta) incurre en la causal de irregistrabilidad por identidad o semejanza, prevista en el art. 136 inc. a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que refiere a signos solicitados que son idénticos o semejantes a otros registrados con anterioridad, para los mismos productos o servicios, en los que el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; ello respecto al signo registrado SIMBA, en Clase 32 (Denominación), de conformidad con el contenido de las Interpretaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, contenidas en los procesos 93-IP-2012 y 70-IP-2008.

b) Para el cotejo de marcas mixtas y denominativas, conforme la Interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina contenida en el Proceso 84-IP-2011, se debe considerar que la marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo y que cuando se otorga el registro de la marca mixta, se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado; además, debe identificarse cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, por cuanto la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor, determina la impresión que la marca mixta va a suscitar en los consumidores.

c) En cuanto a las reglas establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la similitud ortográfica emerge de la coincidencia de las letras; excluyendo el término cerveza, SIMBA y SAMBA, pronunciados por el consumidor podrán ser percibidos de manera semejante por el oído humano, porque las sílabas PIL-SE-NER no le otorgan suficiente distintividad, situación que genera semejanza fonética y similitud ideológica. Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente; debe tomarse en cuenta las semejanzas y no las diferencias.

d) Considerando los productos del signo solicitado y del signo opositor, se advierte la inclusión de los productos en una misma clase de nomenclátor, canales de comercialización similares, medios de publicidad similares, la relación o vinculación entre productos al tratarse de productos semejantes especialmente de las bebidas sin alcohol, así como las cervezas, podría existir un uso conjunto o complementario de los productos protegidos y el género de los productos que son similares también, especialmente en calidad de las bebidas sin alcohol, así como la cerveza.

Petitorio.- El demandado solicita que se dicte sentencia “rechazando” (sic) la demanda y confirmando la Resolución Administrativa DGE/OPO/J No. 83/2016 de 14 de abril.

II. ANTECEDENTES PROCESALES EN SEDE ADMINISTRATIVA

1.- El 25 de julio de 2014, Mustafa Salleh Mustafa Hanan, solicitó el registro de la marca mixta SAMBA CERVEZA PILSENER en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, con la descripción del producto cerveza, publicada con el número 171634 en la Gaceta Oficial de Bolivia Nº 687 de 14 de octubre de 2014 (fs. 5 a 19 Anexo).

2.- El 26 de noviembre de 2014, THE COCA COLA COMPANY, representada por Pilar Soruco Etcheverry, presenta la demanda de Oposición contra la solicitud de registro de la marca SAMBA CERVEZA PILSENER (Mixta), en la Clase 32, por ser titular de la marca SIMBA (Denominación), Clase 32, con Registro 21957­C, renovada bajo el número 73257-A (fs. 23 a 35 vta. Anexo).

3.- El 7 de enero de 2015, José Luis Torrico Moreno, en representación legal de Mustafa Salleh Mustafa Hanan, contesta la demanda de oposición, peticionando que se declare improbada la misma y conceda el registro de la marca SAMBA CERVEZA PILSENER (Mixta), en la Clase 32, (fs. 29 a 31 vta. Anexo).

4.- Mediante Resolución Administrativa Nº 266/2015 de 6 de julio, el Director de Propiedad Intelectual del SENAPI, declara improbada la Oposición de la firma THE COCA COLA COMPANY y se deniega de oficio la solicitud de registro de la marca SAMBA CERVEZA PILSENER (Mixta) dentro de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Mustafa Salleh Mustafa Hanan representada legalmente por José Luis Torrico Moreno (fs. 36 a 44 Anexo).

5.- Formulados los recursos de revocatoria por el representante legal de SAMBA CERVEZA PILSENER (fs. 48 a 50 vta. Anexo) y por la representante legal de THE COCA COLA COMPANY (fs. 57 a 58 vta. Anexo), el Director de Propiedad Intelectual del SENAPI, emite la Resolución Administrativa DPI/OPO/REV-Nº 223/2015 de 22 de octubre, que rechaza ambos recursos y confirma totalmente la Resolución Administrativa Nº 266/2015 de 6 de julio (fs. 74 a 81 Anexo).

6.- Interpuestos los recursos jerárquicos por Mustafa Salleh Mustafa Hanan, en representación legal de SAMBA CERVEZA PILSENER (fs.91 a 93 Anexo) y por Pilar Soruco Etcheverry, en representación legal de la firma THE COCA COLA COMPANY (fs. 98 a 100 vta. Anexo), la Dirección General Ejecutiva del SENAPI, mediante Resolución Administrativa DGE/OPO/J-No. 83/2016 de 14 de abril, acepta el recurso jerárquico interpuesto por THE COCA COLA COMPANY, en consecuencia, revoca parcialmente la Resolución Administrativa DPI/OPO/REV-Nº 223/2015 de 22 de octubre, declarando probada la demanda de oposición y rechaza el recurso jerárquico interpuesto por Mustafa Salleh Mustafa Hanan, en consecuencia, confirma la Resolución Administrativa DPI/OPO/REV-Nº 223/2015 (fs. 146 a 172 Anexo).

7.- El proceso se tramita en sujeción a los arts. 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia; este Tribunal Supremo de Justicia, mediante Resolución de 12 de marzo de 2018 (fs. 169), solicitó la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y se emitió la Interpretación Prejudicial respectiva dentro del Proceso 128-IP-2018 de 30 de abril de 2019 (fs. 173 a 184), que de conformidad con lo dispuesto por el art. 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es aplicada en la emisión de la presente Sentencia, debiendo además dar cumplimiento a la disposición del párrafo tercero del art. 128 del Estatuto vigente.