SE/0096/2018

SALA PLENA

SENTENCIA: 96/2018.

FECHA: Sucre, 21 de marzo de 2018.

EXPEDIENTE: 1065/2014.

PROCESO : Contencioso Administrativo.

PARTES: GUCCIO GUCCI S.P.A. contra el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).

MAGISTRADA RELATORA: María Cristina Díaz Sosa.

VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contenciosa administrativa cursante de fs. 18 a 20 vta., interpuesta por la Empresa GUCCIO GUCCI S.P.A., representada por Alvaro Fernando Siles Martin, que impugna la Resolución de Recurso Jerárquico DGE/OPO/J-Nº 051/2014 de 10 de febrero, emitida por la Directora General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI; la contestación de fs.113 a 115 vta.; réplica de fs. 119 a 120 vta.; los antecedentes procesales y de emisión de la Resolución impugnada.

I. ARGUMENTOS DE LA DEMANDA Y CONTESTACIÓN.

1.- Demanda y petitorio.

Indica que, la marca Guccio Gucci GG, es notoriamente conocida a nivel mundial, sin embargo el SENAPI habría desconocido este hecho, señalando que las pruebas consistentes en resoluciones que declaran la notoriedad del registro y provienen de países que no son parte de la Comunidad Andina, lo cual constituye no solo una mala interpretación normativa de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, sino una vulneración y desconocimiento de otros tratados como El Convenio de Paris del cual Bolivia es parte, por lo que debe ser cumplido.

La autoridad administrativa nacional no puede hacer ninguna interpretación de la norma sino simplemente cumplirla y en el caso presente, las interpretaciones de las normas las realiza la autoridad competente que es el Tribunal Andino de Justicia y que la autoridad administrativa no solicitó ante el TAJ una interpretación prejudicial.

Arguye, las pruebas presentadas versan sobre resoluciones de la comisión europea con representación en España Nos. 005336102; 008159923; 005319744 y 00062613-0001, que declaran que la marca de Guccio Gucci S.P.A., es notoria, y no fueron tomadas en cuenta en un franco desconocimiento del Convenio de Paris, toda vez que la autoridad concentra su criterio de no admitir prueba alguna sobre la notoriedad de marca invocada, sin advertir debidamente el contenido base de su demanda de oposición que tiene como fundamento la prohibición del art. 135 literal b) y 136 literal a) y h), art. 137 art. 6 bis del Convenio de Paris ratificada por Bolivia mediante Ley Nº 1492, art. 146 de la Decisión 486.

Señala que el artículo uno de la misma Decisión 486 estatuye que cada país miembro concederá a los nacionales de los demás miembros de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial del Comercio y del Convenio de París para la protección de la propiedad Industrial, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales, a reserva de lo previsto en los artículos 3 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), y en el artículo 2 del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial.

Refiere que solicitó aclaración sobre si sólo es válido demostrar la notoriedad de una marca cuando esta fue declarada notoria en los países miembros de la CAN, ya que la Resolución jerárquica argumentó que no se cumplieron con los parámetros establecidos en el art. 228 de la Decisión 486 para que su marca sea reconocida como notoria, toda vez que la misma no fue reconocida como tal en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, deformando el sentido del art. 1 con una interpretación arbitraria, pues si no se reconoce la declaración de notoriedad de una marca en un país miembro del Convenio de Paris, como es España, o de países de la comunidad europea, automáticamente se entendería que la aplicación del derecho es desfavorable y contradictorio por la restricción del art. 224 y las exigencias del art. 228 de la Decisión 486.

Finalmente, enfatiza que, lo reclamado es la intención de usar de la misma forma la letra G, entrelazándola, característica que hace distinguible a su marca y que por ello demandó oposición para evitar la confusión del valor distintivo de la marca referida.

Peticiona se revoque, la Resolución Administrativa de Recurso Jerárquico DGE/OPO/J- Nº 051/2014, dictada por el SENAPI.

2.- Contestación a la demanda y petición.

El artículo 134 de la Decisión 486 dispone que a efectos del régimen marcario constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siendo que podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica; y que la naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro, a no ser que incurra en las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

Sobre la valoración de la prueba, señala que los artículos 224 y 228 de la Decisión 486 de la CAN, exigen que una marca será considerada como notoriamente conocida cuando sea reconocida como tal en cualquier país miembro; estableciendo los factores que se deberán tomar en cuenta para que una marca sea considerada como notoria, cita el Proceso 25­IP­2011, en el que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló sobre la notoriedad de la marca no se presume y debe ser probada, por quien alega ese estatus, advirtiendo sobre el análisis de la prueba que, ésta no cumplió con las respectivas legalizaciones de ley para tener eficacia dentro el proceso de oposición, toda vez que no cumplió con lo establecido en el Decreto Ley Nº 07458, que determina el procedimiento a seguir, para poder obtener la legalización de documentos emitidos en el exterior, coligiendo que al no cumplir la prueba con ese procedimiento no mereció su valoración y como consecuencia el titular de la marca registrada no demostró mediante prueba idónea, ni en primera instancia ni en grado jerárquico, el reconocimiento de su marca como notoria dentro de algún país miembro de la CAN.

Sobre la omisión de consulta al Tribunal de Justicia de la CAN, haciendo referencia a los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; manifiesta que, la figura de la interpretación prejudicial tiene la característica de ser una solicitud facultativa para la autoridad administrativa, a la cual no está obligada a solicitarla, por lo que esa autoridad se circunscribió a aplicar lo estrictamente establecido por la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

En tal sentido, la autoridad demandada solicita se rechace la demanda y se confirme la resolución impugnada en el proceso.

II. ANTECEDENTES PROCESALES EN SEDE ADMINISTRATIVA.

El 17 de septiembre de 2012, la firma GUESS?, INC., solicitó el registro de la marca "GGGG" (mixta) en la clase 14 de la Clasificación Internacional, para distinguir los productos de "Joyeria y relojes, incluyendo pulseras, pendientes, anillos, collares, anillos del dedo del pie, alfileres de corbata, alfileres de solapa, gemelos, llaveros, pulseras de reloj, relojes de bolsillo, relojes de pulsera”, publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia bajo el Nº 158359.

El 12 de marzo de 2013, la firma Guccio Gucci S.P.A., presentó demanda de oposición contra la solicitud de registro de la marca "GGGG" (mixta), por ser titular de la marca "GG" con registro 41489­C y de la marca GG con registro 64943-C.

Mediante Resolución Administrativa Nº 280/2013 de 29 de mayo de 2013; se declaró Improbada la oposición presentada por la firma Guccio Gucci S.P.A. y se concedió el registro de marca de producto "GGGG" (denominación y diseño) que pretende proteger productos en la clase internacional Nº 14 a nombre de la firma GUESS?, INC.

Contra esta determinación GUCCIO GUCCI S.P.A. interpuso Recurso de Revocatoria, resuelto por el SENAPI en la Resolución DPI/OP/REV-264/2013 que rechazó el recurso y confirmó en todas sus partes la Resolución Administrativa 280/2013.

Interpuesto el Recurso Jerárquico, fue rechazado por la Dirección General Ejecutiva del SENAPI mediante Resolución Administrativa DGE/OPO/J-Nº 051/2014, confirmando en forma total la Resolución de Revocatoria.

Tramitado el proceso en sujeción a los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia, este Tribunal Supremo de Justicia mediante Auto N° 111/2015 de 13 de mayo (fs. 124), solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, emitiendo este último Interpretación Prejudicial dentro del proceso signado 546-IP-2015 de 18 de agosto de 2016 (fs. 152 a 175), misma que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, será aplicada en la emisión del presente fallo, debiendo además dar cumplimiento a la disposición del párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

III. PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

Que del análisis y compulsa de lo anteriormente señalado, en relación con los datos procesales y la resolución impugnada, el punto de controversia radica en determinar: si correspondió o no reconocer la notoriedad de la marca de GUCCIO GUCCI S.P.A.; y si el registro de la marca “GGGG” mixta solicitado por GUESS? Inc., incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 135 inc. b) y art. 136 incs. a) y h), acusados por el demandante.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL JURISPRUDENCIAL.

El Procedimiento Contencioso Administrativo, constituye garantía formal que beneficia al sujeto administrado librándolo del abuso de poder de los detentadores del Poder Público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le sean gravosos para lograr el restablecimiento de sus derechos lesionados con la interposición, precisamente del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa.

En consecuencia, corresponde realizar una interpretación desde la Constitución Política del Estado y el Bloque de Constitucionalidad, así como normas ordinarias pertinentes al caso concreto. En ese marco, el art. 180 de nuestra Ley de Leyes, fundamenta que la Jurisdicción ordinaria se basa en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso, igualdad de las partes, concordante con el art. 109-I, que señala que todos los derechos por ella reconocidos son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección, y por su parte los arts. 115-II y 117-I de la misma norma, garantizan el derecho al debido proceso que se constituye también en uno de los principios de la jurisdicción ordinaria, en relación al mandato contenido en el art. 30-12 de la Ley del Órgano Judicial que señala: “…impone que toda persona tenga derecho a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido en disposiciones jurídicas generales aplicables a los que se hallen en una situación similar”. En la que además se busque la averiguación de la verdad material, trascendente para que el proceso conduzca a decisiones justas, en un Estado Social Constitucional de Derecho, donde la solución de los conflictos, se basa en el establecimiento de la verdad como única garantía de la armonía social.

V. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

VII.1. SI CORRESPONDIÓ O NO DECLARAR LA NOTORIEDAD DE LA MARCA GUCCIO GUCCI S.P.A.

La empresa GUCCIO GUCCI S.P.A. reclama el desconocimiento del carácter notorio de su marca GG (mixta), lo cual constituiría una errada interpretación normativa y una vulneración por desconocimiento de otros tratados como el Convenio de París del cual Bolivia es parte.

Es necesario aclarar sobre la aplicación de tratados internacionales en materia de propiedad industrial, que el principio fundamental del Derecho Comunitario Andino, es el de “Primacía del Ordenamiento Comunitario”, por el que goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos internos de los Países Miembros y respecto a las normas del derecho internacional, por lo que en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los países miembros, o entre el derecho comunitario y las normas de derecho internacional, prevalece el primero. Por ende si existiese una disposición normativa interna u otra norma contenida en un tratado suscrito por el respectivo país integrante, que sea contraria a la norma comunitaria, dejará de aplicarse al caso específico. Entonces el Derecho Comunitario Andino conserva su preeminencia y aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno y de origen internacional de los países miembros, en vista de que, la normativa comunitaria no se origina del ordenamiento de los países miembros, sino del Tratado constitutivo de la Comunidad Andina, por tanto no subordinado al ordenamiento interno o de origen internacional de sus miembros, consiguientemente los tratados internacionales que celebren los países miembros como el Convenio de París, no lo vinculan tampoco surten efecto directo en ella.

En ese contexto, sobre la notoriedad de la marca alegada por GUCCI GUCCIO S.P.A., se advierte que bajo el régimen comunitario contenido en la Decisión 486, un signo calificará como notoriamente conocido si es reconocido como tal en cualquiera de los Países Miembros, debiendo interpretarse el artículo 224 de forma sistemática con el art. 136 incs. a) y h), a efectos de salvaguardar a los signos que sean notoriamente conocidos en cualquiera de los Países Miembros, frente a una solicitud de registro de la marca también en cualquiera de los Países Miembros de un signo que sea susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario.

No obstante lo anterior, el régimen común de propiedad industrial bajo el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial. Por lo tanto, la protección de signos notoriamente conocidos extracomunitarios es posible de configurarse actos de competencia desleal, por confusión con una marca notoriamente conocida y por aprovechamiento de la reputación ajena (parasitismo), de conformidad con lo establecido en el art. 225 de la Decisión 486, así como cualquier otra circunstancia que permita inferir la mala fe al solicitar el registro en relación a la marca notoriamente conocida en territorio extracomunitario, de conformidad con los artículos 137, 172 y 225 de la Decisión 486.

En tal sentido en cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal Andino de Justicia en su interpretación prejudicial, corresponde determinar si la marca GG (mixta) era notoriamente conocida al momento de la presentación de la solicitud del signo GGGG (mixto), a cuyo efecto, la prueba presentada por el demandante, consistente en Resoluciones emitidas por tribunales europeos emergentes de procesos de oposición sustanciados por GUCCIO GUCCI S.P.A. contra el registro de otras marcas similares, fue desestimada por el SENAPI, bajo el argumento de no contar con las legalizaciones dispuestas en el Decreto Ley N° 7458, aspecto corroborado por la revisión de antecedentes, en tal sentido tal documental no mereció ser valorada, sin embargo por un principio de accesibilidad a la justicia se advierte que:

1) Las Resoluciones 00629613 y 09309196, no se refieren en forma alguna al carácter notorio de la marca GUCCIO GUCCI S.P.A. logotipo “GG” (mixto); y,

2) Las Resoluciones 003327566 de 16 de marzo de 2006, 05336102 de 11 de abril de 2011, 005319744 de 14 de agosto de 2009 y 008159923 de 19 de noviembre de 2010, determinan en sus partes resolutivas o decisorias, que el carácter notorio de la marca fue acreditado con la presentación de prueba en los respectivos procesos, sin embargo, uno de los elementos impuesto por el propio Tribunal Andino de Justicia, es precisamente que se demuestre la notoriedad de la marca al momento de la oposición al registro, esto quiere decir que debió acreditarse que la marca ostentaba su condición de notoria en la gestión 2013, toda vez, que la publicación con la solicitud de registro se realizó en la gaceta oficial de Bolivia N° 447 de 30 de noviembre de 2012, y la interposición de la demanda de oposición data del 15 de enero de 2013, siendo necesario que las pruebas de notoriedad sean contemporáneas al momento en que deba probarse dicha calidad, ya que puede suceder que una marca que fue notoria para una época luego deje de serlo. En este sentido, el Tribunal Andino de Justicia en el proceso 41-IP-98 se ha pronunciado en los siguientes términos: “La marca notoria conserva la dinámica propia de lo que constituye el mercado de bienes y de servicios, aquello que fue notorio en el pasado puede dejar de serlo en el futuro y de igual forma lo que no tuvo notoriedad en el presente podrá alcanzarlo en un momento dado.”