SE/0105/2021

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA

SENTENCIA N° 105/2021

EXPEDIENTE : 335/2017-CA

DEMANDANTE : Firma CROCS. INC.

DEMANDADO (A) : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI

TIPO DE PROCESO : Contencioso Administrativo

RESOLUCION IMPUGNADA : DGE/OPO/J Nº 167/2017 de 07/07/2017

MAGISTRADO RELATOR : Dr. Olvis Eguez Oliva

LUGAR Y FECHA : Sucre, 01 de septiembre de 2021

VISTOS: Por memorial presentado el 19 de octubre de 2017, Perla Roxana Koziner Urquieta, en representación legal de la firma “CROCS, INC.”, formula demanda contenciosa administrativa, impugnando la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-Nº 167/2017 de 7 de julio, emitida por la Dirección General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), dentro del recurso jerárquico en el proceso administrativo o de denegatoria a la solicitud de registro del signo “DISEÑO TRIDIMENSIONAL” (tridimensional) dentro de la Clase Internacional 25.

CONSIDERANDO I:

I.1. Motivos de la demanda contenciosa administrativa.

Crocs, Inc., representada legalmente por Perla Roxana Koziner Urquieta, interpone demanda contenciosa administrativa impugnando la Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-Nº 167/2017 de 7 de julio, en base a los siguientes argumentos:

I.1.1. Refiere la ilegal y equívoca valoración de la autoridad recurrida respecto a los antecedentes del procedimiento de impugnación, particularmente del acto administrativo contenido en la Resolución Administrativa Denegatoria Nº 376/2016 de 8 de septiembre, que denegó la solicitud de registro, con base en la valoración sesgada y restringida en el examen realizado y que ignoró la connotación del signo distintivo del diseño cuyo registro fue solicitado, omitiendo la valoración adecuada de los fundamentos que justifican la solicitud tridimensional, conllevando al rechazo ilegal por el SENAPI.

Bajo el epígrafe “FUNDAMENTOS QUE DEMUESTRAN LA ERRÓNEA VALORACIÓN Y AUSENCIA DE MOTIVACIÓN EN LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DGE/OPO/J Nº 168/2017” QUE RESUELVE EL RECURSO JERARQUICO”, señala que los argumentos presentados en el recurso jerárquico por Crocs, Inc., no fueron tomados en cuenta hasta el séptimo considerando de la resolución impugnada, en la que la autoridad jerárquica se limitó a rechazar el antecedente invocado por Crocs, Inc., referido al registro que actualmente goza dicha empresa respecto a la marca en el resto de los países de la Comunidad Andina particularmente Colombia y Perú, sobre la base del criterio de autonomía e independencia de las oficinas competentes en cada país miembro, siendo a su entender la fundamentación principal por la que el SENAPI pretendió justificar la denegatoria del registro solicitado, por lo que cuestiona que la resolución impugnada carece de los elementales requisitos de fundamentación y motivación, por la ausencia de valoración de los argumentos y fundamentos jurídicos que la firma manifestó expresamente en su recurso jerárquico, afectando el debido proceso.

I.1.2. El SENAPI incorpora en su resolución un nuevo criterio de valoración cuando se refiere a la notoriedad, cuando de la Resolución 376/2016 de 8 de septiembre, se tiene que la valoración que realizó el SENAPI para el rechazo del registro “diseño Tridimensional” se fundamenta exclusivamente en la distintividad, concepto y parámetro diferente al que planteó la autoridad administrativa en esta etapa de impugnación, de modo que la firma mal podría alegar, defender o desvirtuar en esta etapa, nuevos criterios de valoración sobre la notoriedad ahora advertida por el SENAPI, afectando el debido proceso en su elemento de congruencia, de modo que la incorporación del elemento Notoriedad y la observación del SENAPI que no se habría probado dicho elemento genera una absoluta indefensión, al emitir la autoridad recurrida un pronunciamiento sobre la base de valoraciones nuevas que no fueron solicitadas ni cuestionadas en las etapas precedentes de impugnación, incurriendo en la nulidad absoluta conforme el art. 35 de la Ley del Procedimiento Administrativo.

I.1.3. El SENAPI no analiza ningún argumento manifestado en el recurso jerárquico que desvirtúa las causales de irregistrabilidad contenidas en el art. 135 literales b) y c) de la Decisión 486 de la CAN, al no ser analizadas en su contenido y alcance, pues simplemente son referidas como fundamento normativo por el SENAPI, limitándose a remitirse a sentencias emitidas por el Tribunal Andino, sin realizar un ejercicio lógico y deductivo al caso bajo análisis, denotando nuevamente la ausencia de motivación en el acto administrativo impugnado, pues en el recurso jerárquico se demostró que el diseño tridimensional goza de distintividad a partir de las siguientes consideraciones que el SENAPI no desvirtuó: 1. La forma original de un “zueco” no es exactamente similar al diseño del calzado que se pretende registrar, de hecho son más las diferencias que las similitudes ante el tradicional “zueco” y el mundialmente famoso calzado de CROCS, al no ser evidente que el producto sea propiamente un zueco, dada la característica particular de su punta redondeada, los orificios de ventilación ubicados en el empeine y la cinta para asegurar el pie en la parte trasera, que le otorgan distintividad al producto, omitiendo ser analizados por la autoridad administrativa, no siendo evidente que el diseño trimensional solicitado carezca de distintividad y se encuentre en la causal señalada por el art. 135 inc. b) de la Decisión 486 de la CAN. 2. La resolución impugnada no considera los agravios expresados respecto a la supuesta forma usual del producto, precisando que este tipo de calzado fue diseñado originalmente por la Empresa Crocs, Inc. en 2002 como un calzado de playa para competir con las usuales sandalias o hawaianas comúnmente utilizadas en estos lugares, por lo tanto es inapropiado considerar que el diseño tridimensional de Crocs sea la forma usual para el producto, de hecho si no fuera por la inventiva de los diseñadores de la empresa Crocs, Inc. probablemente no se utilizaría esos calzados en las playas o piscinas del mundo, lo que significa que las características del producto sean distintivos relacionados por el público consumidor como calzados de playas de Crocs, no siendo evidente que el diseño tridimensional sea la forma usual para un calzado, sea cual fuere su utilidad, existiendo bastantes elementos que hacen que el producto sea fácilmente identificable como un calzado de la firma, no sólo en Bolivia sino en todo el mundo.

I.2. Petitorio.

Solicita que la demanda una vez admitida y sustanciada, sea declarada probada en todas sus partes, y con base a los fundamentos legales que respaldan su procedencia y legitimidad, se revoque totalmente la resolución impugnada y en consecuencia se disponga el registro del signo diseño trimensional dentro la Clase Internacional 25, con costas y demás condenaciones de ley.

I.3. Admisión de la demanda.

Mediante Resolución de 23 de noviembre de 2017 de fs. 59, se admitió la demanda contenciosa administrativa, disponiéndose el traslado a la entidad demandada a efecto de que responda en el término de ley.

CONSIDERANDO II

II.1. Respuesta a la demanda.

El SENAPI representado legalmente por Carlos Alberto Soruco Arroyo, responde negativamente señalando en lo esencial que en el informe técnico dispuesto, se hace énfasis que realizando la comparación de las características (punta redondeada, orificios en la cubierta del empeine, cinta para asegurar el pie en la parte trasera y la franja de la suela), del diseño tridimensional y el diseño encontrado, se puede afirmar que el diseño tridimensional solicitado no tiene novedad, aspecto también extrañado por la Resolución Administrativa 376/2016 de 8 de septiembre y Resolución Administrativa REV-SD-Nº 244/2016 de 29 de noviembre, enfatizando que en el memorial del recurso jerárquico presentado por Crocs, Inc., de 24 de febrero de 2017, en el punto 2.3. se invoca expresamente sobre la notoriedad de la marca Crocs. en el mundo y en particular en la Comunidad Andina, por lo que no se puede alegar vulneración al principio de congruencia y menos de indefensión.

Añade que la fecha del signo “DISEÑO TRIDIMENSIONAL” solicitado es del 15 de junio de 2015 y la fecha de publicación del diseño registrado como “BAMERS” es 22 de septiembre de 2014, por lo que se colige que el diseño tridimensional solicitado no presenta novedad y se toma convicción que es un diseño de uso común, al existir más diseños similares señalados en el informe dispuesto, por lo que el registro del signo “DISEÑO TRIDIMENSIONAL” solicitado, incurre en la causal de irregistrabilidad comprendida en el art. 135 c) de la Decisión 486, en el caso particular por la forma usual del producto.

Del análisis del signo solicitado, se advirtió que se trata de un diseño tridimensional que presenta una punta redondeada, en la cubierta de su empeine presenta orificios y en los laterales también presentan orificios, presenta una cinta para asegurar el pie en la parte trasera y una franja sobre la zuela, y que de acuerdo a una búsqueda realizada se puede determinar que el diseño tridimensional solicitado no tiene novedad; toda vez, que es utilizada comúnmente para este tipo de productos y que no existe ninguna característica o elemento en la forma que le otorgue distintividad suficiente, incurriendo también en el causal de irregistrabilidad comprendida en el art. 135 b) de la Decisión 486; además, se coligió que el signo solicitado “DISEÑO TRIDIMENSIONAL”, en su conjunto, se constituye en una forma usual para los productos que se pretende amparar dentro la Clase Internacional 25, toda vez que en el mismo no se advierten variaciones que le otorguen distintividad y novedad en su conjunto.

Alude que la firma Crocs Inc. no detalla en forma específica y fundada cuáles son los fundamentos que no fueron atendidos por la autoridad administrativa, aconteciendo lo mismo en relación a la presunta falta de fundamentación y motivación de la resolución impugnada. En cuanto a que no se haya formulado un ejercicio lógico y deductivo al caso bajo análisis, señala que deben acudirse a los considerandos desarrollados y las conclusiones arribadas en la resolución impugnada que en forma congruente establece en forma fundada los motivos que dieron lugar al rechazo del recurso jerárquico.

Respecto al análisis comparativo formulado por Crocs. Inc. entre un zueco y un calzado Crocs., expresa que no guarda relación con los antecedentes del trámite administrativo, careciendo de fuente respecto al elemento comparativo “Zueco”, incluso la parte demandante soslaya deliberadamente antecedentes registrales contenidos en el expediente administrativo y que fueran incluidos en las resoluciones administrativas observadas, que fueron solicitados para sustentar de forma técnica las determinaciones administrativas correspondientes, bajo el principio de verdad material previsto en el art. 4 inc. d) de la Ley de Procedimiento Administrativo y que reflejan de forma objetiva que el signo “DISEÑO TRIDIMENSIONAL” (tridimensional) en la Clase Internacional 25 “calzados” carece de novedad y distintividad, advirtiéndose una forma usual del producto.

Finalmente, enfatiza que el SENAPI actuó dentro del marco de su competencia, enmarcando sus determinaciones en la Decisión 486 de la CAN, Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial del SENAPI, Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, normativa inherente; bajo los principios de legalidad y verdad material.

II.2. Petitorio

Por lo expuesto, solicita que en virtud al art. 190 del Código de Procedimiento Civil, se dicte sentencia declarando improbada la demanda contenciosa administrativa interpuesta y se confirme la Resolución Administrativa impugnada.

II.3. Réplica y Dúplica

En la réplica, la parte demandante expresó que la autoridad demandada se limita a transcribir los argumentos contenidos en la demanda y reitera los antecedentes del procedimiento administrativo sin desvirtuar o cuestionar los argumentos de la demanda, destacando que es en la propia contestación en la parte de conclusiones que la autoridad describe los elementos distintivos del diseño tridimensional cuyo registro se solicitó, sin un análisis coherente y lógico que permita entender el porqué del rechazo a dichos elementos como distintivos, relievando además que la distingibilidad del signo tridimensional, fue demostrada en el proceso de impugnación, reiterando que la forma original de un zueco no es exactamente similar al diseño del calzado que se pretende registrar, de hecho son más las diferencias que las similitudes entre el tradicional zueco y el mundialmente calzado de Crocs, contando el calzado de la firma con un diseño particular que per se lo distingue de un zueco tradicional, así como de sandalias o zapatillas que pudieran utilizarse para fines comunes. En cuanto a los informes emitidos en la fase administrativa, señala que no constituyen en sí mismos aseveraciones irrefutables sobre las que los actos administrativos impugnados puedan considerarse válidos y legítimos, sino actos de mero trámite interno. Reitera la omisión del SENAPI de referir, considerar y valorar los argumentos y agravios presentados, sin que las normas que sustentan el rechazo del registro, hayan sido analizadas en cuanto a su contenido y alcance, limitándose a analizar la forma del calzado antes que los elementos que lo componen y que le otorgan la distintividad mundialmente reconocida.

La autoridad demandada no presenta dúplica, conforme consta a fs. 197 de obrados.

CONSIDERANDO III:

III.1. Naturaleza del proceso contencioso administrativo.