SE/0121/2021

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA

SENTENCIA N° 121/2021

EXPEDIENTE : 356/2018

DEMANDANTE : Gianfranco Ferré S.p.A., JLT

DEMANDADO (A) : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual -SENAPI

TIPO DE PROCESO : Contencioso Administrativo

RESOLUCION IMPUGNADA : DGE/DEN/J-Nº 208/2018 de 25 de julio

MAGISTRADO RELATOR : Dr. Olvis Eguez Oliva

LUGAR Y FECHA : Sucre, 04 de octubre de 2021

VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 38 a 43 vta., interpuesta por José María Caballero Alcocer en representación legal de la firma Gianfranco Ferré S.p.A., JLT., en virtud a Testimonio de Poder Nº 1211/2018, otorgado ante Notaría de Fe Pública Nº 27, correspondiente al Distrito Judicial de La Paz, a cargo de Paola Evangelina Rodríguez Zaconeta, impugnando la Resolución Administrativa DGE/DEN/J-Nº 208/2018 de 25 de julio, emitida por la Dirección General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), dentro del recurso jerárquico en el proceso administrativo de oposición contra la solicitud de registro de la marca “FERRE” (mixta), para aplicarse a productos de la Clase 11 Internacional; el memorial de contestación de la autoridad demandada de fs. 91 a 103 vta., el memorial de réplica de fs. 107 a 110 vta., la dúplica de fs. 114 a 116; la interpretación prejudicial de fs. 128 a 148; los antecedentes procesales y de emisión de la resolución impugnada.

CONSIDERANDO I:

I.1. Motivos de la demanda contenciosa administrativa.

La firma Gianfranco Ferré S.p.A., JLP representada legalmente por José María Caballero Alcocer, interpone demanda contenciosa administrativa impugnando la Resolución Administrativa DGE/DEN/J-Nº 208/2018 de 25 de julio, en base a los siguientes argumentos:

Como antecedentes de hecho señala que el 6 de mayo, la empresa FEMAS METAL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, solicitó el registro de la marca “FERRE”, ante dependencias del SENAPI, para distinguir los productos de la clase 11 de la Clasificación Internacional, siendo asignada a dicha solicitud el Nº SM. 2168-2016, por lo que previa su publicación, el 24 de noviembre de 2016, presentó demanda de oposición en base a las marcas “FERRE” en las Clasificaciones 9, 14, 18, 24, 25, 39, 18 y 25; es así, que previa exigencia de documentación respaldatoria de su personería y el trámite de admisión y notificación a la parte contraria, el 20 de diciembre de 2017, se le notificó con la Resolución Administrativa Nº 480/2017 que declaró improbada la demanda de oposición.

Interpuesto de su parte el recurso de revocatoria, fue rechazado por Resolución Administrativa DPI/OPO/REV-Nº 19/2018; y, el 14 de marzo de 2018, formuló recurso jerárquico, que también fue rechazado por Resolución Administrativa DGE/DEN/J-Nº 208/2018, que además confirmó la resolución impugnada dando por concluida la vía administrativa.

Como fundamentos de la demanda, refiere impugnar la última Resolución Administrativa citada alegando previa cita del art. 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que las marcas FERRE y FERRE, acusan innegable identidad y por lo tanto, la marca de FEMAS METAL SANAVI VE TICARET ANONIM SIRKETI, debe ser denegada debido a la existencia previa de su marca; además, de que no existe diferencia alguna entre ambos signos, por lo que resulta imposible diferenciarlas, pues ambas marcas están compuestas por la misma cantidad de letras, las dos marcas son una sola palabra, las cinco letras son exactamente las mismas y están colocadas en el mismo orden; en corto, ambas marcas son idénticas, además que el impacto visual, gráfico y conceptual, que provocan ambas marcas es exactamente lo mismo. Añade la similitud fonética, ya que siguiendo los lineamientos de comparación establecidos por el Tribunal Andino de Justicia, el resultado siempre es el mismo, ya que el conjunto de ambas produce un impacto gráfico, fonético y concepto idéntico.

No obstante, refiere que la autoridad impugnada niega que exista conexión competitiva en los productos comprendidos por una de sus marcas y la marca de contrario, lo que resulta alejado de la verdad, porque la marca objeto de oposición en Clase 11 distingue “Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua e instalaciones sanitarias; aparatos eléctricos y operados de gas, máquinas y equipos utilizados en la cocina y cocción, es decir parrillas, hornos, estufas, autoclaves; instalaciones y aparatos de aire acondicionado, campanas extractoras para cocinas”; en tanto que la marca FERRE Clase 9 a su nombre, distingue: “Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras; máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores”; resultando que ambas clases incluyen entre otros, productos destinados a ser utilizados en el hogar, como cocinas, hornos, refrigeradores, calefacción, balanzas, equipos de medición, videograbadoras, aparatos fotográficos, máquinas de calcular y ordenadores; en ese sentido, es muy probable que los productos sean comercializados mediante los mismos canales, por ejemplo tiendas donde se vende línea blanca, lo que puede acrecentar el riesgo de confusión.

Otro factor es la relación que indudablemente existe entre los productos de ambas clases, así por ejemplo si un horno se comercializa en la Clase 9, es muy factible confundir la marca con la de la otra empresa que comercialice balanzas para cocina, resultando que en la nota explicativa de la Clase 9, se indican algunos productos de la clase 11 que no están incluidos en la primera, siendo esta aclaración una presunción indirecta que existe la posibilidad real de confusión entre ambas clases.

Añade que dado que muchas empresas de reconocido prestigio han optado por diversificar su producción, el consumidor promedio podría asumir que los productos de la Clase 11 ofrecidos por el demandado son en realidad los ofrecidos por Gianfranco Ferré, hecho que sin duda podría ocasionar daños a su figura y nombre, a cuyo fin glosa el entendimiento del Tribunal de la Comunidad Andina en el proceso 40-IP-2004, puntualizando que el caso cae dentro del supuesto ii), ante la existencia de identidad entre los signos y una gran semejanza en los productos que distinguen ambas marcas.

Por otra parte, indica que el término Ferré es el apellido de Gianfranco Ferré y por tanto también le asiste un derecho de ser protegido de acuerdo a lo establecido por el art. 136, literal e) de la decisión 486, respecto al cual el Tribunal de Justicia Andina se pronunció en el proceso 65-IP-2015, debiendo notarse que la marca de contrario consiste exclusivamente en el apellido de Gianfranco Ferré, fundador y dueño de la firma Giangranco Ferré S.p.A. JLT.

I.2. Petitorio.

Solicita la admisión de la impugnación a la Resolución Administrativa DGE/DEN/J-Nº 208/2018 de 25 de julio y sea declarada probada la demanda contenciosa administrativa.

I.3. Admisión de la demanda.

Mediante Resolución de 20 de noviembre de 2018 de fs. 45, se admitió la demanda contenciosa administrativa, disponiéndose el traslado a la entidad demandada a efecto de que responda en el término de ley, así como la notificación del tercer interesado.

CONSIDERANDO II

II.1. Respuesta a la demanda.

El SENAPI representado legalmente por Carlos Alberto Soruco Arroyo, responde negativamente la demanda, señalando previa glosa de los criterios contenidos en la Resolución Administrativa impugnada, que la misma se adecua y ampara no solamente en la normativa supranacional emanada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sino en la normativa nacional, así como en los presupuestos de fundamentación, motivación y congruencia, ratificando los fundamentos contenidos en la Resolución impugnada.

Refiere que los signos en conflicto, conllevan una coincidencia Ortográfica, Fonética y Conceptual, que es relativa a la concurrencia de identidad y/o semejanza de signos; empero, también debe concurrir la conexión competitiva de productos, para que exista riesgo de confusión y/o asociación, siendo menester acudir a la línea jurisprudencial del Tribunal de Justicia en los procesos 12-IP-2002, 82-IP-2002, 48-IP-2004 y 065-IP-2013, de modo que la sola concurrencia de identidad y/o semejanza de los signos en disputa, no es sinónimo de riesgo de confusión, sin que el demandante haya acreditado de manera idónea de qué manera concurre el aludido riesgo, limitándose a formular argumentos e hipótesis.

Añade que la parte demandante de manera inconsistente, asevera que las clases 9 y 11 de la Clasificación Internacional de Niza se incluirían productos destinados al hogar; sin embargo, la aludida afirmación no está sustentada objetivamente con elemento probatorio; por el contrario, la Organización de Propiedad Intelectual estableció en forma expresa, que respecto a la clase internacional 9, no comprende los siguientes productos: “los calentadores eléctricos, las aparatos eléctricos para calentar líquidos, para la cocción, la ventilación”, presupuesto que extiende el alejamiento de los productos de la Clase 11, con relación a los productos de la clase 9, conforme se detalló en la Resolución Administrativa impugnada.

Refiere que la parte demandante no sustenta con medio idóneo qué productos de las Clases 9 y 11, serían comercializados mediante los mismos canales, ni establece qué productos de la clase 9 que le pertenecen serían comercializados en una tienda de línea blanca.

Agrega que la jurisprudencia invocada correspondiente al proceso 441-IP-2015 es relativa a productos farmacéuticos de la Clase 5 que pueden encontrarse en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase, que bien pueden confundirse y aplicar

un producto de la Clase 3 con riesgo de incurrir en confusión al consumidor medio, pensando que está usando un medicamento para uso animal o vegetal o viceversa, resultando una problemática absolutamente disímil, con relación a los productos comprendidos en las clases 9 y 11.

Reitera respecto al proceso 40-IP-2004, que para que se configure el riesgo de confusión o asociación, no es suficiente la identidad de signos, en tanto no concurra la semejanza o identidad de productos o servicios, habiéndose establecido la acreencia de conexión competitiva entre la marca “FERRE de la Clase 9 Internacional a nombre de la parte demandante con relación a la marca FERRE de la Clase 11 Internacional solicitada por la firma FEMAS METAL SANAVI VE TICARET ANONIM SIRKETI.

En cuanto a la presunta concurrencia del impedimento de registro, previsto en el art. 136 literal e) de la Decisión 486 de las CAN, resalta que previa compulsa de las páginas WEB, se pudo establecer que el término “GIANFRANCO FERRE” se refiere al nombre de una persona, las marcas que se han registrado a su nombre en el SENAPI se encuentran relacionadas con productos o artefactos de diseñar (clases 9, 11, 18, 24 y 25), que se encuentran en el mundo de la moda; y, de la búsqueda del término “FERRE”, se denota que se encuentra en una variedad de páginas WEB, por lo que se traduce en un término general; además del análisis del caso en concreto, se logró establecer en base al principio de especialidad, que los productos que protegen marcas son nítidamente distintos, por lo que no concurren las causales de irregistrabilidad del art. 136 literales a) y e) de la Decisión 486.

II.2. Petitorio

Por lo expuesto, solicita se declare improbada la demanda y se confirme la Resolución Administrativa DGE/DEN/J-Nº 208/2018 de 25 de julio.

II.3. Réplica y Dúplica

En la réplica, la parte demandante reiteró los argumentos que sostienen la demanda contenciosa administrativa; y, en la dúplica, la entidad demandada reitero aquellos contenidos en su respuesta, conforme las actuaciones de fs. 107 a 110 vta. y 114 a 116, respectivamente.

II.4. Tercero interesado.

Por diligencia de fs. 72 se notificó con la demanda a la Empresa FEMAS METAL SANAVI VETICARET ANONIM SIRKETI en su condición de tercero interesado sin apersonarse al proceso.

CONSIDERANDO III:

III.1. Naturaleza del proceso contencioso administrativo.

El procedimiento contencioso administrativo, constituye una garantía formal que beneficia al sujeto administrado en el ejercicio del poder público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le sean gravosos, logrando el restablecimiento de los derechos lesionados con la interposición del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa.

En este marco legal, el art. 778 del Código de Procedimiento Civil, establece: "El proceso contencioso administrativo procederá en los casos en que hubiere oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere ocurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente del acto administrativo y agotando ante ese Poder todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado".

Así establecida la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, en relación con el numeral 2 del art. 2 y con el art. 4 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, reconocida la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda para la resolución de la controversia, por la naturaleza del procedimiento contencioso administrativo que reviste las características de juicio de puro derecho, cuyo objeto es conceder o negar la tutela solicitada por la demandante, teniéndose presente que el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico, corresponde a este Supremo Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por la parte demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por el SENAPI.