SE/0133/2021

SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

SEGUNDA

SENTENCIA N° 133/2021

EXPEDIENTE : 07/2018

DEMANDANTE : SOCIETE DES PRODUCITS NESTLÈ S.A.

DEMANDADO (A) : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual-SENAPI

TIPO DE PROCESO : Contencioso Administrativo

RESOLUCION IMPUGNADA : R.A. DGE/NUL/J-0232/2017 de 06 de septiembre

MAGISTRADO RELATOR : Dr. Carlos Alberto Egüez Añez

LUGAR Y FECHA : Sucre, 04 de octubre de 2021

VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 54 a 67, interpuesta por Luz Mónica Rivero de Rocabado en representación legal de SOCIÈTÈ DES PRODUITS NESTLÈ S.A. (NESTLÉ), impugnando la Resolución Administrativa Nº DGE/NUL/J-0232/2017 de 6 de septiembre, de fs. 72 a 96, emitida por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), contestación a la demanda, de fs. 137 a 149, respuesta del tercero interesado a fs. 168 a 170 vta., réplica de fs. 175 a 180, dúplica de fojas 184 a 189, los antecedentes del proceso y de emisión de la resolución impugnada.

CONSIDERANDO I:

I.1 CONTENIDO DE LA DEMANDA:

Que, Luz Mónica Rivero de Rocabado en representación legal de SOCIÈTÈ DES PRODUITS NESTLÈ S.A. en adelante NESTLÉ, en mérito a Testimonio de Poder Especial Nº 0677/2015, otorgado por ante la Notaría de Fe Pública Nº 95 del Distrito Judicial de La Paz, interpone demanda contenciosa administrativa contra la Resolución Administrativa Nº DGE/NUL/J-0232/2017 de 6 de septiembre, de fs. 72 a 96, emitida por el SENAPI, al amparo de lo dispuesto por la Ley 620, la Ley 025, los arts. 778 al 781 del Código de Procedimiento Civil (CPC), arts. 69 y 70 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA) y normas legales aplicables al caso. Luego de desarrollar los antecedentes administrativos, funda su demanda en los siguientes argumentos:

Acusa, que la Resolución Administrativa Nº DGE/NUL/J-0232/2017 de 6 de septiembre, emitida por la Dirección General Ejecutiva del SENAPI, vulnera las normas y reglas del cotejo y análisis de registrabilidad de una marca contenidas en el art. 136 de la Decisión Nº 486. Asimismo, señala que el art. 150 de la Decisión Nº 486, dispone que el SENAPI debe realizar el examen de registrabilidad sobre el signo solicitado, hayan o no presentado oposiciones en el término legal; pues, dicho examen debe ser realizado a través de las Interpretaciones Prejudiciales emanadas del Tribunal de Justicia de la CAN que estableció las reglas y principios, como base para realizar el examen de registrabilidad y los aspectos que deben considerarse por la oficina nacional competente para realizar el cotejo de los signos, para determinar el grado de confundibilidad que pudiera identificarse respecto de marcas idénticas o similares.

Refiere, que cuando se realiza el examen de registrabilidad, de un signo solicitado, se debe verificar si el signo es idéntico o se asemeja a una marca anteriormente solicitada, que se encuentre registrada para los mismos productos o servicios, también para aquellos donde el registro pudiera causar riesgo de confusión o de asociación por el público consumidor; señalando, que la Jurisprudencia y Doctrina del Derecho Comunitario Andino, establecen tipos de similitud ortográfica, fonética e ideológica. De igual manera señala, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, estableció reglas para realizar el cotejo marcario, consistentes en: “1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”. Manifestando que en los hechos todos estos controles fueron omitidos; ya que se registró una marca vulnerando las disposiciones del art. 136 de la Decisión 486, señalando también que la misma norma comunitaria prevé las acciones para subsanar esta vulneración con las acciones de Nulidad Absoluta y Nulidad Relativa, establecidas en el art. 172 de la Decisión Nº 486.

Sostiene, que en el procedimiento administrativo de la acción de nulidad relativa, que independientemente de haber presentado oposición o no en contra de la marca “CERELUM”, por lo dispuesto en el art. 150 de la Decisión 486, el SENAPI debió realizar un análisis de registrabilidad del signo solicitado en forma detenida y siguiendo lo establecido por la norma y la jurisprudencia andina. En ese sentido, sostiene, que en los hechos en el examen no se realizó ni se aportó prueba con la copia del formulario de análisis de registrabilidad realizado por la “Examinadora de Signos Distintivos 2” de la Dirección del SENAPI, documento que cursa en el expediente de la solicitud de marca SM 3033-2014 del SENAPI, el mismo, que fue producido bajo el derecho reconocido en el art. 16 inc. f) de la Ley Nº 2341, extremos ignorados en la Resolución Administrativa Nº DGE/NUL/J-0232/2017, afectando el debido proceso y el derecho de los administrados a obtener una respuesta fundada y motivada a las peticiones y solicitudes previstas en el art. 16 inc. h) de la Ley Nº 2341.

Manifiesta, que en el formulario mencionado precedentemente, en su numeral 5. referido a la Distintividad Extrínseca, respecto al Riesgo de Confusión o de Asociación, Marca Notoria y Riesgo de Dilución, la analista se limitó a marcar las casillas con la palabra “NO”, como que no existía ninguna de las causales, así como, todas las casillas del numeral 6. Relación de Clase/Registros Existentes o encontrados se encuentran en blanco, evidenciando que en ningún momento se realizó la verificación de marcas registradas vigentes como CERELAC y NESTUM, siendo las mismas de propiedad de NESTLÉ; se encuentran vigentes y son de fecha anterior a la marca solicitada; por lo que, la marca CERELUM incurriría en la causal de prohibición establecida en el art. 136 inc. a) de la Decisión 486, al resultar una marca que si no es idéntica resulta extremadamente similar y por tanto confundible con las marcas registradas con anterioridad por NESTLÉ. Continúa señalando, que la actividad defectuosa en el supuesto examen de registrabilidad realizado por el SENAPI, no cumple con lo dispuesto por el art. 150 de la Decisión 486, ya que el mismo no cuenta con la debida motivación. Para tal efecto refiere el Proceso 419-IP-2016, de 20 de octubre; así como, el Proceso 61 IP-2014.

Alega, que el SENAPI respecto de las marcas débiles o evocativas para aplicarlas al caso fue un error, al afirmar que el término “CERE” presente en las marcas en conflicto “CERELAC” y “CERELUM” es evocativo de cereal haciendo referencia a una de las características del producto como preparaciones hechas de cereales y que por tanto resultaría marcariamente débil.

Señala que el SENAPI, omitió que las marcas registradas por NESTLÉ como “CERELAC” registradas con anterioridad a la solicitud del signo “CERELUM”, se encuentran registradas y vigentes en las clases int. 5 que distingue entre otros productos, preparaciones farmacéuticas, substancias alimenticias para bebés, suplementos dietéticos y nutricionales; en la clase 29 entre otros, legumbres, frutas, productos alimenticios provenientes del mar, leche, crema de leche, otras preparaciones a base de leche, leche de soya y en la clase 30 entre otros extractos de café, extractos de té, preparaciones y bebidas hechas a partir de cacao, artículos de pastelería. Continúa señalando, que el término “CERE” en las marcas registradas por su mandante, no necesariamente evocan la idea de cereal o que se trate del tipo de marcas sugestivas por lo expresado precedentemente; en tal sentido no resulta marcariamente débil y cualquier cotejo entre signos similares o idénticos denominativos o mixtos cuando el componente denominativo prevalece sobre el figurativo debe ser realizado respecto de las marcas CERELAC registradas con anterioridad, en su conjunto en integridad; y, que el SENAPI omitió la causal de registrabilidad contenida en el art. 136 inc. a) de la Decisión 486, que no solamente establece la negativa de registro para signos idénticos o semejantes anteriormente registrados a la marca solicitada, sino que la concesión del signo solicitado produce riesgo de confusión y peligro de asociación; por ello, el SENAPI debió evitar el doble uso de una marca idéntica o similar en el mercado que cause confusión al público, al efecto citó el Proceso 11-IP-96.

Alega que las marcas “CERELAC” y “CERELUM” comparten una misma raíz y el número de sílabas es el mismo, que fonéticamente la sílaba tónica es para ambos casos la última, siendo fácilmente confundibles por el consumidor medio; que en la visión en conjunto de los signos CERELAC - CERELUM en el elemento que resalta existe riesgo de confusión.

Refiere que la Dirección de Propiedad del SENAPI reconoció a tiempo de emitir la Resolución Administrativa del recurso de revocatoria, que la Conexión Competitiva entre las marcas “CERELAC” en la clase 29 y en la clase 30 del clasificatorio internacional del signo demandado CERELUM; y, que el SENAPI en la Resolución Administrativa Nº DGE/NUL/J-0232/2017 señaló que no se cumplen los supuestos del riesgo de confusión ni la conexión competitiva de productos; por lo que, es contraria a la verdad material de los hechos.

Finalmente señala que entre los signos cotejados “CERELAC” “NESTUM” y el signo demandado “CERELUM” no sólo existe conexión competitiva sino confundibilidad por identidad y semejanzas en el tipo visual, conceptual y fonético, que el SENAPI ha obviado, produciendo el agravio vulnerando normas del debido proceso y de verdad material que se denuncian a través de la presente demanda contencioso administrativa; señalando, que lo expuesto por el art. 29 de la Ley Nº 2341, referido al contenido de los Actos Administrativos, deben ajustarse a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, que considerando a la Decisión Nº 486 como Derecho Supranacional que forma parte del bloque de constitucionalidad del Estado Boliviano conforme dispone el art. 410 parágrafo I de la Constitución Política del Estado (CPE), cualquier decisión o acto de autoridad administrativa como el SENAPI que vaya en contra de las normas de la Decisión Nº 486, sus fuentes como la Doctrina y Jurisprudencia del Tribunal Andino, se constituye en una infracción al ordenamiento jurídico en su conjunto.

I.2. PETITORIO

Con base en los fundamentos presentados, solicitan se declare probada la demanda contencioso administrativa y en consecuencia, anule en forma total la Resolución Administrativa Nº DGE/NUL/J-0232/2017, de 6 de septiembre, emitida por el SENAPI.

CONSIDERANDO II:

II.1. DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

Mediante memorial de contestación negativa a la demanda, de fs. 152 a 164 vta., se apersonó Carlos Alberto Soruco Arroyo, Director General Ejecutivo y representante legal del SENAPI, en virtud a Resolución Ministerial MDPyEP/DESPACHO/N°152.2017, de 9 de junio, para responder negativamente a la demanda incoada en su contra, manifestando que:

El art. 134 de la Decisión 486 -sobre la marca y los requisitos para su registro- dispone que constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Asimismo, señala que podrán registrarse como marcas, los signos susceptibles de representación gráfica y que la naturaleza del producto o servicio al cual se aplicará una marca, en ningún momento será obstáculo para su registro.

Señala, que podrán constituir marcas las palabras o combinación de palabras, un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y suceptibilidad de representación gráfica, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los arts. 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Alega sobre la nulidad marcaria establecida, señalando el art. 172 de la Decisión 486, que comprende la nulidad absoluta y relativa; al efecto citó el Proceso 90 IP-2010, manifestando el análisis del registro de la marca CERELUM con Nº 158267-C en el marco de las causales de la Decisión 486, impugnados en el Recurso Jerárquico.

Por otro lado señala, que a efectos de determinar cuál debe ser la forma de cotejo marcario, en cuanto la marca denominativa y otra mixta de la firma demandante, refiere que una marca mixta se reconoce en virtud de que se compone de un elemento denominativo y un elemento gráfico; por ello, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor; por lo que, se puede evidenciar que en la marca del demandante, el denominativo es el predominante, por ser éste, el de mayor percepción e identificación para un consumidor medio.

Refiere, que las similitudes desde el punto de vista: Ortográfico, las marcas “CERELAC” del demandante y “CERELUM” del demandado, el elemento CERE es evocativo, sugestivo y débil del término CEREAL, las partículas distintivas son los sufijos, entre los cuales la única coincidencia es la letra “L” y por la diferencia de las vocales y consonantes que conforman dichos sufijos se reconoce la suficiente distintividad ortográfica entre las marcas en conflicto. Señala, con relación a los signos “CERELAC” y “CERELUM”, el elemento CERE es evocativo, sugestivo y débil del término CEREAL, el mismo no puede ser objeto de monopolio exclusivo, siendo los sufijos las partículas distintivas, entre los cuales la única coincidencia es la letra “L” y por la diferencia de vocales y consonantes que conforman dichos sufijos se reconoce la suficiente distintividad ortográfica. “NESTUM” y “CERELUM”, se tiene que las mismas comparten la primera vocal “E” y la conjunción “UM” en el sufijo de los signos; sin embargo, ambos se encuentran compuestos además por otras vocales y consonantes diferentes como la “N-S-T” en la marca del demandante y las letras “C-R-E-L” en la marca demandada, siendo diferenciables en el plano ortográfico. Fonético, con relación a “CERELAC” y “CERELUM” si bien ambas comparten el prefijo CERE el mismo es un elemento débil y que los sufijos LAC y LUM son los que poseen las sílabas tónicas haciendo a los signos en conjunto distinguibles; con relación a la marca “NESTUM” y “CERELUM”, su estructura fonética es diferente, que en la pronunciación de las letras “T” y “L” en dichos sufijos es diferente y que la composición de los prefijos NES y CERE, hacen en la suma un conjunto fonéticamente diferenciables. Ideológico, que entre las marcas “CERELAC y CERELUM”, ambas se constituyen en signos de fantasía, no poseen un significado en idioma español; con relación a los signos “NESTUM” y “CERELUM” los mismos tratan de signos de fantasía por lo tanto son diferenciables.

Señala que la naturaleza de los productos, se encuentran en clases internacionales diferentes:

CERELAC (denominación y diseño) con Registro Nº 158949-C que protege en la clase 5 internacional: “Alimentos dietéticos y substancias para uso médico y clínico; leche formulada, alimentos, bebidas y substancias alimenticias para niños para uso médico; alimentos y substancias alimenticias para bebés y enfermos para uso médico; alimentos y substancias alimenticias para mujeres embarazadas y mujeres que amamantan para uso médico; suplementos dietéticos y nutricionales para uso médico; preparaciones vitamínicas, suplementos alimenticios y minerales para uso médico”.

CERELUM (mixta) con registro Nº 158267-C que distingue productos en la clase 30 internacional: “Harinas y féculas (harina de maíz)”.

CERELAC (denominación) con registro Nº 109891-C que protege en la clase 29 internacional: entre otros: legumbres, frutas, productos alimenticios, provenientes del mar, leche, crema de leche, otras preparaciones a base de leche, leche de soya, preparaciones, proteinitas para la alimentación.

CERELUM (mixta) con registro Nº 158267-C que distingue productos en la clase 30 internacional: “Harinas y féculas (harina de maíz)”.

CERELAC (denominación) con Registro Nº 109893-C que protege en la clase 30 internacional entre otros: extractos de café, extractos de té, preparaciones y bebidas hechas a partir del cacao, artículos de pastelería.

CERELUM (mixta) con registro Nº 158267-C que distingue productos en la clase 30 internacional: “Harinas y féculas (harina de maíz)”.

Con relación a los signos NESTUM de la clase 29 con registro Nº 5391-C que protege en la clase 5 internacional “Productos comprendidos en la clase 5” y CERELUM (mixta) con registro Nº 158267-C que distingue productos en la clase 30 internacional: “Harinas y féculas (harina de maíz)”.

Alega que, conforme a la descripción señalada precedentemente, los productos se encuentran en clases internacionales diferentes, la 5 y la 30, por lo que no compartirán similares canales de comercialización, ni pertenecen al mismo género de productos; consiguientemente, no se evidencia conexión competitiva de productos.

Manifiesta, que de lo referido, se evidenció que las marcas analizadas poseen suficiente distintividad ortográfica, fonética e ideológica; y pueden ser perfectamente distinguibles por un consumidor medio; que no existe conexión competitiva con las marcas del demandante en la clase 5; que si se evidenció conexión competitiva de productos entre los registros de las clases 29 y 39; sin embargo, no se cumplen los dos supuestos esenciales para originar un riesgo de confusión, por lo que, no se halla inmersa dentro de la causal de irregistrabilidad establecida en el art. 136 inc. a) de la Decisión 486 de la CAN, siendo por ello improcedente la causal de nulidad invocada en el marco del art. 172 párrafo segundo de la Decisión 486, reclamada en Recurso Jerárquico.

II.2 PETITORIO

Pide se declare improbada la demanda, se confirme, la Resolución Administrativa DGE/NUL/J-0232/2017, de 06 de septiembre, emitida por el SENAPI, por estar enmarcada en la Decisión 486 de la CAN, Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial y Observancia del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, Ley 2341 de Procedimiento Administrativo y el DS 27113 Reglamento a la Ley del Procedimiento Administrativo, Ley 1178, el Clasificador Internacional del Acuerdo de Niza y el Código Procesal Civil.

II.3 Tercero interesado

Mediante memorial de fs. 168 a 170 vta., Cesar Milciades Peñaloza Antuña, en representación legal de MONTECRISTO BOLIVIA S.R.L., se apersona en calidad de tercero interesado, manifestando que:

El SENAPI, a través de sus técnicos especializados, determinó, que no existía ninguna marca parecida o similar con la cual se pueda generar riesgo de confusión y a raíz de ese examen se otorgó el registro de la marca CERELUM; lo que significa, que se realizó un análisis de registribilidad, para determinar la concesión de la marca CERELUM, ya que no existió ni existe riesgo de confusión con marcas de terceros.