SE/0135/2020

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Sentencia Nº 135

Sucre, 25 de septiembre de 2020

Expediente : 332/2017-CA

Demandante : Firma CROCS INC

Demandado : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

Proceso : Contencioso Administrativo

Resolución impugnada : DGE/OPO/J- N° 168/2017 de 7 de julio

Magistrado Relator : Lic. José Antonio Revilla Martínez

Emitida dentro del proceso contencioso administrativo seguido por la Firma CROCS INC contra el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual.

VISTOS: La demanda contencioso administrativa de fs. 33 a 39, interpuesta por Perla Roxana Koziner Urquieta, en representación de la Firma CROCS INC, contra el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), representado por su Director General Ejecutivo, Carlos Roberto Soruco Arroyo; impugnando la Resolución Administrativa DGE/OPO/J- N° 168/2017 de 7 de julio; el Auto de admisión de 23 de octubre de 2017, a fs. 42; la contestación a la demanda de fs. 96 a 104; la réplica de fs. 118 a 120; la dúplica de fs. 123 a 125; el decreto de Autos para Sentencia a fs. 126; los antecedentes procesales y todo lo que en materia fue pertinente analizar; y:

I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO:

El 15 de junio de 2015, CROCS INC, representada por Perla Roxana Koziner Urquieta, solicitó el registro de marca del producto “DISEÑO TRIDIMENSIONAL” aplicada para distinguir los productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional del producto: calzados. (fs. 21 Anexo 1).

Mediante Resolución Administrativa DPI/SD/Denegatoria N° 377/2016, de 8 de septiembre, el Director de Propiedad Industrial SENAPI denegó la solicitud de registro del signo distintivo DISEÑO TRIDIMENSIONAL en la Clase 25 de la Clasificación Internacional, con Número de Publicación 181512, disponiendo el archivo de obrados (fs. 38-45 Anexo 1).

Contra la citada Resolución Denegatoria, CROCS INC, a través de su apoderada legal, interpuso recurso de revocatoria, que fue resuelto por la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI mediante Resolución Administrativa REV-SD-N° 245/2016 de 29 de noviembre, que rechazó el recurso de revocatoria interpuesto, en consecuencia confirmó de forma total la Resolución Administrativa DPI /SD/Denegatoria N° 377/2016, de 8 de septiembre (fs. 58-63 Anexo 1).

Contra la Resolución Administrativa del recurso de revocatoria, CROCS INC, a través de su apoderada legal, interpuso recurso jerárquico, que fue resuelto mediante la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-N° 168/2017 de 7 de julio, que rechazó el recurso jerárquico interpuesto; y en consecuencia confirmó en forma total la Resolución Administrativa REV-SD-N° 245/2016 de 29 de noviembre (fs. 90-101 Anexo 1).

El 19 de octubre de 2017, la firma CROCS INC interpuso demanda contencioso administrativa, que cursa de fs. 33 a 39, contra la citada Resolución Jerárquica, que se resuelve en la presente Sentencia.

II. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA Y LA CONTESTACIÓN:

Demanda.

Del análisis del contenido de la demanda contencioso administrativa, se evidencia que impugna la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-N° 168/2017 de 7 de julio, emitida por el Director General del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, alegando lo siguiente:

La Resolución Jerárquica impugnada carece de motivación y fundamentación, buscando legitimar la decisión adoptada, advirtiéndose la absoluta ausencia de valoración de los argumentos y fundamentos jurídicos que CROCS INC ha señalado.

Señaló que el SENAPI citó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro el proceso 25-1P-2011, sustentando que la notoriedad de la marca no se presume, sino que debe ser probada por quien alega ese estatus, posteriormente, basado en esta cita, el SENAPI habría concluido que la parte recurrente no presentó prueba alguna que demuestre que el signo sea considerado como una marca notoriamente conocida, incorporando un nuevo criterio de valoración referente a la notoriedad, cuando la Resolución N° 377/2016 de 8 de septiembre, fundamentó el rechazo del registro exclusivamente en la notoriedad, concepto que es diferente al incorporado.

La incorporación de la notoriedad en las observaciones del SENAPI, vulnera la congruencia de las resoluciones y deja en indefensión al haber sido impedidos, restringidos y suprimidos ante este argumento.

Las nuevas valoraciones realizadas en la resolución impugnada no fueron solicitadas ni cuestionadas en etapas precedentes, aspecto que conlleva la carencia de elementos esenciales que genera un vicio de nulidad absoluta, conforme al art. 35 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), por lo que corresponde la revocatoria total de los actos administrativos.

El SENAPI refiere que la solicitud de registro del signo distintivo se encontraría dentro las causales de irregistrabilidad del art. 135 incs. b) y c) de la Decisión 486 de la CAN; sin embargo, ese extremo demostraría la omisión de los argumentos expuestos por el administrado, porque la normativa no fue analizada en cuanto a su contenido y alcance, siendo alegadas sólo como fundamento normativo, limitándose a hacer referencia a Sentencias emitidas por el Tribunal Andino, sin que contenga un análisis lógico y deductivo, creando nuevamente la ausencia de motivación del acto administrativo.

Dentro de los fundamentos del SENAPI, manifiesta que el diseño “tridimensional” tiene la forma visible de un zueco de goma, cuando esto no sería exactamente similar al diseño del calzado que se pretende registrar, siendo más las diferencias que las similitudes entre el zueco y el calzado de CROCS.

La autoridad administrativa no ha valorado los elementos distintivos del calzado como son la punta redondeada típica de la marca CROCS INC, la cinta para asegurar el pie en la parte trasera, orificios de ventilación y la franja sobre la suela.

Manifestó que no es evidente que el diseño tridimensional solicitado carezca de distintividad y se encuadre en la causal del art. 135 inc. d) de la Decisión 486 de la CAN.

Por otra parte, sobre la supuesta forma usual del producto, la firma demandante señaló que este calzado fue diseñado originalmente por la empresa CROCS INC el año 2002, como un calzado de playa para competir con las usuales sandalias o hawaianas, siendo que por su forma permite el uso de éstos en las playas o piscinas del mundo.

Asimismo, indicó que el SENAPI, bajo una valoración restringida se limitó a analizar la forma del calzado, antes que los elementos que lo componen y que le otorgan la distintividad mundialmente reconocida.

Petitorio.

Concluyó solicitando se declare probada la demanda contencioso administrativa, se revoque la Resolución Administrativa DGE/OPO/J- N° 168/2017 de 7 de julio; en consecuencia, se disponga el registro del signo diseño tridimensional dentro la Clase Internacional 25.

Admisión.

Mediante Auto de 23 de octubre de 2017, a fs. 42, se admitió la demanda contencioso administrativa, de conformidad con los arts. 327, 379 y 380 del Código de Procedimiento Civil (CPC-1975) y 2-2 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, disponiéndose el traslado al demandado y al tercero interesado, con provisión citatoria a objeto de que asuman defensa.

Contestación.

El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, representado por su Director General Ejecutivo y Representante Legal, Carlos Alberto Soruco Arroyo, por memorial de fs. 96 a 104, contestó negativamente la demanda contencioso administrativa, de acuerdo a los siguientes argumentos:

El demandado manifestó que el registro de una marca, entendido en el art. 134 de la Decisión 486, constituye cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Asimismo, señaló que pueden constituirse en marcas las palabras o combinaciones de palabras; es decir, un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, siendo que los signos no están insertos en ninguna de las causales de irregistrabilidad señalada en los arts. 135 y 136 de la Decisión 486 de la CAN; la distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

Respecto a las marcas tridimensionales, citó los procesos 87-IP-2010, 142-IP-2012, manifestando que están prohibidos los registros de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases o en forma impuesta por la naturaleza o la función del producto de sus envases o envoltorios.

Afirmó que las formas de uso común, son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado, en relación con determinado grupo de producto, en el que el consumidor no relaciona dichas formas con los productos y con una especie determinada.

Señaló que conforme la jurisprudencia Andina, un signo tridimensional para su registro, debe ser apto para distinguir en el mercado los productos que constituyan su objeto, aptitud distinta que presupone su perceptibilidad por cualquier sentido, así como ser susceptible de representación gráfica y no estar inmerso en las causales de irregistrabilidad previstas en los arts. 135 y 136 de la Decisión 486 de la CAN; por lo que la distintividad del envase o forma de producto resulta de la inclusión de elementos arbitrarios de carácter tridimensional que proveen al consumidor una visión de conjunto formal.

Manifestó, con relación a los registros de la marca CROCS INC realizados en Perú, Colombia y Ecuador, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Andino establecido en los procesos 110-IP-2008 y 3-IP-2010, el principio de independencia implica dejar en libertad a la oficina nacional competente, para que de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento, sin tener que ajustarse al análisis realizado por otras oficinas de registro marcario.

Con relación a la irregistrabilidad del signo solicitado, manifestó que cursa el informe N° 243/2017 NI/SNP/DGE/DAJ N° 0282/2017 SNP/2017-03982 de 23 de julio, que realizó una comparación de las características del diseño tridimensional y un diseño encontrado, afirmando que éste no tiene novedad; asimismo la ausencia de novedad fue también observada por la Resolución Administrativa 377/2016 de 8 de septiembre y la Resolución Administrativa REV-SD N° 245/2016 de 29 de noviembre.

Respecto al reclamo de notoriedad incorporada en instancia jerárquica, refiere que es el mismo argumento del jerárquico, quien por memorial de 24 de febrero de 2017, en el punto 2.3 invocó la notoriedad de marca CROCS INC en el mundo y en particular de la Comunidad Andina; por lo que el reclamo sería contradictorio.

El diseño tridimensional incurre en la causal de irregistrabilidad comprendida en el inc. c) del art. 135 de la Declaración 486, siendo que el diseño tridimensional no tiene novedad, toda vez, que se utiliza comúnmente para este tipo de productos, no existiendo elemento o forma que le otorgue distintividad suficiente, constituyéndose en una forma usual para los productos que pretende ampararse dentro de la clase internacional 25, al no tener elementos de distintividad.

Tampoco señaló cuáles son los fundamentos no valorados, lo mismo acontece respecto de la invocación de la motivación y fundamentación, porque esta afirmación es genérica e imprecisa, al no especificar puntualmente la carencia de fundamentación y motivación.

Respecto al análisis comparativo formulado por CROCS INC con el sueco tradicional, éste no guardaría relación con los antecedentes desarrollados del trámite administrativo; es decir, carece de fuente respecto al elemento comparativo.

Afirmó que la parte, ahora demandante, soslayó deliberadamente los antecedentes registrales contenidos en el expediente administrativo, como ser, el informe N° 261/2016 INF/SNP/DGE/DPI/ADP/N° 0421/2016 SNP/2016-01840 de 25 de agosto de 2016, que puede ser relacionado con el Informe N° 243/2017 INF/SNP/DGE/DAJ N° 0282/2017 SNP/2017-03982 de 23 de junio de 2017, consignados en las Resoluciones Administrativas impugnadas, que habrían sido solicitadas para sustentar de forma técnica las determinaciones administrativas correspondientes, bajo el principio de verdad material, previsto en el inc. d) del art. 4 de la LPA y que refleja de forma objetiva que el signo diseño tridimensional en la clase 25 internacional “calzados” carece de novedad, distintividad y advierte un producto usual.

Con relación a la incorporación de la notoriedad de la marca, la demandante manifestó que el mismo ha sido invocado por CROCS INC, el 24 de febrero de 2017 en el punto 2.3.

Petitorio.